En 2014, la loi canadienne sur les brevets a été modifiée pour se conformer aux obligations du Canada en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT), mais sa mise en œuvre a nécessité la modification des Règles sur les brevets. Les Règles sont maintenant finalisées et les modifications relatives à la Loi sur les brevets et aux Règles entreront en vigueur le 30 octobre 2019 (la « date d’entrée en vigueur »).

Comme le mentionnait le premier article, cette série d’articles portera sur les modifications les plus importantes qui touchent les utilisateurs du système et discutera des options offertes aux demandeurs de brevet lors de la transition vers le nouveau régime.

Entrée en phase nationale des demandes PCT

Le présent article traite de l’introduction en phase nationale des demandes PCT en vertu de la nouvelle Loi et des nouvelles Règles, et présente comment le mot « involontaire » entre en ligne de compte en termes d’introduction « tardive » en phase nationale des demandes PCT.

Les exigences de dépôt pour l’entrée en phase nationale des demandes PCT en vertu des nouvelles Règles sur les brevets demeurent essentiellement les mêmes que celles des Règles actuelles. Par exemple, en vertu tant des nouvelles Règles que des Règles actuelles, lorsqu’un demandeur entre dans la phase nationale, il doit soumettre une traduction anglaise ou française de la demande internationale au moment de l’entrée en phase nationale si la demande internationale n’est pas entièrement en anglais ou en français et payer la taxe nationale de base. Les nouvelles Règles diffèrent des Règles actuelles lorsque l’entrée du demandeur en phase nationale est « tardive ».

En vertu des Règles actuelles, un demandeur dispose de 30 mois à compter de la date de priorité de sa demande PCT pour entrer dans la phase nationale au Canada. Si ce délai de 30 mois n’est pas respecté, le demandeur peut, de plein droit, prolonger la période d’entrée en phase nationale au Canada à 42 mois en payant des frais de retard.

En vertu des nouvelles Règles, un demandeur ne peut plus choisir de prolonger la période d’entrée en phase nationale à 42 mois de plein droit pour toutes les demandes PCT dont la date de dépôt international est le 30 octobre 2019 ou après. Ces nouvelles Règles exigent que le demandeur demande la réintégration en présentant une déclaration selon laquelle le défaut de respecter le délai de 30 mois n’était pas intentionnel. En plus de la déclaration, le demandeur doit également payer des frais de réintégration. Veuillez noter que l’exigence d’une déclaration selon laquelle le défaut de respecter le délai de 30 mois n’était pas intentionnel ne s’applique pas aux demandes d’entrée en phase nationale déposées à compter du 30 octobre 2019, pourvu que la date du dépôt international soit antérieure au 30 octobre 2019.

Ce qui sera considéré au juste comme « involontaire » n’est pas clair puisqu'il n’y aucune définition de ce terme dans la nouvelle Loi ou les nouvelles Règles. Par conséquent, on ne sait pas encore comment l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) interprétera ce terme lorsqu’il décidera si une demande PCT doit être rétablie.

Pour s’en inspirer, on peut se tourner vers d’autres États qui incluent un concept similaire de « non intentionnel » dans leur droit des brevets. Par exemple, aux États-Unis, la norme non intentionnelle peut parfois être très clémente. Souvent, une demande rapide de rétablissement indiquant que « le retard n’était pas intentionnel » est susceptible d’être jugée suffisante par l’USPTO pour relancer une demande. Toutefois, plus le délai est long, plus il est probable que l’USPTO n’accepte pas une déclaration aussi simple et demande des explications supplémentaires sur le fait que le retard était vraiment involontaire.

De plus, comme le terme « non intentionnel » n’est pas défini dans les nouvelles Règles, il est prévisible que les tribunaux canadiens seront appelés à examiner ce qui est « involontaire » au cours d’une procédure qui vise à invalider un brevet qui a été rétabli pour ce motif. Seul l’avenir nous dira si les tribunaux feront preuve de retenue à l’égard des décisions initiales de rétablissement de l’OPIC ou s’ils définiront et examineront régulièrement les rétablissements fondés sur le retard « involontaire » de l’entrée en phase nationale et permettront que des brevets soient invalidés si l’on conclut que le rétablissement de la phase nationale n’était pas fondé sur un retard « involontaire ». Cela dit, quand on se tourne de nouveau vers les États-Unis pour s’inspirer de ce qu’on y fait, on constate que lorsqu’il a été demandé aux tribunaux américains d’invalider un brevet, ces derniers ont été très réticents à se pencher sur le caractère « involontaire » de l’abandon si l’USPTO avait déjà conclu ainsi.

Peu importe la façon dont l’OPIC ou les tribunaux définiront ou traiteront le terme « involontaire », si vous voulez préserver la période d’entrée en phase nationale de 42 mois et éviter la question du retard « involontaire », assurez-vous que votre demande PCT est déposée avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, soit avant le 30 octobre 2019.