Con ordinanza dello scorso 19 giugno il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, ha analizzato la differenza tra interesse ad agire e periculum in mora nel procedimento cautelare per accertamento negativo (di cui abbiamo già parlato qui e qui in questo blog).

L’articolata vertenza da cui origina la pronuncia vede tuttora contrapposte le aziende farmaceutiche Novartis e Mylan. Oggetto del contendere è il farmaco Rivastigmina commercializzato da Mylan costituente generico del cerotto transdermico “Exelon” di Novartis, ancora coperto da brevetto. In sintesi, Novartis, venuta a conoscenza dell’imminente commercializzazione del generico, aveva inviato senza successo una diffida a non commercializzarlo prima della scadenza brevettuale, e iniziato quindi un’azione di merito per contraffazione contro Mylan avanti al Tribunale di Torino. Nel frattempo, Mylan aveva agito in giudizio in via cautelare avanti al Tribunale di Milano per far accertare l’assenza di contraffazione alla luce dell’asserita nullità del brevetto di Novartis. A seguito di rigetto del proprio ricorso, Mylan aveva proposto reclamo, deciso con l’ordinanza in commento.

Nel rigettare il reclamo di Mylan per insussistenza del periculum in mora, il provvedimento coglie l’occasione per fare chiarezza sulla differenza tra i requisiti dell’interesse ad agire e del periculum in mora, richiesti entrambi (assieme al fumus boni iuris) per l’accoglimento della pretesa cautelare.

In relazione al requisito dell’interesse ad agire, l’ordinanza si discosta dalla pronuncia reclamata che, andando a dire il vero contro il dettato normativo (art. 120 co. 6bis CPI), aveva escluso in generale l’ammissibilità dell’accertamento negativo cautelare per assoluta carenza dell’interesse ad agire. Il Collegio giudicante afferma invece di ritenere “in via generale ammissibile la proposizione in via cautelare di un ricorso per accertamento negativo di contraffazione, volto ad eliminare un’obbiettiva situazione di incertezza che incombe su di un imprenditore la cui libertà d’iniziativa economica appare condizionata dalle pretese, contestazioni o iniziative poste in essere da un concorrente che opponga all’attività del primo l’esistenza di privative brevettuali in tesi violate o violabili dalla presenza sul mercato di un prodotto del concorrente”. Sussiste quindi l’interesse di Mylan ad agire per l’accertamento negativo della contraffazione, “posto che lo stato di incertezza oggettiva quanto alla legittimità della produzione e commercializzazione della Rivastigmina Mylan è testimoniata dalla diffida trasmessa nel dicembre 2013 da Novartis”, nonché confermata dal successivo avvio del giudizio di merito torinese da parte di Novartis.

Tuttavia, precisa il Tribunale, la sussistenza di tale stato di incertezza non può essere di per sé considerata fondante anche il diverso requisito del periculum in mora, ovvero del pregiudizio irreparabile che il ricorrente subirebbe nelle more del giudizio di merito, che determina l’urgenza di emanare la misura cautelare. Al fine di verificare la sussistenza di tale secondo requisito sarà quindi necessario esaminare se le circostanze del caso concreto determinino effettivamente l’urgenza di provvedere in via cautelare.

A tale proposito, il Tribunale afferma che “in linea generale deve convenirsi che possono dare fondamento a tale urgenza alcune condizioni che obbiettivamente si pongono come limitative e condizionanti la libertà economica dell’imprenditore che venga sottoposto a comportamenti o atti da parte di un concorrente che contestino la liceità della commercializzazione di un dato prodotto, la cui rilevanza e/o intensità possano indurre la parte ricorrente a interrompere o differire i suoi programmi di immissione del prodotto in commercio, a limitare la diffusione della distribuzione del prodotto stesso interrompendo i contatti necessari per organizzare la distribuzione in altri mercati o zone territoriali oppure nel caso in cui dette iniziative siano idonee a produrre effetti negativi sul mercato o sullo sviluppo della distribuzione del prodotto stesso (diffide rivolte a distributori o rivenditori; diffusione di messaggi che denuncino la pretesa contraffazione ecc.)”.

Tuttavia, rileva il Collegio, nel caso di specie una simile situazione non si era verificata, posto che Mylan aveva proceduto all’immissione in commercio del proprio farmaco nel corso del giudizio cautelare di prime cure, “così dimostrando in concreto che in effetti nessun effettivo immediato condizionamento delle sue scelte imprenditoriali era derivato dalle condotte delle controparti” , e che “l’esito del procedimento cautelare non avrebbe in alcun modo influenzato le sue scelte imprenditoriali” . D’altra parte, Mylan non aveva addotto diversi presupposti fondanti il periculum in mora“quali, ad esempio, condotte delle controparti tendenti ad ostacolare presso i distributori la commercializzazione dei prodotti di parte reclamante o a diffondere allarme sul mercato per l’immissione sul mercato della Rivastigmina Mylan o a denunciare pubblicamente la pretesa contraffazione ecc.”. Di qui, l’accertata assenza di tale requisito e il rigetto del reclamo di Mylan.

(Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore)