Een wit shirt met de tekst ‘Not Your Baby’ maakte deel uit van de zomercollectie 2017 van online modeketen Loavies. Na het zien van de nieuwsbrief met de zomercollectie van Loavies heeft de onderneming Not Your Baby het woordmerk ‘Not Your Baby’ geregistreerd, onder meer voor kleding. Not Your Baby stelt dat Loavies door het verkoop van T-shirts met daarop de tekst ‘Not Your Baby’ inbreuk maakt op haar merk. De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel acht dit bewezen en stelt Not Your Baby in het gelijk.

Achtergrond

Loavies is opgericht in 2012 en verkoopt via een webwinkel dameskleding onder het merk ‘Loavies’. Loavies maakte in juli 2017 door middel van een nieuwsbrief haar zomercollectie openbaar. Het witte shirt met de tekst ‘Not Your Baby’ was onderdeel van deze zomercollectie. De onderneming Not Your Baby is opgericht op 25 oktober 2016 en exploiteert een webwinkel voor dameskleding via notyourbaby.com. Not Your Baby laat het woordmerk ‘Not Your Baby’ registeren na het zien van de nieuwsbrief van Loavies waarin zij de verkoop van de T-shirts met tekst aankondigde. Not Your Baby stelt vervolgens dat Loavies inbreuk maakt op haar merk door het verkopen van de T-shirts met tekst. Loavies is anderzijds van mening dat het merk Not Your Baby nietig is wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Daarnaast stelt Loavies dat het merkdepot te kwader trouw is omdat het is verricht na het verschijnen van de nieuwsbrief van Loavies.

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie, vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de betrokken autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen. Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat het teken in staat moet zijn om de waar of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.

Depot te kwader trouw

Merkenwetgeving in de Benelux en EU geeft geen definitie van een merkdepot te kwader trouw. Er worden slechts twee (niet-limitatieve) voorbeelden gegeven:

  • het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het desbetreffende territoir een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
  • het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het desbetreffende territoir een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend.

In 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Lindt-arrest voor het eerst invulling gegeven aan het begrip ‘kwade trouw’. Hoewel het in dit arrest gaat om de uitleg van kwade trouw in de Uniemerkenverordening, is het aannemelijk dat het begrip kwade trouw een uniform communautair begrip is en dat de uitspraak ook van belang is voor de uitleg van het begrip kwade trouw zoals genoemd in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom.

Uitspraak

De voorzieningenrechter acht het woordmerk ‘Not Your Baby’ niet beschrijvend voor de betrokken waren of de essentiële eigenschappen daarvan. De woordcombinatie heeft, aldus de voorzieningenrechter, voldoende onderscheidend vermogen om haar herkomst- en identificatie te vervullen. Dat het merk nog vrij onbekend is bij het publiek is hierbij niet van belang omdat het merkenrecht ook bescherming biedt aan nieuwe merken, zodat ondernemingen naamsbekendheid voor hun merk kunnen opbouwen. Op de vraag of Not Your Baby haar merkdepot te kwader trouw heeft verricht, stelt de voorzieningenrechter het volgende:

Dat Not Your Baby ten tijde van het merkdepot wist van het voorgebruik door Loavies leidt niet tot het oordeel dat sprake is van een depot te kwader trouw omdat Not Your Baby sinds het najaar van 2016 de naam als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken pas sinds juli 2017 gebruikt. Hierdoor is evenmin sprake van langdurig gebruik van het teken door Loavies, nu zij dit teken sinds juli 2017 gebruikt. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat het teken van Loavies een grotere mate van rechtsbescherming toekomt dan het teken van Not Your Baby”.

Het gebruik van het teken ‘Not Your Baby’ door Loavies levert inbreuk op het merkrecht van Not Your Baby en zij kan daarom het gebruik van dit teken door Loavies laten verbieden. De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat het door Loavies gebruikte teken identiek is aan het woordmerk van Not Your Baby, omdat enkel de tekst op het T-shirt is gedrukt zonder dat er enige andere tekens zijn toegevoegd. Doordat het niet ongebruikelijk is dat een merk prominent op kleding voorkomt, kan de consument de tekst ‘Not Your Baby’ opvatten als een aanduiding van de herkomst van de kleding.