Sprawa rejestracji batonika Kit Kat jako znaku towarowego trwa od 2002 roku, kiedy to firma Nestlé zgłosiła do ochrony jako znak towarowy następujące oznaczenie:

Oznaczenie ukazujące batonik Kit Kat zgłoszono bez żadnych dodatkowych (np. wytłoczonych na produkcie) oznaczeń, takich jak „Kit Kat” czy „Nestlé”. Po zarejestrowaniu go jako znaku towarowego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) konkurencyjny koncern Mondelez wystąpił o unieważnienie znaku, twierdząc, że nie posiada on zdolności odróżniającej dla zgłoszonych towarów (tj. towarów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej, m.in. pieczywa, wyrobów cukierniczych i ciastek). Rozpatrzywszy wniosek Mondelez, EUIPO unieważnił znak szwajcarskiej firmy. Oczywiście Nestlé odwołała się od tej decyzji, a Izba Odwoławcza EUIPO nie zgodziła się z ustaleniami Wydziału Unieważnień EUIPO – uznała, że nawet jeśli sporny znak był w oczywisty sposób pozbawiony zdolności odróżniającej, to Nestlé wykazała, że uzyskał on taką zdolność w wyniku używania oznaczenia w obrocie. Innymi słowy: w ocenie Izby Odwoławczej EUIPO Nestlé udowodniła wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku.

W konsekwencji skargi Mondelez sprawa trafiła następnie do Sądu UE, który stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej m.in. na tej podstawie, że Izba nie przeprowadziła skutecznie badania dotyczącego uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej (nabytej w rezultacie używania oznaczenia w obrocie) przez sporny znak towarowy na terytorium niektórych państw UE, zwłaszcza Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii.

Postępowanie przed Trybunałem (wszczęte po złożeniu odwołania zarówno przez Mondelez, jak i przez Nestlé) sprowadzało się w zasadzie do rozstrzygnięcia kwestii, czy wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego musi być wykazana na całym terytorium Unii, czy wystarczy, jeśli zostanie wykazana na znacznej lub większej jego części.

Swoje orzeczenie Trybunał wyprowadził przede wszystkim z regulacji dotyczącej jednolitego charakteru znaku unijnego, która jest fundamentalną zasadą dotyczącą znaku unijnego. Zgodnie z nią znak unijny wywołuje jednolity skutek w całej UE. Taki znak powinien zatem mieć zdolność odróżniającą w całej Unii.

Tym samym Trybunał poparł ustalenia Sądu UE, który już wcześniej stwierdził, że zastosowanie przepisu dotyczącego wtórnej zdolności odróżniającej wymaga wykazania takiej zdolności na całym terytorium UE, a nie jedynie jego znacznej lub większej części i, w konsekwencji, „że chociaż tego rodzaju dowód może zostać przedstawiony całościowo w stosunku do wszystkich odnośnych państw członkowskich, nie jest jednak wystarczające, by strona, na której spoczywa ciężar dostarczenia takiego dowodu, ograniczyła się do przedstawienia dowodu uzyskania takiego charakteru nieobejmującego części Unii, która składa się choćby z jednego państwa członkowskiego”.

Sprawa zatem wróci do EUIPO, który będzie musiał ocenić, czy przedłożone przez Nestlé dowody dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia Kit Kat można odnieść do całości Unii i czy tym samym Nestlé wykazała uzyskanie przez sporny znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej na terenie całej Unii.

Kwestia rejestracji oznaczenia zgłoszonego przez szwajcarskiego potentata budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w kontekście możliwości „przeniesienia” znajomości tegoż oznaczenia na sam kształt batonika Kit Kat. Innymi słowy: czy faktycznie znajomość produktu Nestlé przez konsumentów (i to w całej Unii) jest na tyle duża, że kojarzą oni sam wygląd batonika (bez żadnych dodatkowych oznaczeń ani opakowania) z konkretnym produktem? Odpowiedź na to pytanie może rodzić wątpliwości, szczególnie w zakresie oceny przez EUIPO dowodów używania przedłożonych przez Nestlé.