La titularité d’une marque permet de conférer à son propriétaire un monopole d’exploitation et, ainsi, le droit de s’opposer à tout dépôt postérieur qu’il estime contrefaisant, cette prérogative est toutefois dans une certaine mesure conditionnée par l’usage de la marque antérieure qui est invoquée.

En droit français cette prérogative est réglementée par les dispositions suivantes du Code de la Propriété Intellectuelle :

  • l’article L714-5 dispose « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
  • les articles R712-17 et Article R712-18 prévoient, dans le cadre des procédures d’opposition devant l’INPI, que :

- le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue

- La procédure d'opposition est clôturée si l’opposant n’a pas fourni les preuves d’usage requises dans le délai qui lui était imparti

Cette possibilité de solliciter de telles preuves d’usage n’était pas ouverte en Espagne jusqu’à la réforme du droit des marques espagnol entreprise fin 2018.

Cette réforme, entérinée par le Décret Royal 306/2019 du 26 Avril dernier (publié le 30.04.2019), a en effet introduit la toute nouvelle possibilité pour un déposant de demander à ce que soit démontré l’usage du droit antérieur invoqué (marque ou nom commercial) lors d’une procédure d’opposition contre toute marque couvrant ce territoire ou tout nom commercial déposés depuis le 1er mai 2019.

L’Espagne a donc in fine établi la possibilité d’invoquer la preuve d’usage, apparaissant comme un moyen de défense pour un déposant contre une quelconque opposition, sous réserve toutefois que le droit antérieur en cause ait été enregistré depuis plus de 5 ans.

Comme en France, l’enjeu de cette preuve est crucial puisque si l’opposant ne réussit pas à rapporter de preuves suffisantes, pour la période concernée, et/ou pour tous les produits et services invoqués comme bases de l’opposition, son opposition sera alors rejetée en tout ou partie quand bien même la marque invoquée à l’appui de l’opposition serait reproduite ou qu’il existerait un risque de confusion avec cette dernière.

S’agissant des preuves à fournir, les indications doivent porter sur le lieu, la date, l’étendue, et la nature de l’usage et démontrer une exploitation réelle et sérieuse pour les produits et services invoqués, et ce durant la période concernée.

Ces preuves peuvent être constituées de brochures, factures, catalogues, étiquettes, photographies, etc., cette liste étant non limitative.

De manière générale, la preuve d’usage doit permettre d’établir que les produits ou services désignés sont proposés à la vente et mis sur le marché, et que les documents sont bel et bien diffusés, permettant de conduire les consommateurs à l’achat.

A ce stade, nous ne connaissons pas la marge de manœuvre dont disposera l’examinateur de l’Office espagnol pour apprécier la validité des preuves d’usage qui lui seront fournies. Il est donc important, avant tout lancement d’une procédure d’opposition en Espagne, de s’assurer que les droits à invoquer sont bien utilisés et surtout se ménager en amont un dossier de preuves d’usage en bonne et due forme pour anticiper toute demande de preuves d’usage. Il est en effet fréquent que les titulaires de droits confrontés à ce type de demande ne disposent pas d’un temps suffisant pour collecter les éléments nécessaires.

A l’inverse, si c’est votre droit qui est opposé, il conviendra de mettre en œuvre cette option pour tenter de faire échec à l’action adverse.

Il est à noter que la remise en cause du monopole d’exploitation conféré à une marque qui ne ferait pas l’objet d’une exploitation est un sujet de grande actualité en France où la possibilité va bientôt être conférée aux tiers d’agir en déchéance pour non-usage :

  • par la voie administrative devant l’INPI, et donc plus seulement par la voie judiciaire, ce qui va considérablement réduire les coûts de telles actions.
  • et ce sans avoir à justifier d’un quelconque intérêt à agir.

Prudence et anticipation sont donc de mise pour les titulaires de droits tant en France qu’à l’étranger.