【平成29年3月21日(知財高裁平成28年(行ケ)第10186号)】

【要旨】

「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」という発明の名称の本件発明についての容易想到性を否定し,本件特許を無効とした審決を取り消した。

【キーワード】

#特許法29条2項,進歩性,容易の容易

事案の概要

(特許庁等における手続の経緯)

1 特許庁等における手続の経緯

⑴ 原告aは,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002-17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた(特許第4312987号。請求項の数10。甲1)。以下,この特許を「本件特許」という。

⑵ 原告bは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。

⑶ 被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2014-800128号事件として審理した。原告ら(原告a及び原告bのこと。特許権者,無効審判の被請求人)は,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。以下「本件訂正」という。)。

⑷ 特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とする審決(以下「本件審決」という。)をした。

⑸ 原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(本件訂正後の請求項1(以下「本件発明1」という。)の記載)(下線は筆者が付した)

【請求項1】

低温側変色点を-30℃~+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃~65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5~

5umの範囲にある可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し,前記高温側変色点以下の任意の温度における第1の状態から,摩擦体による摩擦熱により第2の状態に変位し,前記第2の状態からの温度降下により,第1の状態に互変的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり,第1の状態が有色で第2の状態が無色の互変性を有し,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互変的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型であり,筆記時の前記インキの筆跡は室温(25℃)で第1の状態にあり,エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ,摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後部又は,キャップの頂部に装着されてなる摩擦熱変色性筆記具。

争点(他の争点もあるが,本稿は下記争点に絞る)

相違点5に係る容易想到性

判旨抜粋(下線は筆者が付した)

第1~第3 ・・・略・・・

第4 当裁判所の判断

1~5 ・・・略・・・

6 相違点5に係る容易想到性の判断の誤りについて

⑴ 前記2⑵のとおり,本件発明1と引用発明1との間には,本件発明1が,エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ,摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が,筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなるのに対し,引用発明1は,特定していないという相違点5が存在する。

⑵ 相違点5に係る容易想到性について

ア 本件審決は,当業者において,引用発明1に,筆記具という技術分野及び熱変色性筆跡を摩擦体の摩擦熱による加熱によって消色させる点において共通する引用発明2を組み合わせることは,容易に想到し得るものであり,摩擦体の材質としては,引用例2に記載されたエラストマー又はプラスチック発泡体を必要に応じて適宜選択することができ,その際,摩���体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは,引用例3,4,7及び8に記載された周知慣用の構造であるから,相違点5に係る本件発明1の構成は当業者が容易に想到し得たものである旨判断した。

イ 引用例1について

引用例1においては,「摩擦や擦過等による外力を負荷して加熱変色させる用途」(【0006】),「熱変色像の擦過や摩擦により加熱変色させる際」(【0022】)との記載があるにとどまり,摩擦熱を生じさせる具体的手段については,記載も示唆もされていない。

ウ 引用発明2について

引用例2(甲3)には,本件審決が認定したとおり,「手動摩擦による摩擦熱により熱変色性インキの筆跡10を消色させる摩擦具9を含む熱変色筆記材セット」(引用発明2)が記載されているものと認められる。・・・略・・・ エ 引用発明1に引用発明2を組み合わせることについて

引用発明1は,前記2のとおり,低温側変色点以下の低温域における発色状態又は高温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域で記憶保持できる色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり,同筆記具自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成することができる・・・略・・・。

これに対し,引用発明2は,筆記具と上面に熱変色層が形成された支持体等から成る筆記材セットであり,前記ウのとおり,同様の色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を,バインダーを含む媒体中に分散してインキ等の色材として適用し,紙やプラスチック等から成る支持体上面に熱変色層を形成させた上で,氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした冷熱ペンで上記熱変色層上に筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものである・・・略・・・。引用発明2は,筆記具である冷熱ペンが,氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なものであり,インキや芯で筆跡を形成する通常の筆記具とは異なり,冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず,セットとされる支持体上面の熱変色層上を筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものである。 このように,引用発明1と引用発明2は,いずれも色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を使用してはいるが,①引用発明1は,可逆熱変色性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり,それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成できるのに対し,②引用発明2は,筆記具と熱変色層が形成された支持体等から成る筆記材セットであり,筆記具である冷熱ペンが,氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なもので,インキや顔料を含んでおらず,通常の筆記具とは異なり,冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず,セットとされる支持体上面の熱変色層上を筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものであるから,筆跡を形成する対象も支持体上面の熱変色層に限られ,両発明は,その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものといえる。したがって,当業者において引用発明1に引用発明2を組み合わせることを発想するとはおよそ考え難い。

オ 相違点5に係る本件発明1の構成の容易想到性について

(ア)・・・略・・・

(イ) 仮に,当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても・・・略・・・摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して筆記具と一体のものとして提供する相違点5に係る本件発明1の構成には至らない。

(ウ) ・・・略・・・引用例3(甲9),甲第10,11号証,引用例4(甲12),甲第13,14,及び52号証には,筆記具の多機能性や携帯性等の観点から筆記具の後部又はキャップに消しゴムないし消し具を取り付けることが,引用例7(甲80)には,筆記具の後部又はキャップに装着された消しゴムに,幼児等が誤飲した場合の安全策を施すことが・・・略・・・記載されている。しかし,これらのいずれも,消しゴムなど単に筆跡を消去するものを筆記具の後部ないしキャップに装着することを記載したものにすぎない。他方,引用発明2の摩擦具9は,低温側変色点以下の低温域での発色状態又は高温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域において記憶保持することができる色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料からなる可逆熱変色性インキ組成物によって形成された有色の筆跡を,摩擦熱により加熱して消色させるものであり,単に筆跡を消去するものとは性質が異なる。そして,引用例3,4,7,8,甲第10,11,13,14及び52号証のいずれにもそのような摩擦具に関する記載も示唆もない。よって,このような摩擦具につき,筆記具の後部ないしキャップに装着することが当業者に周知の構成であったということはできない。・・・略・・・

(エ) 仮に,当業者において,摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても,前記エのとおり引用発明1に引用発明2を組み合わせて「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ,摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体」を筆記具と共に提供することを想到した上で,これを基準に摩擦体(摩擦具9)の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し,相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように,引用発明1に基づき,2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは,格別な努力を要するものといえ,当業者にとって容易であったということはできない

(オ) したがって,相違点5に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たとはいえない。

解説

本件は,本件発明についての容易想到性を否定したものである。その判断の中で,いわゆる「容易の容易」にあたる場合について容易想到性を認めることはできないとした点に特徴がある。

本件の判旨中(上記オ(エ))では「容易の容易」というフレーズは使われていないが,同判旨中の「引用発明1に基づき,2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ること」の判断が,実質的に「容易の容易」についての判断である。本件判決と同じ裁判体が行った別件判決では,「当業者は,前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し,同構成について上記課題を認識し,周知技術3の適用を考えるものということができるが,これはいわゆる「容易の容易」に当たるから,周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち,「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。」として,明示的に「いわゆる「容易の容易」に当たるから…容易想到性を認めることはできない」としたものも存在する(平成28年8月10日(知財高裁平成27年(行ケ)第10149号))。

本判決は,上記別件判決の判断枠組みとその軸を同一とするものといえる。

ところで,本件判決では,相違点5に係る構成の容易想到性を否定する論理として,①引用発明1と引用発明2が組み合わせることができないこと(上記エ),②仮に組み合わせができても,本件発明1の構成に至らないこと(上記オ(イ)),③仮に組み合わせができても,当該②の相違部分が周知の構成でないこと(上記オ(ウ)),④引用発明1に基づき2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは格別な努力を要するものといえ,当業者にとって容易であったということはできないこと(上記オ(エ)),の順に判断している。

上記①,②は容易想到性の判断の一般的なプロセスと異なるものではない。上記④は上述した「容易の容易」の判断である。

では,上記③は何か。③は「引用発明1と引用発明2を組み合わせた構成に,さらに周知技術の適用すること」を検討したものである。③も「容易の容易」ではないかとも思えるが,このようなケースでの容易想到性を肯定したと思われる裁判例も存在し(平成24年2月27日知的財産高等裁判所「椅子式マッサージ機」),特許庁審査基準(第3部第2章第2節3.1)でも「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等は,副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって,主引用発明に副引用発明を適用する際に,設計変更等を行いつつ,その適用をしたとすれば,請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。」として容易想到性が肯定される場合があるとしている。

本件判決は(④の判断の前に③の判断を行ったということは)③のケースで容易想到性が肯定される余地があることを示唆する点においても,注目に値する。