Перше бажання власника торговельної марки, коли бачить що споживачі купують підробку його товару – припинити це. Власник знаку інвестує у відомість бренду, в якість товару і сервіс споживачів, а особа, яка виробляє і продає контрафактний товар, безкоштовно користується здобутою репутацією знаку і зменшує прибуток бізнесу.

Зменшення доходу – не єдине, що стимулює правовласника протидіяти підробкам. Як правило, контрафактний товар має гіршу якість, а інколи небезпечний для здоров’я покупців. Найактуальніше це стосується ліків, агрохімії та продуктів харчування, хоча найбільше рішень судів щодо знищення підробок взуття та одягу.

Інколи не треба довго переконувати суд, що знищення підробок – адекватний спосіб захисту. У справі № 12/121 (постанова Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2012 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21400253) суд вказав, що вимога про вилучення з цивільного обороту та знищення автомобільних мастил узгоджується з ст. 46 Угоди ТРІПС.

Оскільки припинення реалізації контрафактних товарів на майбутнє не в повній мірі захистить права позивачів, у справі № 904/6281/17 (рішення господарського суду м. Києва від 08.05.2018 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74409892) суд задовольнив вимогу вилучити з обігу та знищити негазовану питну воду з позначенням на бутелях та/або етикетках, оскільки товари введені відповідачем в цивільний оборот.

Знищувати зображення знаку / упаковку або товар?

Власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного позначення або знищення виготовлених зображень знака (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Цивільний кодекс України дозволяє постановити рішення про вилучення з цивільного обороту товарів та знищення таких товарів (ч. 2 ст. 432). Як визначити випадки, коли знищувати товар, а коли – лише упаковку?

В справі № 5023/10630/11 (рішення господарського суду Харківської області від 23.04.2012 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23717177) суд вилучив упаковки товару та вкладиші колінчатого валу, від яких неможливо відділити нанесені позначення, з їх подальшим знищенням, оскільки можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта не може бути усунена в інший спосіб.

Суд у справі №927/1265/15 (рішення господарського суду Чернігівської області від 16.03.2017 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65382879) з’ясував, що спірне позначення можливо усунути з упаковки товару без істотного пошкодження самого товару, а тому підстав для вилучення та знищення силіконового герметику не знайшов.

Цих критерії недостатньо, щоб вирішувати питання про знищення товару чи упаковки. Наприклад, в галузі алкогольних напоїв знак часто наноситься на пляшку, тому знищувати товар не обов’язково, але ��о робити з товаром, після того як знищити пляшку, де він зберігався?

Кому адресувати вимогу про знищення товару?

Якщо товар вже введено в цивільний обіг невизначеному колу осіб, перешкодою для застосування знищення є питання – кому адресувати вимогу про знищення товару.

Суд у справі № 910/5552/13 (рішення господарського суду м. Києва від 12.12.2013 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36208142) відмовився зобов'язати відповідача вилучити з комерційного обігу лікарський засіб, оскільки виконання рішення потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним, і які, в тому числі, легітимно придбали товар з метою його подальшої реалізації.

Через 5 років Верховний суд у справі № 910/1780/16 19.06.2018 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74780999) повторив формулювання: вилучення з цивільного обігу лікарський засіб та знищення упаковки та ампул в яких міститься лікарський засіб потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним, і які, в тому числі, легітимно придбали лікарські засоби з метою подальшої реалізації.

ВГСУ у справі № 910/5552/13 відмовив у вилученні з комерційного обігу маркованого позначенням лікарського засобу та знищення упаковки/блістерів через невизначеність кола зацікавлених осіб, наявності та належності товару (08.04.2014 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38131519).

Втім, суд задовольнив вимогу вилучити з цивільного обороту та знищити алкогольні напої, що виготовлені та введені в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності до відповідача (рішення господарського суду м. Києва від 27.03.2017 р. у справі №910/15551/16 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68014578).

З одного боку, сформулювати вимоги до відповідачів – це тягар позивача. З іншого боку, якщо відповідач продав контрафактний товар колу осіб, які не є кінцевими споживачами (наприклад, оптові чи роздрібні продавці), логічно покласти обов’язок відізвати товар саме на відповідача. Якщо відповідач повідомить перелік осіб, позивач може залучити їх до справи, а якщо приховуватиме – тягар виконання слід перенести на нього, а не залишати підробку в обороті.

Якщо товар зупинено на митниці, він не ведений в обіг

Дніпропетровський апеляційний господарський суд в постанові від 08.02.2016 р. у справі № 912/2716/15 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55825331) відмовив в знищенні, мотивувавши, що товар знаходиться на складі митниці та підлягає конфіскації із подальшим розпорядженням цим товаром, зокрема шляхом утилізації чи знищення (п. 8 ст. 243 Митного кодексу України). Суд вказав, що герметик не був введений в цивільний оборот, в розумінні випуску товару для вільного обігу на території України.

Митне оформлення товару призупинено, тому такі товари не увійшли в цивільний оборот, а вимоги про вилучення картонних коробів для упаковки герметика з обороту та їх знищення не підлягають задоволенню (рішення господарського суду м. Києва від 12.06.2018 р. у справі № 910/507/18 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74894020).

Випробування, з якими стикнеться правовласник намагаючись знищити контрафактний товар, який зупинено на митниці детально описані в публікації колеги (http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/kontrafakt-ne-proyde.html).

Рішення про знищення відбудеться лише у тому разі, якщо товар неналежної якості або непридатний для використання. Наступне випробування для правовласника: знайти компанію, яка має право знищити товар і покласти витрати за знищення на імпортера товару. Постанова ВГСУ від 01.04.2014 р. у справі № 905/1659/13 http://reyestr.court.gov.ua/Review/38052233 є ілюстрацією того як важко це виконати.

У разі призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника (ч. 15 ст. 399 МКУ). У справі № 905/1930/15 (рішення господарського суду Донецької області від 03.11.2015 р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/53356661) суд стягнув збитки власника патенту у вигляді платежів за зберігання на митному складі товарів, митне оформлення яких зупинено.

У власників торговельних марок точно є попит на застосування такого способу захисту як вилучення з обороту і знищення контрафактних товарів, але коли час і витрати перевищують розумні межі, споживачі отримають підробки замість оригінальних товарів.

Опубліковано: "Юридична Газета", 19 липня 2018 р.