El caso Kit Kat: “perception”, “recognition and association” o “reliance”.

Hace algo más de un año comentábamos en este Blog la sentencia de 20 de enero de 2016 del juez Arnold en el caso Nestlé v. Cadbury sobre el pretendido registro como marca de la forma del producto consistente en las barritas de chocolate KIT KAT, desnudo (es decir, sin envoltorio).

En ese mismo asunto, el TJUE (C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604) había ya señalado que para acreditar la distintividad de este tipo de marcas se exige aportar prueba de que el público relevante percibe el producto designado por esa marca, al margen de otras que puedan estar presentes, como indicador de una procedencia empresarial determinada. Arnold, por su parte, hacía una interpretación particular de esta sentencia del TJUE para llegar a la conclusión de que para probar esa percepción (“perception”) no es suficiente acreditar que una parte significativa del público relevante reconoce y asocia ("recognition and association") la forma del producto cuyo registro se pretende con un determinado origen empresarial, sino que hay que acreditar que ese público confía ("reliance") en esa forma en sí misma considerada (sin tomar en consideración otros signos) para identificar ese origen, lo cual –entendía- no concurría en el caso en cuestión.

Con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal General de la UE tuvo ocasión de pronunciarse sobre el mismo tema en el caso Mondelez (sentencia de 15 de diciembre de 2016, asunto T 112/13, ECLI:EU:T:2016:735), y llegó –a partir de la misma sentencia del TJUE- a una conclusión completamente distinta: la inmediata y espontanea atribución ("recognition and association") por el público relevante de la forma desnuda al producto KIT KAT, acreditada mediante estudios de mercado, prueba su distintividad (entre otros, p.101 de la sentencia).

Ahora, recurrida la sentencia del juez Arnold, la Court of Appeal mediante decisión de fecha 17 de mayo (Apelación Nestlé v. Cadbury, [2017] EWCA Civ 358) confirma la sentencia de aquél, y con ello pone de relieve el divergente camino que, en lo que respecta a la protección como marca de formas de productos, siguen los tribunales del Reino Unido frente a los de la Unión Europea.

La diferencia entre ambos criterios va más allá de la mera sutileza semántica y tiene importantes consecuencias, hasta el punto que acoger uno u otro criterio da resultados radicalmente distintos (la denegación o la concesión de la marca solicitada). Veámoslo con el ejemplo que da en la sentencia de la Court of Appeal Lord Justice Floyd (en un voto particular concurrente p.105): imaginemos una cesta llena de barritas de chocolate que tienen la misma forma que las de KIT KAT, sin envoltorio y sin ninguna otra marca, disponibles para su compra en un supermercado. El test del “reliance” exigiría probar que el consumidor percibe esas barritas como el producto KIT KAT, y por tanto que las comprará como tales, confiando en ese origen con exclusión de cualquier otro. Pero si, por el contrario, el consumidor reconoce la forma de las barritas y la asocia a KIT KAT (son barritas como las de KIT KAT) pero no descarta otros orígenes, habremos acreditado reconocimiento y asociación (recognition and association) pero no "reliance", y por tanto no podrá entenderse que la forma actúa como marca.

Sin duda el criterio del reliance de los tribunales ingleses pone el listón para conseguir el registro de este tipo de marcas muy alto. Tanto que, en supuestos como el que aquí consideramos, en los que el público no se encuentra con el producto desnudo en el mercado sino que figura en un envoltorio y acompañado con otras marcas, acreditar que el público no sólo reconoce la forma del producto desnudo sino que confía en esa forma para atribuirle un origen empresarial tal y como se mostraba en el ejemplo anterior puede resultar extremadamente difícil.

Por el momento no parece que ese criterio del "reliance" haya encontrado acogida fuera del Reino Unido, y parece poco probable que lo haga. Pero aun así, los titulares de marcas de este tipo (es decir, consistentes en formas de productos) que incluyan en su protección al Reino Unido (también los de marcas de la UE) habrán seriamente de plantearse cómo sobrevivir a la aplicación de este criterio del "reliance" si en algún momento se llega a plantear allí su validez (o falta de) por falta de distintividad.