Dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) immer mal wieder Entscheidungen trifft, die jedenfalls nach deutschem Markenrechtsverständnis als zumindest überraschend gelten können, ist bekannt. In einer jüngeren Entscheidung (Urteil vom 11.10.2017 – C-501/15), in der der EuGH zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Benutzung nur des Bildbestandteils einer zusammengesetzten Wort-Bildmarke für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichend sein kann, wurde dies kürzlich wieder einmal bestätigt.

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Widerspruch der Cactus S.A., gegen die Bildmarke

der u.a. auf die für „Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen „natürliche Pflanzen und Blumen, Samenkörner, frisches Obst und Gemüse“ eingetragene, stilisierte Wort-/Bildmarke

gestützt war. Tatsächlich benutzt hatte die Widersprechende jedoch nur den Bildbestandteil der benutzungspflichtigen Marke

Anders als zuvor die Beschwerdekammer des EUIPO bejahten EuG und EuGH gleichwohl die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Die europäischen Gerichte stellen klar, dass eine ernsthafte Benutzung auch dann vorliegen kann, wenn von einer zusammengesetzten Marke allein der Bildbestandteil verwendet wird, solange die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht beeinflusst wird. Dies sei im Streitfall zu bejahen, weil beide Bestandteile der Marke – die stilisierte Abbildung eines Kaktus einerseits und der Wortbestandteil „Cactus“ andererseits – jeweils denselben Sinngehalt vermittelten. Daher seien die Marke in ihrer eingetragenen Form und die verkürzte Form der tatsächlichen Benutzung im Wesentlichen als gleichwertig anzusehen. Das Weglassen des Wortbestandteils sei daher für die Wahrnehmung der Marke als Ganzes durch die angesprochenen Verkehrskreise nicht hinreichend relevant, um ihre Unterscheidungskraft zu beeinflussen und damit eine rechtserhaltende Benutzung zu verneinen.

Dieses Ergebnis überrascht. Denn bekanntlich ist jedenfalls im Ausgangspunkt davon auszugehen, dass die Benutzung einer Marke so zu erfolgen hat, wie die Marke eingetragen ist. Eine Benutzung in einer hiervon abweichenden Form ist nur dann rechtserhaltend, wenn durch die abweichende Benutzung die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird (Art. 18 Abs. 1 S. 2 lit. a UMV, ebenso § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG). Hierdurch soll es dem Markeninhaber ermöglicht werden, mit Blick auf ein sich wandelndes Verbraucherverhalten bzw. einen geänderten Vermarktungsbedarf in gewissen Grenzen Veränderungen gegenüber der eingetragenen Markenform vorzunehmen, ohne seiner Registerrechte verlustig zu gehen. Der Gesamteindruck, den die Marke hervorruft, muss jedoch im Ergebnis der gleiche bleiben. Üblicherweise zur Entscheidung stehen hier Sachverhalte, bei denen der Markeninhaber das eingetragene Zeichen zusammen mit zusätzlichen bildlichen oder schriftlichen Elementen verwendet. Hier gilt im Grundsatz, dass die Hinzufügung kennzeichnungsschwacher Elemente häufig unschädlich ist, soweit sie den Gesamteindruck der Marke unverändert lässt, der Verkehr also die registrierte und die benutzte Form noch als „dieselbe Marke“ auffasst (vgl. BGH, Urteil vom 30.03.2000 - I ZB 41/97 - Kornkammer; BGH Urteil vom 19.11.2009 - I ZR 142/07 - MIXI).

Deutliche Zurückhaltung war nach der deutschen Rechtsprechung hingegen insbesondere bei einem Weglassen von Zeichenbestandteilen geboten, da der kennzeichnende Charakter einer Marke grundsätzlich auch durch kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Bestandteile mit bestimmt werden kann. Konnte das Weglassen von Bildbestandteilen im Einzelfall unschädlich sein, so wurde ein Weglassen von Wortelementen regelmäßig als schädlich angesehen, sofern es sich nicht ausnahmsweise um glatt beschreibende Angaben o.ä. handelte (vgl. BGH, Beschluss vom 11.07.2002 - I ZB 24/99 - BWC; BGH, Urteil vom 31.05.2012 - I ZR 112/10 - Castell / VIN CASTEL; BGH GRUR 1997, 744 - ECCO). Vor diesem Hintergrund erstaunt die hier besprochene Entscheidung des EuGH, da es sich bei dem hier weggelassenen Wortbestandteil „Cactus“ wohl kaum um ein solches schutzunfähiges und damit zu vernachlässigendes Element der Widerspruchsmarke handelt.

Praxistipp:

Die Entscheidung sollte sicherlich eher als singuläre Ausnahmeentscheidung verstanden werden. Aus ihr kann keineswegs der Grundsatz abgeleitet werden, dass zukünftig im Regelfall auch die Benutzung allein der Bildbestandteile zur Aufrechterhaltung von Wort-/Bildmarken ausreichend sein soll. Denn die hier getroffenen Feststellungen des EuGH dürften allein auf den Fall zu beschränken sein, dass Wort- und Bildbestandteil einer Marke tatsächlich völlig identisch hinsichtlich ihres Sinngehalts anzusehen sind. Bei Marken, bei denen das Bildzeichen – wie wohl in der überwiegenden Zahl der Fälle – nicht wie hier nur eine einzige und eindeutige begriffliche Benennung zulässt, würden die Richter vermutlich zu einem anderen Ergebnis gelangen. Vor diesem Hintergrund ist bei der Annahme, selbst bei größeren Abweichungen gegenüber der eingetragenen Form sei noch eine rechtserhaltende Benutzung zu bejahen, auch weiterhin Vorsicht geboten.