2016年底,金杜IP诉讼部协助客户在两起典型的注册商标侵害驰名商标纠纷案——“阿里斯顿案”[1]与“约翰迪尔案”[2]——中获得胜诉判决,两案分别被评为“2016年江苏法院知识产权司法保护十大案例”、北京知识产权法院建院两周年“加大知识产权司法保护力度类”典型案例。本文拟以这两起案例作为切入点,梳理近年来有关驰名商标保护的司法解释、司法实践的演进和发展,对其中反映出的裁判规则进行提炼。

注册商标侵害驰名商标,法院可以直接审理

对于两注册商标之间的冲突,2008年《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(“权利冲突司法解释”)第一条第二款曾规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。为加大对驰名商标的保护力度,针对在后注册商标与驰名商标间的冲突,2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(“驰名商标司法解释”)第十一条规定:“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。”这一规定源自商标法第十三条:对于侵害驰名商标的在后商标,除“不予注册”外,还应“禁止使用”。基于此,法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济,符合商标法为驰名商标提供相对强保护的立法本意。

然而,驰名商标司法解释出台后,部分法院对于权利冲突司法解释第一条第二款与驰名商标司法解释第十一条的适用关系仍不明确。阿里斯顿案历时五年的一审、二审及重审之路,正反映出法院对这一问题认识上的变化过程。本案中,原告在“热水器”等商品上注册并使用的“”商标享有极高的知名度,被告在与“热水器”不相类似的“金属天花板”等商品上注册并使用了“阿里斯顿”、“ALSDON”商标。南京中院于2013年4月作出的一审判决认为:依据权利冲突司法解释第一条第二款,原告应当向行政主管机关申请解决。江苏高院二审后,将本案发回重申。2015年6月,南京中院重新作出一审判决,支持了原告的主张,认定原告商标驰名,被告使用其注册商标构成侵权。2016年12月,江苏高院维持原判,本案获得最终胜利。

商标法第十三条三款也适用于商品相同或类似的情形

约翰迪尔案中,法院同样适用了商标法第十三条、驰名商标司法解释第十一条来审理被告在后注册商标与原告驰名商标间的权利冲突。不同的是,本案进一步揭示出了驰名商标司法保护的另一裁判规则:商标法第十三条第三款也适用于注册在相同或类似商品上的注册商标之间权利冲突的情形。本案中,法院在已经认定原告商标核定使用的农业机械、拖拉机等商品与被告商标核定使用的润滑油等商品构成类似商品的情况下,仍适用商标法第十三条第三款,认定原告“JOHN DEERE”、“约翰.迪尔”等三件注册商标构成驰名商标,被告使用其“佳联迪尔”注册商标构成侵权。

商标法第十三条第三款[3]能否适用于商品相同或类似的情形,司法实践中曾有过不同的观点和做法。否定的观点主要理由有二:其一,商标法第十三条第三款仅明确规定了商品不相同或不相类似的情形,并无扩大适用至商品相同或类似情形的空间;其二,商品相同或类似的情形中,权利人的利益可以通过商标法第三十条的规定予以保护,没有认定驰名商标的必要。但事实上,国内外司法实践对这一问题已有过探讨,并得出了肯定的结论:

1. 欧盟的立法与司法实践

与我国商标法第十三条第三款类似,《欧盟商标1号指令》第5条第2款、《欧共体商标条例》第8条第5款和第9条第1款(c)项均规定驰名商标(亦译为“著名商标”或“声誉商标”)保护适用于非类似商品,未明确规定适用于商品相同或类似的情形,遂引发实践中的不同认识。2003年,欧共体法院在Davidoff案[4]中明确:驰名商标在相同或者类似商品上所获得的保护不能少于在非类似商品上所获得的保护,因此前述条文适用于商品相同或类似的情形。

2. 我国的立法和司法实践

(1)法院在商标行政案件中的探索

2008年至2014年间,北京高院先后在德士活商标争议系列案[5]、安琪酵母商标争议案[6]、稻花香商标争议案[7]中提出:(2001年)商标法第十三条第二款“当然适用于”(部分判决表述为“也可适用于”)商品相同或类似的情形。最高院于2011年在德士活商标异议案[8]中认可了这一观点。

(2)法官观点

2014年,时任最高院知识产权庭法官的周云川、时任北京高院知识产权庭庭长的陈锦川分别在其著作[9]中提出了相同的观点:驰名商标保护的本质在于对驰名商标给予更强的保护,依据‘举重以明轻’的规则,既然(2001年)商标法第十三条第二款对于非类似商品上的行为都可以通过认定驰名商标予以保护,在相同和类似商品上当然可以给予驰名商标更强的保护。

(3)最高院在司法实践和司法解释中的明确表态

2016年,最高院在宝洁商标争议系列案[10]中采纳了前述观点,并指出:“一般注册商标权利人享有专用权以及禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的权利,驰名商标权利人除享有上述权利外,还享有禁止他人在不相同或者不相类似商品上使用相同或者近似驰名商标的权利。”基于此,最高院明确表态:“在相同或者类似商品上复制、摹仿、翻译他人已经在中国注册的驰名商标申请注册商标的行为,亦属(2001年)商标法第十三条第二款所调整的对象。”

其后,2017年出台的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定:当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效,商评委依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的,如果诉争商标注册已满五年,应当适用商标法第十三条第三款进行审理。该条虽没有采纳2014年征求意见稿中关于“相同或者类似商品”的直接表述[11],但其整体背景应是符合商标法第三十条所规定的情形,即商品相同或类似的情形,该条司法解释所谓的当诉争商标注册满五年时“应当适用商标法第十三条第三款”,当然是指诉争商标和引证商标核定使用的商品相同或类似的场合。可见,最高院已经在司法解释中实际认可了商标法第十三条第三款可以适用于商品相同或类似的情形。

(4)全国人大法工委对商标法第十三条的一贯解释

事实上,全国人大法工委在2001年、2013年发布的商标法条文释义中对第十三条第三款(2001年为第二款)的一贯解释是:“对已在我国注册的驰名商标,不仅禁止他人在相同或者类似商品或服务上注册和使用,也禁止他人在其声誉所及的[12]不相同或者不相类似商品或服务上注册和使用,体现了我国商标法侧重保护注册商标的原则。”可见,自2001年商标法引入驰名商标保护制度以来,法工委一贯认为第十三条对已注册驰名商标的保护当然包含了“禁止他人在相同或者类似商品或服务上注册和使用”这一内涵。

从上述司法解释和司法实践的发展和演进过程可知,我国司法实践就这一问题已基本达成共识,即:根据法律对驰名商标予以相对强保护的立法原意,以及“举重以明轻”的当然解释方法,商标法第十三条第三款可以适用于商品相同或类似的情形。

“按需认定”原则的考量因素具有多样性,并不限于“跨类”一种

基于驰名商标“异化”的背景,2009年驰名商标司法解释第二条规定了“按需认定”原则:法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。然而,该解释并未列明“按需认定”原则的具体考量因素。一般认为,“确有必要”认定驰名商标的情形即需要对权利人主张的注册商标予以“跨类保护”的情形。但从前文的讨论可知,认定驰名商标之“需”并非仅“跨类”一种,法律、司法解释已明确规定的情形至少还有:(1)商标侵权案件中,对抗已注册商标的需要,即驰名商标司法解释第十一条规定的情形;(2)商标无效宣告案件中,诉争商标注册已满五年时,突破无效宣告期限的需要,即商标法第四十五条规定的情形。除此以外,“按需认定”原则是否还存在其他方面的考量因素呢?从法律、司法解释和司法实践中,至少还可以总结出以下几点:

1. 反淡化的需要:侵害驰名商标的损害后果比“混淆”更宽泛

商标法第十三条第二款对未注册驰名商标予以等同于注册商标的保护,因此将侵害未注册驰名商标的损害后果规定为“容易导致混淆”;而第三款则将侵害已注册驰名商标的损害后果明确为“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。驰名商标司法解释第九条第一、二款对这两类损害后果进行了明确区分。可见,侵害已注册驰名商标的损害后果与侵害普通注册商标、��注册驰名商标的损害后果(即“混淆”)并不相同。

根据驰名商标司法解释第九条第二款的规定,“误导公众”指“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”,要符合这一标准,并不需要达到“混淆”的程度[13]。同时,该条指出“致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”包括三种表现形式:(1)“减弱驰名商标的显著性”,即弱化;(2)“贬损驰名商标的市场声誉,即丑化;(3)“不正当利用驰名商标的市场声誉”。这三类实际上是学理中所称的“淡化”。正因侵害驰名商标的损害后果不以“混淆”为前提、其标准低于“混淆”的标准,才使得驰名商标的保护范围大于普通注册商标的保护范围。实践中,如侵权行为的损害后果无法达到“混淆”的程度,但可能“误导公众”从而造成弱化、丑化或不正当利用在先商标市场声誉的后果,则存在认定驰名商标之“需”——突破“混淆”的标准,提供反“淡化”保护。

2. 突破商标近似判断的需要:“复制、摹仿或者翻译”的外延要大于“近似”

商标法第十三条规定的驰名商标保护要件之一即在后商标构成对驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”。这一要件与注册商标的近似判断并非完全相同。北京高院在东尼博斯商标异议案[14]中明确指出:判断是否构成对驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”与普通商标的近似判断存在程度上的区别。同时,被评为“北京知识产权建院两周年典型案例”之一的大众公司商标无效宣告案[15]中,北京知识产权法院也认为:“判断是否构成对驰名商标的复制、摹仿或翻译,与判断商标近似的标准并不相同。驰名商标由于其知名度高,显著性强,对其提供的保护强于普通商标。本案中,虽然诉争商标由汉字及图形构成,按照中国相关公众的认读习惯,汉字部分为其显著部分,但其图形部分与大众公司的驰名商标基本相同,构成对驰名商标的摹仿。”可见,实践中不排除存在需要突破普通商标的“近似”标准而适用驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”标准进行保护的可能。

3. 获得充分赔偿的需要

“北京知识产权建院两周年典型案例”之一的美孚商标侵权案[16]中,北京知识产权法院指出:“根据驰名商标的按需保护原则,故通常情况下,如果商标注册人在相同或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护,则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护,至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。”依据商标法第六十四条的规定,如商标无实际使用,即便侵权成立,权利人也可能无法获得损害赔偿。因此,当权利人在相同或类似商品上的注册商标足以制止侵权行为,但因无实际使用而无法获得损害赔偿时,权利人仍有必要通过主张非类似商品上的驰名商标来获得充分的司法救济。

由此可见,是否“确有必要”认定驰名商标的考量因素至少包括:

  • 跨类的需要;
  • 对抗已注册商标的需要;
  • 突破无效宣告期限的需要(诉争商标注册满五年);
  • 反“淡化”的需要;
  • 突破近似商标判断标准的需要;
  • 获得充分赔偿的需要。

当事人有权选择权利基础,法院应分别审查

实践中,当事人除了在其主营商品上注册其核心商标外,一般还会在其他多个类别的商品上申请注册“防御商标”,前者通常能通过大量使用建立较高的知名度,后者则往往并无实际使用。发生侵权时,如当事人已经拥有相同或类似商品上的注册商标,是否能选择主张非类似商品上的驰名商标?甚至同时主张?

2009年最高人民法院知识产权案件年度报告第13号典型案例“德士活商标争议案”[17]中,当事人同时了主张类似商品上的普通注册商标和非类似商品上的驰名商标。最高院认为不能仅审查普通商标,而不审查驰名商标,并指出:“不应出现权利人除了拥有驰名商标之外,还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下,所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标而没有在类似商品上在先注册商标的情况。”前述美孚商标侵权案中,法院也采取了相同的观点,对权利人同时主张的类似商品上的普通注册商标和非类似商品上的驰名商标均进行了审查,并依据按需认定原则对驰名商标予以了认定。同时,周云川法官也曾指出:“权利人有处分权和选择权,商评委和法院要尊重其选择权。商评委和法院不能主动查明当事人没有主张的类似商品上的注册商标,并以此为由对非类似商品上的注册商标不予保护。”[18]

从上述司法实践及法官观点可知:当事人同时拥有与侵权商标(或诉争商标)相同或类似商品上的注册商标和非类似商品上的驰名商标时,可以择一主张,也可以同时主张。当事人选择主张非类似商品上的驰名商标的,法院不应主动审查当事人未主张的商标权并据此不支持其驰名主张;当事人同时主张的,法院应当分别审查,根据按需认定原则进行裁判。

结语

我国驰名商标司法保护历经了从“异化”到“严格控制”的矫正过程,正在回归立法本意。在矫正过程中,难免出现一些矫枉过正的现象,比如驰名商标认定一度曾令部分审判人员避之不及,“按需认定”原则在实际运用中屡屡发生极端严格化的倾向,在这些现象中,驰名商标司法保护制度滑向了被悬置的边缘。但正如陈锦川法官所说:“创设驰名商标制度是为了扩大保护,为了防止那些打擦边球的不当使用和注册的行为,驰名商标制度存在有其自身的价值和发挥功能的空间,一味地为了避免异化而将驰名商标保护束之高阁,是一种因噎废食的作法。”[19]我们欣喜地看到,近年来,以北京地区法院为代表的全国各地法院正在越来越多的个案中对驰名商标司法保护相关问题进行了大量有益探索,最高人民法院也在密切关注和及时总结这些司法实践经验。本文归纳的裁判规则(趋势),反映的正是司法机关为使驰名商标制度回归其本质所作的努力。我们有理由相信,通过司法解释、司法实践的继续发展,我国司法机关对驰名商标司法保护制度的理解和应用将愈发全面和准确,给予权利人的保护也将愈发适当和充分。