2018年2月,万慧达北翔知识产权集团代理某小家电企业,以专利侵权为由,请求广东和浙江地区的海关先后扣留了三个集装箱、货值约200万元人民币的小家电产品,在确认侵权后,立即在相关法院提起侵权之诉,并请求法院去地方海关调取证据,对涉案产品采取财产保全措施。这是集团自2004年代理该客户首次请求中国海关扣押专利侵权产品以来,为该客户成功扣押的第24-26个集装箱。

以专利侵权为由请求海关查扣出口产品,会给涉案产品的出口商施加强大的压力。如果涉案产品被法院后续查封并认定为专利侵权产品,涉案产品难逃被销毁的命运;出口商不仅要承担侵权损害赔偿责任,还因为无法按时给国外客户交货,可能面临客户的违约赔偿。如果出口商提交反担保请求海关将涉案产品放行,一旦法院认定构成侵权并责令其赔偿权利人,权利人可请求法院将反担保金作为赔偿金的执行款项。但一枚硬币有两面。从专利权人的角度而言,以专利侵权为由请求海关查扣出口产品,案件操作难度非常大,而且风险控制不力的话,可能面临被告方的反诉和索赔,搞不好会落得个“打虎不成,反被虎噬”的结局。根据笔者这些年来的办案经验,专利权人在请求海关以专利侵权为由查扣出口产品以及后续案件处理上,至少在如下几个方面,需要认真考虑谋划:

一、侵权分析和涉案专利的稳定性分析问题

在启动专利维权项目之前,对涉嫌侵权产品进行仔细认真的侵权分析,这是常识。但对于专利的稳定性分析,一些专利权人的重视程度不够。专利权的稳定性和商标、著作权不可同日而语。如果涉案专利为外观和实用新型专利,因为其授权前未经实质性审查,其稳定性非常可疑。专利权人需要结合现有设计和现有技术,对稳定性做充分评估。已授权的发明专利虽然经过实质性审查,但如果研究一下专利无效案件中,发明专利被宣告无效的比例,专利权人在采取海关查扣这种激进的维权措施之前,对于发明专利的稳定性,认真扎实做一番稳定性研究,是非常有必要的。

值得一提的是,海关总署对专利的稳定性也比较重视,要求专利权人在提交外观专利和实用新型专利海关备案时,必须同时提交专利评价报告,否则不予备案。这对于提示权利人案件风险,避免权利人滥用权利,是一个重要的举措。

专利权人在综合考虑侵权分析结论(字面侵权还是可以主张等同侵权?)和涉案专利稳定性的基础上,决定申请海关查扣,还是采取其他较为“温和”的维权措施,如发律师函磋商、请求地方知识产权局或者维权中心调解、通过其他途径获得适格证据后,去法院直接起诉等。此外,权利人如果决定申请海关查扣,在海关查扣后,是仅仅请求法院提样后放行涉案产品,以降低风险,还是请求法院采取“财产保全”的措施,将涉案产品全部扣押,待法院判令销毁库存产品的判决生效后组织销毁,都是需要考虑的。

二、案件材料的提前准备

为了保证通关效率,海关的查扣案件给予专利权人的时间窗口非常有限。为了保证案件的顺利操作,避免错过时限,案件材料需要提前准备,尤其是以下几个方面:

(一) 涉案专利的海关备案

因为海关关口的查验人员对专利以及涉嫌侵权产品了解甚少,专利案件的海关查扣基本上都是根据《知识产权海关保护条例》(以下统称“条例”)及其《实施办法》,走依“申请扣留”的被动保护程序。《条例》和《实施办法》并没有明确规定请求法院依申请扣留涉嫌侵权产品,相关知识产权事先在海关进行过备案是一个前提(根据《条例》第13条,可以理解为依申请的扣留,不以相关知识产权有海关备案为前提)。即便如此,涉案专利是否进行了海关备案,有些地方海关在决定是否暂扣嫌疑货物时,作为一个考量因素。稳妥起见,专利权人最好将涉案专利事先进行海关备案。

(二) 担保金的准备

考虑到专利案件的高风险性,以及对于收发货人权益的重大影响,在专利案件中,海关目前对担保金的政策是要求申请人提交与涉案货物报关价格等值的现金作为担保。一个集装箱的案值动辄几十万元人民币。专利权人在请求海关扣押时,要考虑担保金对其现金流的影响。

此外,权利人后续起诉至法院,如果请求法院对涉案货物采取扣押措施,法院也会要求权利人提供担保。有管辖权的法院可以接受何种担保形式,最好在做维权方案时研究清楚。

(三) 诉讼材料的准备

专利案件,海关只是依权利人的申请扣留涉嫌侵权产品。根据《条例》第二十四条(一)款规定,海关依照条例第十五条的规定(依申请的扣留)扣留侵权嫌疑货物,自扣留日起20个工作日内未收到人民法院协助执行通知的,海关应当放行被扣留的侵权嫌疑货物。在这20个工作日内,权利人必须以最快速度起诉至有管辖权的人民法院,且请求法院下达调取证据、证据保全乃至财产保全的裁定,并及时通知海关,请求海关协助执行法院裁定。这个时间窗口对于权利人而言,是非常狭小的。如果权利人为国外当事人,授权委托材料、主体材料等必须经过公证认证程序。权利人在请求海关扣押涉嫌专利侵权产品之前,须做好相关材料准备;一旦海关扣押涉嫌专利侵权产品,须在第一时间起诉至人民法院,且跟法院和海关保持密切沟通,保证法院和海关程序的及时对接。

三、反担保的问题

在实践中,收发货人提交反担保后,海关放行涉案产品前,是否要取样供法院后续调取证据之用,不同海关和不同法院对法律法规的理解以及措施不一致。权利人在考虑海关扣押时,须先做好相关调研。

根据《条例》第二十四条第(三)款规定,涉嫌侵犯专利权货物的收发货人在向海关提供与货物等值的担保金后,请求海关放行其货物的,海关应当放行。实践中,为了保证货物及时放行,减少损失,收发货人往往在海关扣押后马上提供反担保,请求海关放行涉案货物;但权利人此时尚未来得及去法院立案或者请求法院下达证据保全裁定书并给海关出具协助执行通知。海关在放行货物之前,是否应当提样供法院后续调取,以方便权利人的后续维权,《条例》没有明确规定。专利侵权案,尤其是涉及到技术问题的专利侵权案件,和商标、著作权侵权案件不同,如果没有样品供法院做侵权比对,案件将无法进行下去。按照《条例》的应有之义,如果海关放行时不提取样品,则权利人的前期工作包括海关的前期扣押都将失去意义。在《条例》对此没有明确规定的情形下,特定海关对此情况是如何处理的,权利人最好在申请海关扣押之前,先咨询了解清楚。

四、对海关扣押的货物请求法院采取财产保全措施的问题

国家行政部门在制定《条例》的时候,根据相关法律规定,认为权利人对于被海关扣押的涉嫌专利侵权货物,是可以请求人民法院采取财产保全措施的。《条例》第二十三条关于权利人可以“就被扣留的侵权嫌疑货物向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施”的规定,证明了这一点。一些地方海关甚至认为权利人申请海关扣留侵权嫌疑货物后,不去法院申请财产保全,是在滥用国家行政资源。但在实践中,法院对涉嫌侵权产品是否为《民事诉讼法》所言的“财产”,理解不一;相应地,对于是否应采取财产保全措施,意见也不尽一致。

《民事诉讼法》第一百条规定:“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全……”。有些法院认为,该规定所称的“财产”指的是可以变现折抵债务的动产、不动产乃至无形资产,但海关扣押的涉嫌专利侵权货物,如果法院认定构成侵权,法院应判令销毁,而不能用以折抵对权利人的侵权损害赔偿。对于涉嫌侵权货物,不应适用“财产保全”措施,除非法院下达临时禁令,将法院查封扣押侵权货物,作为实施临时禁令的一部分。但实践中法院对下达临时禁令的裁定,是非常慎重的。对比笔者认为,《民事诉讼法》第一百条所称的“财产”,应该做广义的理解。法院如果认定侵权,可以判令销毁库存侵权产品,而海关扣押的涉案货物尚未流入市场,可以视作库存侵权产品的一部分。如果放行该批货物,将使法院关于“销毁库存产品”的判决难以执行。为了平衡双方当事人的利益,《条例》规定只要收发货人提供足额反担保,海关必须放行。即便法院对涉嫌侵权货物采取了财产保全措施,在诉讼过程中,如果被告提供了足额反担保,法院仍然可以裁定放行涉案货物。虽然法院的这种顾虑是没有必要的,但实践优于理论,权利人最好能预先调研特定法院支持对海关扣留的涉案货物采取财产保全的可能性,以保证维权方案的可操作性。

五、结语

总而言之,权利和义务是对等的,风险和收益也是相称的。请求海关查扣涉嫌专利侵权产品,固然会给涉嫌侵权人以巨大的压力,但考虑欠周、操作不慎的话,后果对于专利权人而言,也可能是灾难性的。专利案件的海关查扣确实是一把威力巨大的宝剑,但专利权人应该认识到它是一把双刃剑。是否要拿起这把剑,以及如何挥舞,需要提前认真做好功课。