Articolo pubblicato in Bugnion News n.36 (Settembre 2019)

E’ noto che un brevetto conferisce al titolare la facoltà di attuare in esclusiva l’invenzione brevettata, dandogli quindi la facoltà di vietare ai terzi di realizzare l’oggetto dell’invenzione, sia esso un prodotto o un procedimento. L’ambito dell’esclusiva conferita al titolare è determinato dalle rivendicazioni del brevetto; la descrizione ed i disegni servono unicamente per interpretare le rivendicazioni. Sin qui tutto chiaro, no?

Tuttavia – dicono le norme – per determinare l’ambito di protezione si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Qui la cosa si complica: se l’ambito di esclusiva del brevetto è determinato dalle rivendicazioni ma si deve tenere conto anche degli elementi equivalenti a quelli rivendicati, quali sono gli effettivi limiti dell’ambito di esclusiva di un brevetto? Ovvero, qual è la portata giuridica della tutela conferita dalle rivendicazioni?

In linea di principio, la protezione conferita da un brevetto dovrebbe essere commensurata al contributo che l’invenzione brevettata porta allo sviluppo dello specifico settore tecnologico a cui l’invenzione appartiene. Questo permetterebbe di realizzare l’intento del legislatore di garantire al titolare del brevetto una equa protezione dell’invenzione.

Su questo principio gli stakeholders che operano nel mondo dei brevetti si trovano unanimemente d’accordo. Raggiungere l’obiettivo di vedere concessi brevetti il cui ambito di protezione sia effettivamente commensurato al contributo tecnico portato dall’invenzione è tuttavia un’impresa tutt’altro che semplice. Da un lato, infatti, i richiedenti vogliono diventare titolari di brevetti che conferiscano una protezione più ampia possibile all’invenzione, inserendo nella descrizione del brevetto numerose forme di realizzazione dell’invenzione stessa; dall’altro gli Uffici Brevetti – in quanto garanti degli interessi dei terzi – cercano di “restringere” l’ambito di protezione del brevetto, ovvero le rivendicazioni, alle forme di realizzazione effettivamente trovate e testate dal richiedente.

Durante l’esame di merito di una domanda di brevetto spesso accade che il richiedente – partendo come detto da una descrizione e da rivendicazioni piuttosto ampie – cancelli una o più forme di realizzazione dalla descrizione o dalle rivendicazioni, nell’intento di superare le obiezioni alla brevettabilità mosse dall’Ufficio Brevetti. Ciò che rimane nel brevetto a seguito del confronto tra il richiedente e l’Ufficio Brevetti può pertanto contribuite a tracciare i confini dell’esclusiva brevettuale, ovvero fornire una indicazione di quali elementi devono essere ricompresi nell’ambito di tutela del brevetto e quali invece devono esserne esclusi, confermando – casomai ve ne fosse bisogno – che l’esame di merito della domanda rappresenta una tappa fondamentale nella vita di un brevetto.

Di questo avviso è stato anche il Tribunale di Torino quando, con una ordinanza del 2018, si è espresso

Il presunto contraffattore aveva posto in commercio un prodotto per il trattamento dell’infertilità contenente i principi attivi A, B e Y. I principi attivi X e Y sono molecole molto simili tra loro (isomeri), pur essendo composti diversi. Nel corso della concessione del brevetto europeo, il richiedente aveva deliberatamente escluso la sostanza Y dal brevetto, cancellandola dalla descrizione. Il CTU ha ritenuto che tale limitazione fatta in corso d’esame non sia stata un mero atto amministrativo, bensì una espressione della volontà dell’allora richiedente di limitare l’ambito di esclusiva del brevetto alla sostanza X, non ricomprendendo Y tra i possibili equivalenti tecnici di X.

Esclusa la contraffazione letterale del brevetto, il giudice ha ritenuto l’argomentazione del CTU sufficiente – di per sé – per negare la sussistenza della contraffazione per equivalenti, che “ciò che è stato intenzionalmente escluso in sede di esame per il rilascio della privativa possa entrare in gioco successivamente, nel momento in cui il titolo viene azionato per far valere la contraffazione”.

Trattandosi di una ordinanza emessa nel corso di un provvedimento cautelare, una successiva eventuale sentenza di merito potrà ribaltare la considerazione espressa dal giudice in fase cautelare.

Tuttavia, è abbastanza evidente che – almeno in Italia – il vento sta cambiando. Se in passato le affermazioni fatte dal richiedente durante la procedura di concessione del brevetto non erano considerate particolarmente rilevanti nel corso di un successivo giudizio di contraffazione per determinare l’ambito di tutela delle rivendicazioni, recentemente la giurisprudenza italiana si sta spostando verso posizioni più vicine a quelle americane, che storicamente riconoscono al fascicolo brevettuale una grande importanza per determinare l’ambito di esclusiva di un brevetto (quella che gli addetti ai lavori chiamano “file history estoppel).