Une ordonnance[1] qui modifiera le code de la propriété intellectuelle (CPI) vient d’être publiée au journal officiel. Elle vise à mettre le CPI en conformité avec les textes instituant le brevet européen à effet unitaire (BU) et la juridiction unifiée du brevet (JUB).

Cette ordonnance entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur, soit le 1er jour du 4ième mois après la ratification de l’Allemagne.

Elle intervient quelques jours après la ratification par le Royaume-Uni de l'accord alors que le Brexit avait jeté le doute sur la possibilité même d'une telle ratification et donc, de la pérennité du projet. L'entrée en vigueur de l’accord JUB n'attend plus que la ratification par l'Allemagne qui n'interviendra pas avant la décision de la Cour Constitutionnelle allemande, laquelle doit statuer sur la conformité de l’accord avec la constitution.

Plusieurs sujets abordés dans l’ordonnance auront un impact certain sur le contentieux des brevets, et la pratique contentieuse et contractuelle des acteurs. L’ordonnance prévoit par exemple

- Le cumul de protection possible entre un brevet français et un brevet européen qui n’aura pas fait l’objet d’un opt-out,

- une modification de la notion d’épuisement des droits, dans lequel le consentement du titulaire du brevet à la première mise en circulation du produit n’est pas forcément « exprès »,

- la possibilité pour le licencié non-exclusif d’engager une action en contrefaçon (si le contrat le prévoit), ou

- l’imprescriptibilité de l’action en nullité de brevet.

Les actions en nullité de brevet deviendront donc imprescriptibles, ce qui mettra fin au débat brûlant sur le point de départ de la prescription, pour lequel, actuellement, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris retiennent une application "in concreto" de la prescription quinquennale de droit commun[2]. L'ordonnance introduit l’imprescriptibilité de l'action en nullité pour tous les brevets : européens, européens à effet unitaire et français, avec un nouvel article L 615-8-1 CPI.

Attention toutefois, cette nouvelle disposition ne s’appliquera pas aux prescriptions déjà acquises au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Autre disposition de l’ordonnance, le licencié non exclusif pourra désormais engager une action en contrefaçon, à deux conditions : (1) le contrat de licence doit l’autoriser, et (2) le licencié doit informer le titulaire avant d’engager l’action en contrefaçon.

Les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance seront détaillées dans un décret, encore à paraître.

A retenir :

- une ordonnance du 9 mai 2018 prépare l’entrée en vigueur de la JUB et modifie le CPI

- l’ordonnance imposera l’imprescriptibilité des actions en nullité de tous les brevets (pas seulement ceux à effet unitaire)

- le licencié non exclusif pourra, si son contrat le prévoit, engager une action en contrefaçon