2016年5月,北京市高级人民法院民事审判第三庭归纳整理了当前知识产权审判中需要注意的问题,分别就专利、商标等知识产权案件审判中涉及的若干实体和程序问题,结合最新出台的最高人民法院司法解释(二)提出了初步审查意见,该审查意见将对北京区域内知识产权审判工作起到直接指导作用。意见内容如下:

一、充分发挥技术调查官等举措查明案件技术事实的同时,强化法官在案件审理中的主导作用

  1. 通过对本庭2015年二审改判发回案件的梳理,发现七成以上的被改判发回的专利纠纷案件均涉及到技术事实未查明的情形。我们认为,应当鼓励当事人及其代理人就案件所涉及的技术事实充分举证并通过庭审程序充分说明;鼓励当事人通过提交产品实物及模型、制作及展示PPT等方式,充分说明案件所涉及的技术问题。
  2. 要积极探索并发挥技术调查官职能作用。技术调查官参与庭审,就案件所涉及的技术事实问题发表意见,同时列席合议庭的评议并就技术问题发表意见,其出具的技术审查意见置于卷宗副卷,不接受当事人及代理人的查阅。但应当明确技术调查官仅是对诉讼活动提供辅助,仅就技术事实方面的问题提供支持,不能就是否侵权,技术特征是否相同、等同,技术方案是否具有新颖性、创造性,说明书公开是否充分,权利要求是否得到说明书的支持等法律问题发表意见。知识产权法院将探索技术调查官意见的当事人质询程序,给全市法院乃至全国法院提供借鉴参考。

二、专利授权确权行政案件中的具体问题

1、关于专利法、专利法实施细则、审查指南不同版本的适用问题。

法不溯及既往是基本原则。就专利申请文件的修改而言,判断修改是否合法,无论在专利授权程序还是以后的确权程序中,原则上应适用专利申请日(有优先权的,应为优先权日)施行的专利法及其实施细则。就专利“三性”判断来讲,从近几年案件审理情况来看,绝大部分法官在版本适用问题上没有出现过偏差,个别案件当事人上诉时虽提出了版本适用问题,二审基本上都是以版本不同但条款内容无实质变化、对当事人实体权利未造成损害为由予以维持。

2、关于公知常识的举证及限制问题。在专利授权确权行政案件中,对于公知常识的证明责任,审查指南区分了两种情况,在实审和复审程序中,审查员对依职权引入的公知常识负有举证或说明理由的义务;在无效程序中,主张公知常识的当事人要承担举证责任。实践中反映出来的问题是,进入诉讼的专利授权确权案件中,专利复审委员会对依职权引入的公知常识往往没有文献支持。作为后续程序的司法审查机关,法院还是要强调行政机关的举证责任,对于那些应当充分说明而未说明、应当举证而未举证、确有可能影响行政相对人实体权利的被诉决定,应当依法予以撤销。

应当明确的是,在公知常识的认定上应当严守当事人主张原则,即在当事人未主张公知常识时,法院一般不宜主动引入公知常识。实践中,遇到专利复审委员会在专利确权程序中依职权引入公知常识而宣告专利无效的情况,如果一律认可专利复审委员会的做法或以违反依请求原则而撤销专利复审委员会的决定都是不妥的。对此类情况的处理原则是:对于满足听证原则,且公知常识的引入确实能够导致专利权被宣告无效的,应当在判决中指出“专利复审委员会依职权引入公知常识违反请求原则”,但考虑到行政效率并防止程序空转,法院在个案中予以认可;但是对于未满足听证原则的,应当予以撤销。

3、关于试验数据的提交及采信问题。在专利授权确权行政案件中,申请人或者专利权人经常提交试验数据,以证明其专利申请或专利技术已经充分公开,或者具有创造性。对于当事人在授权确权程序中提交的试验数据,专利复审委员会掌握的标准较为严格,引起了申请人及专利权人的较大不满,特别是针对说明书未提供试验证据的案件。根据1993年版审查指南,说明书仅提出了具体的技术方案,但未提供试验证据,而该方案又必须依赖试验结果加以证实才能成立的,应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定,即不符合专利法第二十二条第四款之规定。该版指南进一步规定,允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例,以证明发明的效果及其能够实施,这些试验数据和实施例虽然不能写入说明书,但可以作为申请证据放入申请案卷中,供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。而按照2001年版审查指南,此种情形应被视为不符合专利法关于充分公开的规定,即不符合专利法第二十六条第三款之规定,并删除了1993年版审查指南的上述规定。这里就存在刚才提及的法律适用问题。对此情况的处理原则是:根据1992年专利法、实施细则以及1993年版审查指南申请的专利,专利申请存在未提供试验证据的情形的,在符合1993年版审查指南所述情形下应当允许申请人在申请日之后补交试验数据和实施例,以证明发明的效果及其能够实施。对于创造性判断中专利权人补充提交的试验数据,如果该有益效果在说明书中被明确或含蓄提及,则应当接受该补充的试验数据;如果该有益效果在说明书中未被明确或含蓄提及,则应当不予接受。但是,由于在申请日后补充试验数据可能与专利先申请原则产生矛盾,故需要严格掌握试验数据的补充条件,即相应的技术效果在说明书中必须有所记载,而且该试验数据应当是按照专利申请日之前的现有技术中已知的试验条件和试验方法无需创造性劳动即可得出。

三、专利民事案件中的具体问题——结合最高人民法院刚刚公布的司法解释(二),说明几个问题。

  1. 关于权利要求的选择问题。根据司法解释(二)的规定,当专利具有两项以上权利要求时,权利人在起诉状中应载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求,并规定如果起诉状对此未记载或者记载不明的,经释明仍不明确的,可以裁定驳回起诉。应当注意,该条并非立案条件,法院不能在立案阶段以原告未明确权利要求为由不予受理。从司法实践来看,一些专利权人为寻求对专利权的全面保护,也可能选择全部权利要求,司法解释的上述规定也未规定权利人选择全部权利要求应当如何处理。原则上,如果权利要求项较少的情况下,一般应当允许权利要求选择全部权利要求,但是,如果权利要求项较多,或者引用关系复杂的情况下,承办法官应当充分行使释明权,积极引导权利人选择合适的权利要求。如果这种情况下权利人仍执意要求选择全部权利要求,可以按照高院2014年《专利侵权判定指南》第2、3条的规定,将独立权利要求作为权利基础,不再对其他从属权利要求进行审理,避免合议庭作无谓的工作。毕竟独立权利要求的专利保护范围最大。无论被诉侵权行为是否落入独立权利要求的保护范围,均无需继续审查是否落入从属权利要求。
  2. 关于“设计空间”在外观设计专利侵权判断中的适用问题。应当明确的是,根据司法解释(二)的规定,设计空间是相同、相近似判断主体,即一般消费者所具有的知识水平。在判断外观设计是否相同或相近似时,应当首先考虑产品的设计空间。对于存在较大设计空间的外观设计,在相同相近似性判断上应当持较为严格的标准;对于存在较小设计空间的外观设计,在相同相近似性判断上应当持较为宽松的标准。设计空间的证明需要由各方当事人提交涉案产品的在先设计进行判断,同时要考虑产品的功能、用途。判决书中应当体现或公开法官形成设计空间大小的心证的过程。要注意总结���用设计空间判断是否构成侵权案件的审理思路和作法。
  3. 关于间接侵权的认定问题。司法解释(二)规定了间接侵权,而专利法中所谓的间接侵权也多为“帮助、教唆”行为,应满足侵权责任法第九条的规定。侵权责任法第九条第一款规定:“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。”这就是说,专利法中所谓的间接侵权通常应当以直接侵权为前提,间接侵权人与直接侵权人应当构成共同侵权。根据侵权责任法第九条的法理基础,间接侵权人应当具有主观故意,而直接侵权人可以是过失,也可以是故意,均由权利人承担举证责任。另外,专利权人没有证据证明直接侵权人已经被判定构成侵权的,不宜仅将其认定的间接侵权人列为被告,还应当将其认定的直接侵权人与间接侵权人列为共同被告。应当明确的是,除已经被在先生效裁判认定为侵权的直接侵权人可以不列为共同被告外,对于没有被在先裁判认定为侵权的直接侵权人应当与间接侵权人列为共同被告。