La Cassazione si è pronunciata sul tema dei marchi di fatto, in particolare stabilendo che è possibile provarne la c.d. “capacità distintiva” nei confronti dei consumatori non solo attraverso l’utilizzo di sondaggi al pubblico, ma con qualsiasi mezzo di prova in grado di formare il libero convincimento del Giudice.

Il caso

La Suprema Corte ha riaffrontato, con la recente sentenza n. 5491/22 del 18.2.2022, il tema relativo alle modalità di valutazione della capacità distintiva di un marchio, nell’ambito di una controversia sorta fra due società, rispettivamente titolare e licenziataria di un noto marchio di abbigliamento tecnico-sportivo e due società, altrettanto rinomate, specializzate l’una nella produzione di capi d’alta moda e l’altra nella loro distribuzione. Specificamente, titolare e licenziataria del marchio avevano chiamato in causa le altre due aziende, lamentando la contraffazione del marchio figurativo -rappresentato dalla striscia rettangolare suddivisa in bande verticali parallele e caratterizzate da una sequenza di colori specifica e costante- e per concorrenza sleale, avendo le convenute utilizzato simili elementi sui capi d’abbigliamento, prodotti e distribuiti.

I requisiti di riconoscibilità del marchio di fatto

La Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso proposti dalla difesa delle convenute, secondo i quali i Giudici dei primi due gradi di giudizio erano caduti in errore nell’affermare la capacità distintiva del marchio solo in quanto usato per molti anni senza alcuna variazione su prodotti di tipo diverso, omettendo di valutarne in concerto la capacità distintiva nella percezione del pubblico.

La Corte ha in primo luogo confermato il principio della riconoscibilità della caratteristica striscia colorata quale marchio di fatto, anche in virtù del fatto che tale segno fosse stato apposto per molti anni, senza alcuna variazione e su prodotti di tipologie diverse, acquisendo in tal modo la funzione di indicatore di provenienza con valenza non solo estetica ed ornamentale, ma soprattutto distintiva.

Le esigenze probatorie della c.d. “capacità distintiva”

In secondo luogo la Cassazione ha sottolineato come la capacità distintiva del marchio e la interdipendente percezione del pubblico dello stesso non debbano essere necessariamente provati attraverso indagini demoscopiche (i.e., sondaggi d’opinione), le quali costituiscono tuttalpiù uno degli strumenti probatori particolarmente adatti nell’ambito di consulenze tecniche d’ufficio, ma è da ribadirsi il principio della libertà di formazione del convincimento del giudice di merito sulla base di ogni possibile mezzo di prova.

Profili processuali

Infine, è interessante la questione procedurale affrontata dalla Cassazione, relativa alla contestuale pendenza del ricorso di cui si tratta e del procedimento di ricorso avanti alla Commissione dell’EUIPO relativo all’avvenuta dichiarazione di nullità del marchio europeo oggetto di giudizio.

Gli Ermellini, pronunciandosi sull’eventuale esigenza di sospensione del procedimento pendente in Cassazione, hanno rilevato come la domanda riconvenzionale sulla nullità del marchio avanti al Tribunale sia stata proposta antecedentemente a quella di nullità all’EUIPO, e che pertanto alla luce di quanto previsto al par. 2 dell’art. 132 del Regolamento UE n. 1001/2017 sarebbe eventualmente l’EUIPO a dover sospendere il procedimento ivi pendente.