Ändringar av patentansökningar och patent inför det europeiska patentverket styrs av Artikel 123 i den europeiska patentkonventionen (Artikel 123 EPC). I synnerhet står det i Artikel 123(2) att en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent inte får ändras på ett sådant sätt att den innehåller föremål som sträcker sig bortom innehållet i den inlämnade ansökningen.

Ändringar av patentkraven kan inbegripa införande av en disclaimer, d.v.s. ord som avser föremål som inte patentsöks. En disclaimer kan även inbegripa införande av en negativ begränsning i ett existerande patentkrav, d.v.s. ”en ändring av ett patentkrav som resulterar i införlivande av ett ”negativt” teknisk särdrag, där vanligtvis specifika utföringsformer eller områden exkluderas från ett generellt särdrag.” En disclaimer som saknar stöd i den inlämnade ansökningen kallas för en undisclosed disclaimer. En disclaimer som har stöd i den inlämnade ansökningen, t.ex. i form av en utföringsform, kallas för en disclosed disclaimer.

I besluten G 1/03 och G 2/03 (hädanefter G 1/03) klargjorde Stora Besvärskammaren vid det europeiska patentverket de kriterier som måste uppfyllas för att en patentkravsändring som inbegriper en undisclosed disclaimer ska vara förenlig med Artikel 123(2) EPC. Dessa kriterier är återupprättande över tidigare inlämnad men senare publicerad prior art, oavsiktliga föregripanden (t.ex. prior art från ett teknikområde utan samband med det aktuella teknikområdet) eller borttagande av föremål som exkluderas av icke-tekniska skäl. Mer detaljerad information om dessa kriterier ges nedan.

När det gäller patentkravsändringar som inbegriper en disclosed disclaimer säger beslutet G 2/10 att förenlighet med Artikel 123(2) EPC ska granskas utifrån det s.k. gyllene standardtestet. I detta test bedöms om det ändrade föremålet är direkt och otvetydigt härledbart från den inlämnade ansökningen. Beslutet G 2/10 föreslår emellertid också att det gyllene standardbeskrivningstestet ska användas för kravändringar som inbegriper undisclosed disclaimers.

I det aktuella fallet som hänvisades till Stora Besvärskammaren av den tekniska besvärskammaren som G 1/16 hade patentkrav 1 i huvudyrkandet ändrats genom införande av två undisclosed disclaimers och där tillämpningen av de tidigare besluten var avgörande för om de var att betrakta som tillåtna.

Stora Besvärskammaren har nu utfärdat ett beslut i G 1/16 där det fastställs att en ändring av ett patentkrav genom införande av en undisclosed disclaimer är tillåten under Artikel 123(2) EPC under förutsättning att ett av kriterierna i G 1/03 är uppfyllt. Därutöver får införandet av en undisclosed disclaimer inte ge ett tekniskt bidrag till föremålet som beskrivs i den inlämnade ansökningen, får inte vara relevant för bedömning av uppfinningshöjd eller tillräcklig beskrivning och får inte ta bort mer än nödvändigt av föremålet för att återupprätta nyhet eller utesluta föremål som exkluderas av icke-tekniska skäl.

I beslutet klargör Stora Besvärskammaren att det gyllene standardtestet som hänvisas till i G 2/10 inte är det relevanta testet för att granska om en ändring av ett patentkrav genom införande av en undisclosed disclaimer överensstämmer med kraven i Artikel 123(2) EPC.