Op het wrijvend raakvlak tussen ‘vrije mededinging’ en de bescherming van ‘intellectueel eigendom’  heeft de Europese Commissie (hierna: de “Commissie”) verduide­lijking gebracht in de voorwaarden waaronder een houder van zogenaamde ‘standard essential patents’  (hierna: “SEP” of “essentieel standaard­octrooi”) zijn octrooirechten mag handhaven jegens gebruikers van de betreffende industriestandaard. Op 29 april jl. kwam de Commissie, na meer dan twee jaar onderzoek, tot de slotsom dat Motorola haar macht als houder van een enkel essentieel standaardoctrooi heeft misbruikt. Diezelfde dag ging de Commissie akkoord met de door Samsung aangeboden toezeggingen ten aanzien van de handhaving van door Samsung gehouden essentiële standaard­octrooien. In poëtische termen laat de Commissie weten dat zij met deze besluiten ‘een veilige haven’ heeft gecreëerd voor potentiële licentienemers van essentiële standaard­octrooien.  

De aanleiding voor de besluiten vormt het hierboven reeds geïntroduceerde fenomeen, een essentieel standaardoctrooi of in de meer gebruikelijke Engelse term: ‘standard essential patent’. SEP’s zijn octrooien die essentieel zijn voor de toepassing van specifieke industriestandaarden. Concreet betekent dit, dat het zonder toepassing van SEP’s onmogelijk is om essentiële standaarden toe te passen waardoor (vooral elektronische) producten – zoals smartphones en tablets – van verschillende producenten compatibel met elkaar zijn. Het feit dat het octrooi essentieel is voor toepassing van een industriestandaard, bezorgt de houder van het octrooi veelal een economische machtspositie.

Om de machtspositie die het houderschap van een SEP met zich mee brengt te beteugelen en te voorkomen dat handhaving van dergelijke essentiële standaardoctrooien problemen veroorzaakt voor de industriebrede toepassing van de standaard, verplichten de standaardiserings­­organisaties octrooihouders om hun essentiële octrooien te openbaren bij de totstandkoming van de standaard en deze te licentiëren aan gebruikers van de standaard op basis van eerlijke, redelijke en niet-discriminatoire voorwaarden. Door deze voorwaarden – die vooral bekend zijn onder de Engelse term ‘FRAND’ dat staat voor ‘Fair, Reasonable and Non-Discriminatory‘ – heeft de markt zelf al voorzien in een aanzienlijk beperking van de markmacht van de SEP-houders.

Toch wordt er met grote regelmaat geprocedeerd over SEP’s. Over het algemeen wordt het starten van een gerechtelijke procedure als een legitiem middel gezien voor octrooihouders in het geval er inbreuk wordt gemaakt op hun octrooi. Het starten van een inbreukprocedure op basis van een essentieel standaardoctrooi kan echter misbruik van een economische machtspositie opleveren in de zin van het mededingingsrecht.

Zoals de Commissie in voornoemde zaken tegen Motorola en Samsung heeft verduidelijkt, zal sprake zijn van misbruik in de zin van artikel 102 VwEU indien zowel de SEP-houder als de licentienemer zich bereid hebben verklaard om onder FRAND-voorwaarden tot een akkoord te komen, maar de SEP-houder desalniettemin juridische stappen onderneemt tegen de beoogde licentienemer wegens een vermeende inbreuk op het betreffende SEP.

De ratio van deze Commissie-besluiten is gelegen in de nadelige gevolgen die (de dreiging met) een juridische procedure kan hebben voor de positie van de beoogde licentienemer in het licht van de onderhandelingen over het gebruik van het desbetreffende essentiële standaardoctrooi. De verstoring van de onderhandelingen kan leiden tot (concurrentie­beperkende) licentievoorwaarden die licentienemer niet zou hebben geaccepteerd als er geen juridische procedure door de octrooihouder was geïnitieerd.

Volgens de Commissie maakte Samsung aldus misbruik van haar machtspositie door een gerechtelijke procedure te starten tegen Apple (zie voor meer informatie over deze procedure ‘De Titanenstrijd tussen Apple en Samsung’, D.P. Kuipers en J.I. Kohlen, NTER 2012, 10). Samsung had zich er toe verplicht de door haar gehouden SEP’s (in dat geval ging het om SEP’s met betrekking tot de 3G UMTS standaard) aan te bieden onder FRAND-voorwaarden en Apple was bereid de licentie te nemen tegen FRAND-voorwaarden. Ook Motorola heeft zich volgens de Commissie schuldig gemaakt aan deze manier van machtsmisbruik in een inbreukprocedure op basis van een haar toebehorend SEP tegen Apple.

De Commissie heeft met deze besluiten de omstandigheden waaronder de gedragingen van Motorola en Samsung als misbruik moeten worden aangemerkt scherpgesteld. Op deze manier tracht de Commissie ‘een veilige haven’ te creëren voor potentiële licentie-afnemers en gebruikers van een standaard.

Deze ‘veilige haven’ ontstaat doordat een potentiële licentienemer gevrijwaard is van de inzet van rechtsmiddelen door de SEP-houder als beide partijen zich eerder bereid hebben verklaard om onder FRAND-voorwaarden tot een licentieovereenkomst te komen. De in het toezeggingsbesluit neergelegde toezeggingen van Samsung moeten worden beschouwd als een praktische toepassing van dit zogenaamde ‘veilige haven’-concept. Samsung heeft zich middels de toezegging ertoe gecommitteerd, om gedurende een periode van vijf jaar geen rechtsmiddelen in te zetten tot handhaving van zijn huidige of toekomstige SEP’s indien de potentiële licentienemer instemt met een licentie-raamwerk dat voorziet in:

  1. een onderhandelingsperiode van (maximaal) 12 maanden; en
  2. indien geen overeenstemming wordt bereikt, er een derde partij de FRAND voorwaarden vast zal stellen.

Een onafhankelijke derde (monitoring trustee) zal toezien op de nakoming van deze toezegging van Samsung en daarover adviseren aan de Commissie. Wanneer de Commissie uiteindelijk vaststelt dat de toezegging is geschonden, kan dit leiden tot een boete van maximaal 10% van de jaaromzet. Daarvoor is het dan niet meer noodzakelijk dat de Commissie een overtreding van artikel 102 VWEU vaststelt, het vaststellen dat de toezegging is overtreden is daarvoor reeds voldoende.

De Commissie is zich bewust van de progressieve stap die zij neemt met deze besluiten. Als verklaring voor het feit dat zij geen boetes oplegt aan Motorola, voert zij aan dat er geen staande Commissie praktijk of Europese rechtspraak is om uit te putten en nationale gerechten in het verleden tot verschillende conclusies zijn gekomen met betrekking tot deze materie.

Met het besluit in de Motorola-zaak wil de Commissie echter wel degelijk een precedent scheppen voor (nationale) gerechten. In de Q&A wordt door de Commissie gesteld dat nationale gerechten vrij zijn om te oordelen over aanhangige zaken, maar dat: “they cannot take decisions that would run counter the decision adopted by the Commission”. Dat deze besluiten van groot belang zijn valt dus niet te ontkennen. Het feit dat beide zaken specifiek zien op telecommunicatie-standaarden doet daar niets aan af. Joaquín Almunia, Vice-President en Commissaris Mededinging van de Europese Commissie, moedigt in zijn reactie op de besluiten ook marktpartijen in andere industrieën aan om zich overeenkomstig deze besluiten te gedragen.

Over de implicaties van de beide besluiten stelt de Commissie dat zij de belangen van SEP-houders om een passende vergoeding te krijgen voor het gebruik van hun intellectueel eigendom en het belang van producenten om onder FRAND voorwaarden toegang te krijgen tot de betreffende technologieën in evenwicht houden. De Commissie benadrukt daarbij in de gelijktijdig verstrekte Q&A dat zij geen afbreuk wil doen aan de rechtsmiddelen die een SEP-houder ter beschikking staan, maar dat zij met deze besluiten slechts het misbruik van machtspositie door het gebruik van rechtsmiddelen tegen wil gaan.