Em 7 de Novembro de 2017, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, impedir que um centro odontológico (Recorrente) utilize a mesma sigla de um instituto de oncologia (Recorrido) que possui um registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A decisão recursal versou principalmente sobre a necessidade de indenização por danos materiais e morais decorrente do suposto uso indevido da marca do Recorrido. O principal argumento da Recorrente era de que o instituto oncológico não comprovou ter sofrido qualquer tipo de prejuízo pelo uso da referida marca.

A marca em questão foi depositada no ano de 2001 pelo Recorrido e, em seguida, sofreu oposição pelo centro odontológico. A exclusividade de seu uso foi concedida pelo INPI somente em 2008. A marca também foi objeto de pedido de registro pelo Recorrente em 2002, sob a alegação de anterioridade de uso. Contudo, tal pedido foi indeferido pelo INPI.

Em primeira instância, o magistrado entendeu que a Recorrente poderia utilizar a marca sem que houvesse prejuízo para ambas partes, uma vez que atuam em nichos mercadológicos distintos.

Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) reconheceu a violação ao direito de uso exclusivo da marca registrada e asseverou que o uso concomitante por ambas entidades pode causar confusão no público consumidor e, consequentemente, o desvio da clientela. Desta forma, condenou o centro odontológico a realizar o pagamento de reparação por danos materiais e de compensação por danos morais.

A ministra Nancy Andrighi, por sua vez, ressaltou que a terceira turma do STJ tem entendido que a reparação de danos não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito, tendo em vista que tais prejuízos se consubstanciam na própria violação do direito marcário.

Não obstante, destacou ainda que as empresas têm semelhante objeto social e, portanto, podem provocar confusão na mente dos consumidores, motivo pelo qual negou provimento ao recurso.

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