В зв’язку із реформуванням національної системи охорони інтелектуальної власності та появою законодавчих ініціатив стосовно посилення охорони відповідних об’єктів, ця тема набуває нового пожвавлення як серед правників, так і в середовищі економістів, державних службовців, представників бізнесу та пересічних українців. Звісно, не залишаються осторонь і представники митних органів, оскільки левова частка порушень прав інтелектуальної власності має місце саме при перетині товарами митного кордону.

В засобах масової інформації та в соцмережах регулярно з’являється інформація про те, що до України масово імпортуються товари із порушенням прав інтелектуальної власності, а працівники митниці затримують рекордно великі партії контрафактних товарів. Крім того, не обійшло Україну й явище так званого «патентного тролінгу», яке ми розкриємо трохи далі.

Найпоширеніші види порушень

1. Порушення процедури ввезення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі, рідше – об’єкти авторського права).

Іншими словами, оригінальний товар імпортується (1) поза митним контролем (дрібними партіями – на суму, еквівалентну не більш як 500 євро, що дозволено законом) або (2) особою, яка не уповноважена правовласником ввозити той чи інший товар на митну територію України.

Це явище у світовій практиці отримало назву «паралельний імпорт», але Митний кодекс України в чинній на сьогодні редакції чомусь називає товари, що ввезені в порядку паралельного імпорту, «контрафактними», що є некоректним.

Дискусія щодо легалізації паралельного імпорту не припиняється до сьогодні, тим більше, коли мова заходить про так званий принцип вичерпання прав.

Загальноприйнятим на практиці є те, що, говорячи про контрафакт, ми маємо на увазі не оригінальну продукцію, а підробки оригінального товару. Оскільки законодавець поняттям «контрафактні товари» позначає ні що інше як паралельний імпорт, питання контрафакту як такого залишається дещо поза межами правового регулювання в Україні.

В будь-якому випадку, спільним і для паралельного імпорту, й для «чистого» контрафакту є те, обидва явища підпадають під регулювання статті 229 Кримінального кодексу України. Втім, якщо сума імпортованих за раз товарів не перевищуватиме ліміт 500 євро, встановлений Митним кодексом, й не досягатиме мінімуму, встановленого Кримінальним кодексом України для таких правопорушень, можна стверджувати про те, що ці явища, на жаль, усі ж залишатимуться нашими реаліями принаймні найближчий час.

2. Патентний тролінг по-українськи.

За екзотичною (як для вуха пересічної особи) назвою стоїть явище, яке вже стало українськими реаліями. Попри велику кількість «маніпуляцій» з боку «тролів», схема сама по собі досить зрозуміла й не нова: це явище зародилося в США задовго до того, як про нього заговорили в Україні.

Для прикладу, фізична особа, знаючи про бажання великої іноземної корпорації «зайти» на український ринок, реєструє в Україні на свої ім’я однойменну торговельну марку або отримує патент на корисну модель чи промисловий зразок. Потім вносить відповідні дані до Митного реєстру, що на сьогодні не потребує значних затрат часу та матеріальних ресурсів. Як наслідок – митниця призупиняє митне оформлення таких товарів, фактично унеможливлюючи їх подальше ввезення. Або й простіше – така особа реєструє на своє ім’я в якості промислових зразків речі, які давно увійшли у наш із вами побут й цим, фактично, отримує монополію на їх імпорт до України. Чого лише варті патенти на вішаки, лампочки, сірники та інші звичні для нас предмети. Й за такого стану речей в 90% випадків у правовласника не залишається іншого вибору, як придбати ліцензію на свій же об’єкт інтелектуальної власності у «троля», адже кожен день «простою» товару на митниці – це відчутні збитки для бізнесу.

В цьому контексті доречно згадати про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності №5699 від 23 січня 2017 року, який пропонує встановити додатковий критерій патентоспроможності промислового зразка – індивідуальний характер – поруч із єдиним сьогодні критерієм – новизною. Якщо відповідний закон буде прийнято, то це відчутно ускладнить життя патентних тролів, які тривалий зловживали тим, що новизна – єдиний критерій патентоспроможності промислового зразка, що робить отримання відповідного патента досить простим.

Втім, якщо явища паралельного імпорту, ні того ж патентного тролінгу, викорінити до кінця наразі не можливо, можна спробувати його мінімізувати. Для цього в Україні працює Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності.

Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності: як це працює

Згідно з положеннями розділу 14 Митного кодексу України, митні органи сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Так, працівник митниці може призупинити митне оформлення товарів на підставі даних митного реєстру або ж за власною ініціативою строком до 10 робочих днів. Протягом цього часу правовласник повинен звернутись або до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, або до митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення ще на 10 робочих днів. Якщо звернення до суду не відбулося, митниця продовжить митне оформлення товарів.

Отже, правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право подати до Державної фіскальної служби заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі – Митний реєстр). Інформація про об’єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в Митному реєстрі надсилається до усіх митниць України.

Станом на 20 лютого 2017 року, до Митного реєстру включено 3353 об’єкти інтелектуальної власності.

Процедура подачі та розгляду відповідної заяви регулюється Порядком реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 648.

Для включення об'єкта права інтелектуальної власності до Митного реєстру правовласник подає до Державної фіскальної служби України заяву за формою, наведеною у додатку до вищезгаданого Порядку. Така заява подається у паперовому та електронному вигляді. У разі подання Заяви в електронному вигляді з електронним цифровим підписом правовласника та електронних копій документів, завірених електронним цифровим підписом правовласника, заява та додані до неї матеріали в паперовому вигляді не подаються. Також Порядок містить перелік додатків до заяви.

Звертаємо увагу на те, що на практиці існують досить чіткі вимоги до довіреності (якщо заяву подає не безпосередньо правовласник). Поряд із необхідністю чітко зазначити всі права представника, пов’язані із охороною прав інтелектуальної власності на митниці, необхідно вказати зобов’язання відшкодовувати витрати митних органів, пов’язані із призупиненням митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав, належних особі, що видала довіреність.

Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом Державної фіскальної служби України у строк не більше 30 робочих днів з дати подання заяви.

З урахуванням строку, необхідного для підготовки заяви та додатків, а також 30-денного строку розгляду заяви, загальний строк процедури реєстрації займає не більше двох місяців та не потребує сплати зборів, внесення будь-якої застави, гарантійних платежів тощо.

Дискусія щодо вичерпання прав

Повертаючись до питання паралельного імпорту в Україні, необхідно розкрити суть дискусії, що точиться навколо так званого «принципу вичерпання прав».

В теорії прийнято виділяти три види такого вичерпання:

(1) національний принцип (право забороняти подальший продаж товару, що містить об’єкт інтелектуальної власності, вичерпується після введення його в цивільний оборот правовласником або уповноваженою ним особою (зазвичай - першого продажу), проте лише в межах території України,

(2) регіональний принцип (право вичерпується в межах певного регіону (найкращий приклад - Європейський Союз) та

(3) міжнародний принцип (перше введення товару в цивільний оборот правовласником або уповноваженою ним особою може бути здійснене на території будь-якої країни світу).

Повертаючись до практики, зазначимо, що найчастіше при імпорті товарів порушуються права на знаки для товарів і послуг, промислові зразки та корисні моделі. Рідше – на об’єкти авторського права. Втім, як не парадоксально, найбільш вдалим є формулювання Закону України «Про авторське право та суміжні права», а саме «якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди». Тобто, по суті, цей закон закріпив національний принцип вичерпання прав щодо об’єктів авторського права.

Закони України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» не містять прямої вказівки щодо того, де саме товари повинні бути введені в цивільний обіг для цілей застосування принципу вичерпання прав: на території України або на території будь-якої країни. Такий стан речей спонукає до дискусії прибічників обох точок зору, що, станом на сьогодні, вилилось в два законопроекти, що відображають різне бачення цього питання.

Зокрема, проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності №5699 пропонує закріпити принцип міжнародного вичерпання прав на законодавчому рівні. Так, пропонується доповнити абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» положенням про те, що товар під відповідною торговельною маркою може бути введений в цивільний оборот на території будь-якої країни світу. В цілому, закріплення міжнародного принципу вичерпання прав спрямоване на гармонізацію законодавства України із законодавством Євросоюзу, приводить його у відповідність до вимог Угоди про Асоціацію та Угоди TRIPS. В той же час, узаконюючи принцип міжнародного вичерпання прав, Україна, по суті, остаточно узаконює паралельний імпорт, що може викликати негативну реакцію зі сторони великих іноземних корпорацій-правовласників, які працюють в Україні, й, по суті, є ексклюзивними офіційними імпортерами своїх товарів в Україну.

Втім, сильний аргумент противників паралельного імпорту – те, що неофіційні імпортери ухиляються від сплати податків в державний бюджет.

17 листопада 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників № 5419. У цьому законопроекті міститься закріпити принцип національного вичерпання прав на знаки для товарів і послуг. Автори законопроекту стверджують, що існуючий стан законодавства не дає належних гарантій правовласникам, що держава зможе ефективно захистити їх права, а відповідно створює низку ризиків для суб`єктів підприємницької діяльності, що їх як майнові, так і немайнові права інтелектуальної власності будуть порушені; більше того, подібне нехтування та ігнорування державою необхідності забезпечення належних умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності створює вкрай непривабливий інвестиційний клімат в Україні.

На жаль, попри існування вищезгаданих законопроектів, обидва стосуються питання вичерпання прав на знаки для товарів і послуг, а питання щодо промислових зразків та корисних моделей відходять на другий план.

Що цікаво, суди апеляційної та касаційної інстанцій у своїх рішеннях схиляються до того, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

У постанові Рівненського апеляційного господарського суду від 2 лютого 2016 року у справі № 918/1141/15 (спір щодо ТМ «Kaeser») міститься наступне: «…вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця і має бути зафіксований у законі. Разом з тим, приписи ч.6 ст.16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав».

Це рішення було залишене без змін постановою Вищого господарського суду України від 12 квітня 2016 року. У питанні сірого імпорту країни світу поділилися на 2 табори: ті, хто виступають за та ті, хто проти паралельного імпорту. Так, в США паралельний імпорт узаконено й на полицях магазинів можна знайти й «легально» завезені товари, й так званий паралельний імпорт. Тобто, покупець може обрати одну з двох опцій: придбати «офіційний» товар, на який розповсюджується офіційна гарантія від виробника, але за вищою ціною, або ж відмовитись від подальшого гарантійного обслуговування товару, але придбати його за меншу ціну. Подібна ситуація має місце й у країнах Євросоюзу. Паралельний імпорт офіційно заборонений у Російській Федерації, втім, розповсюджується така заборона лише на товари, що ввезені із комерційною метою, а не для власного споживання.

Опубліковано: "Юрист і Закон", №09, 03.03.2017-09.03.2017