商标侵权,并不是一个新鲜的话题。商标法第五十七条规定了商标侵权的多种形式,其中较为常见的是第一项规定"未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的"纯假冒行为和第二项规定的"未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的"山寨行为。这些传统类型的侵权行为的共同特点是侵权成本低,侵权人没有经过缜密的谋划,只是对他人已注册商标的照抄或者经过简单变形的山寨行为,较容易被商标权人发现、制止。

近期,我们注意到在多个知名运动类品牌与侵权人的商标侵权诉讼中,出现了新的商标侵权形态。这些案件中的侵权人都经过缜密的策划,从近似商标的注册,不规范使用其注册商标,全方位抄袭权利人的商标、专利、版权、装潢等权利,到虚假宣传自身品牌企图包装成为国外知名品牌或与权利人存在某种关联等行为,侵权人已经将侵权行为上升到了新的高度。

本文将以斯凯杰美国公司诉斯哌纹奇体育用品有限公司及泉州博海鞋业有限公司侵犯注册商标专用权以及不正当竞争一案为基础,结合安德阿镆有限公司诉福建省廷飞龙体育用品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案和纽巴伦(中国)有限公司诉广州新百伦领跑鞋业有限公司、北京市上品商业发展有限责任公司侵害商标权及不正当竞争案,对这种新形态的商标侵权予以探讨,并结合实际经验给出应对策略。

一、 斯凯杰美国公司诉斯哌纹奇体育用品有限公司及泉州博海鞋业有限公司侵犯注册商标专用权以及不正当竞争一案案件背景

斯凯杰美国公司(以下简称为“斯凯杰公司”)旗下的“SKECHERS”、“斯凯奇”以及“S”系列鞋类品牌在中国享有较高知名度,深受中国消费者的青睐。斯凯杰公司在中国注册了多个“S”系列的注册商标。侵权人斯哌纹奇公司利用了斯凯杰公司产品的知名度,故意不规范使用其注册商标“”,并抄袭斯凯杰公司知名商品特有的装潢,导致消费者误以为其斯哌纹奇品牌与斯凯杰公司存在一定的联系,混淆消费者的视线,损害消费者和斯凯杰公司的合法权益。

斯凯杰公司为捍卫自身合法权益,保护消费者的利益,向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼,并在一审的不利判决作出后[1],提起上诉。最终,福建省高级人民法院做出的二审判决支持斯凯杰公司提出的主要诉讼诉求,认定斯哌纹奇公司侵权恶意明显,商标侵权行为与不正当竞争行为成立,须停止侵权并赔偿斯凯杰公司人民币300万元。[2]

二、 运动类品牌商标侵权新形态的特点

值得我们注意的是,近期包括斯凯奇案在内的多个案件,不同程度的揭示了近期运动类品牌商标侵权的新形态。这类案件存在以下诸多相同的特点:

首先,此类案件的原被告双方生产、销售的均是运动类产品,主要涉及的产品类型均为鞋类产品,这类产品价值不高,消费者在购买商品时不会施加太高的注意力。

其次,��案商标的突出部分主要为单一图形或字母,容易被消费者所记忆和选择。

再次,侵权人均辩称其所使用的是其注册或经他人许可使用的商标,但实际上侵权人使用的标识均刻意淡化与被侵权人注册商标显著不同的部分,突出与被侵权人注册商标相同或近似的部分,从而达到误导相关公众、混淆商品来源的目的。

最后,侵权人的恶意不仅表现在单一侵权标识的使用,还实施了其他攀附被侵权人商誉的行为,如对原告商品包装、装潢、经营模式的全面抄袭,以及在宣传中暗示其与被侵权人存在关联等不正当竞争行为。

本文将以斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司一案为主,结合近期其他同类案件,针对运动类品牌商标侵权的新形态的特点进行逐一分析。

(一) 与知名品牌在先注册商标近似的商标的申请与注册

此类案件的侵权人的主要目的就是企图为其筹划已久的侵权行为披上合法的外衣。而侵权人的注册商标,就是这层重要的外衣。在多个案件中,我们发现侵权人往往通过对知名品牌的在先注册商标进行加工处理,增加部分设计后申请注册,从而通过商标局的审查,成功注册商标。此外,还有一个值得关注的现象就是商标的注册申请人与侵权产品的实际生产、销售方并非同一主体。侵权人通过其控制的多个关联公司,由其中一个主体申请商标,并在商标获准注册后许可给其控制的另一个关联主体进行实际使用。这一行为的目的非常明确,就是在日后被诉侵权时,以其使用的商标具有合法的来源等进行抗辩,企图达到混淆视听的目的。

以斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司一案为例,本案中的另一被告,同时也是斯哌纹奇公司的关联方泉州博海鞋业有限公司,精心设计并申请注册第13306821号""商标。虽然该商标在诉讼过程中已经被商标评审委员会认定为无效商标,但在申请注册之初,经过侵权人的谋划和精心的设计,第13306821号""商标还是成功获得了注册。随后,泉州博海鞋业有限公司将上述商标授权给斯哌纹奇公司使用,并在斯凯杰公司与斯哌纹奇公司的侵权诉讼进行的过程中,直接将上述商标转让给了斯哌纹奇公司。由此可见,其在最初申请时的目的就是交由斯哌纹奇公司进行实际使用。至此,侵权人也完成了其整个侵权计划的第一步,取得了看似合法的权利的外衣。不仅如此,根据商标局官网查询结果显示,2016年至2017年,斯哌纹奇公司在第25类商品"鞋"等类别还申请了多枚含有"S"的商标。

除上述案件外,我们还在安德阿镆有限公司诉福建省廷飞龙体育用品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案和纽巴伦(中国)有限公司诉广州新百伦领跑鞋业有限公司、北京市上品商业发展有限责任公司侵害商标权及不正当竞争案中发现了侵权人的类似的做法。安德阿镆诉廷飞龙公司一案中[3] ,廷飞龙公司通过自己申请注册、从他人处受让或从他人处获得许可等方式获得了"",""及""商标的相关权利。这些商标都是对安德阿镆公司在先注册的""和""系列商标的模仿,意图为自己日后的刻意混淆性使用的行为提供法律基础。在纽巴伦诉新百伦领跑一案中[4],我们也发现新百伦领跑公司通过其关联公司注册了""商标,意图与纽巴伦公司在先注册的""商标造成混淆。

虽然这些侵权人试图通过对近似商标的注册为自己的侵权行为披上"合法的外衣",但在实际使用这些"注册商标"时,却进行有意的改动,其侵权的恶意显露无疑。

(二) 对注册商标的不规范使用

商标法第五十六条规定:“注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”对于注册商标的使用,应当严格按照已注册商标的完整形态依法予以使用。商标法第四十九条规定:“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。”可以看出,商标法中对于注册商标的不规范使用的笔墨不多,处理方式也主要是由地方工商行政管理部门责令限期改正,严重的才由商标局撤销其注册商标。

值得关注的是,在《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款中规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的, 人民法院应当受理。”从以上司法解释可以看出,在案件涉及后注册的商标与在先注册商标是否近似的问题时,一般要求通过商标行政程序予以处理。但当不规范使用注册商标的行为,导致实际使用商标的行为已经不能认为是对注册商标的使用,而是对全新标识的使用,并且该标识可能与他人在先注册的商标构成近似,造成混淆的情况下,法院应当受理此类案件,并对不规范使用的标识是否构成商标侵权依法进行审理。我们发现,实践中存在大量类似的情形。虽然侵权人打着使用注册商标的旗号,但当我们将关注点聚焦于侵权人商标的实际使用形态时,往往会发现侵权人采取各种手段将其注册商标以“改变显著特征、拆分、组合”的方式进行使用,本质上已经构成了对一个新的、未注册的标识的使用。而这一“新的标识”与其他权利人在先已注册的商标高度近似,从而达到侵权人混淆消费者视线的目的,搭上知名品牌的“便车”,提高自身产品的销售,获取非法利益。

以斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司一案为例,斯哌纹奇公司在实际使用其被授权使用的第13306821号“”商标时,故意改变其注册商标中右上角三个小点和背景盾牌,或将盾形背景与右上角三个小点与鞋面颜色完全混同的方式,或直接使用没有盾形和三个点的单纯的“S”字母,以达到只突显“S”字母的目的,使相关公众难以区分斯哌纹奇公司实际使用的标识与斯凯杰公司在先注册的“S”系列注册商标。斯哌纹奇公司打着使用注册商标的旗号,行恶意侵权之实,最终被福建省高级人民法院认定其对“”商标的实际使用方式,容易导致与斯凯杰公司在先注册的“S”系列商标相混淆,其行为构成商标侵权。

在安德阿镆诉廷飞龙公司一案中,福建省高级人民法院在一审判决中认定,被告廷飞龙公司所使用的“”,主要部分为上下对称的中间图案,其视觉上呈现两个“U”(或者两个n)、两边竖线较粗、中间横线较细、上下结构未交叉的图案,该图案周围有四分之三圈麦穗围绕,麦粒空心颜色不明显。原告安德阿镆公司的商标“”呈上下对称结构,由两个“U”交叉组合成,两边线条明显粗,中间线条较细,具有显著性。二者的主要部分及整体视觉效果近似。此外,比较廷飞龙公司使用的“UNCLE MARTIAN”标识和安德阿镆公司的商标“”,二者均由图形和英文上下两部分组成,整体结构近似,上部分图形也近似,加上被告廷飞龙公司刻意对环绕麦穗图案作淡化处理,相关公众只施以一般注意力,易对商品来源产生误认,二者构成近似。还有,廷飞龙公司对“”标识的使用亦存在上述侵权特点。

在纽巴伦诉新百伦领跑一案中[5],一审法院北京市丰台区人民法院认为虽然注册商标“”中的五角星颜色与斜体“N”字母也存在一定差别,但五角星图案总体较为明显,具有较高的识别度。相比之下,被告新百伦领跑公司所使用的斜体“N”及五角星标识均突出使用了“”商标中的主要识别部分字母“N”,不同程度上淡化了其标识中的其他显著要素即五角星图案,涉案商品以改变注册商标显著特征的方式使用该标识,且从涉案商品整体来看,向原告纽巴伦公司注册商标靠近并混淆商品来源的主观意图明显。涉案商品所使用的斜体“N”及五角星标识与“”商标构成近似,足以造成混淆,侵害了纽巴伦公司的注册商标专用权。北京知识产权法院对该案作出二审判决,认定涉案商品所用斜体“N”及五角星标识均突出使用了商标中的主要识别部分字母“N”,同时淡化了上述标识中的五角星图案等要素,其标识整体与商标构成近似,足以造成消费者混淆误认,构成商标侵权。

由以上案件可以看出,虽然侵权人经过一系列的准备,为自己的侵权行为包裹了一层“合法的外衣”,但法院审理的过程中,将目光聚焦在侵权人实际使用的标识,并结合侵权人的一系列行为的意图,综合判断其行为是否构成商标侵权。

(三)对知名品牌的专利、版权、知名商品包装、装潢、经营模式等全面抄袭并通过虚假宣传行为攀附知名品牌商誉

除上述申请注册近似商标及不规范使用商标的行为以外,我们还注意到侵权人对知名品牌进行了全方位的模仿,侵犯了权利人多项在先权利。除商标外,多个案件中的侵权人还对权利人在先的外观设计专利、版权、知名商品的包装、装潢,甚至是经营模式进行了全面的抄袭。在不规范使用商标的基础之上,企图从多个角度将自己的品牌与知名品牌进行混淆,分散消费者的注意力,迷惑潜在消费者,从而达到攀附知名品牌商誉的目的,进而达到获取不正当利益的目的。与此同时侵权人还通过虚假宣传,虚构品牌来源、发展历程、品牌主体,企图将自身包装成具有悠久历史的国外知名品牌,试图制造与知名品牌的某种联系,获取非法利益。

在斯凯杰公司诉斯哌纹奇公司一案中,斯哌纹奇公司不仅不规范使用其“”商标,还抄袭了斯凯杰公司“D’LITES”鞋款的特有装潢,并在全国各地的门店内使用了斯凯杰公司进行著作权登记的中的字母。更有甚者,斯哌纹奇公司的法定代表人曾德强还多次申请了关于“鞋”的外观设计专利。其中的第201530379739.3号“鞋”专利,被专利复审委认定与斯凯杰公司的在先设计“整体形状、结构、图案设计等的基本相同形成了较为一致的整体视觉印象”,并据此宣告该专利无效。由此可见,斯哌纹奇对斯凯杰公司所有的SKECHERS系列品牌进行了全方位、多角度的抄袭,“傍名牌”、“搭便车”之恶意非常明显。

与此同时,斯哌纹奇作为���个国产品牌,还通过虚假宣传,将自己包装成一个于1945年始创于英国曼彻斯特的国外知名品牌,其目的就是为了与斯凯杰公司的知名品牌进行攀附,误导消费者,进而获取不正当利益。

三、运动类品牌商标侵权的新形态的应对策略

(一)揭开“合法的外衣” ,聚焦商标实际使用形式

首先,对于可能造成消费者混淆的近似商标,权利人应当加强对此类商标申请的监控,力争在申请阶段通过行政程序阻止此类商标的注册,避免日后可能造成的大规模侵权行为。我们大胆预测,若上文提及的三个案件的侵权人据以抗辩的注册商标在申请阶段就被在先权利人通过商标异议等程序阻止注册,其后续的侵权行为就可能不会发生,至少会予以收敛。

其次,一旦发现侵权人通过不正当使用注册商标的形式侵犯了权利人的商标权,一定要及时采取行动,制止侵权行为。在维权过程中,定要聚焦侵权人实际使用商标的形式,通过大量的证据,戳穿侵权人使用注册商标的谎言,撕开侵权人预先创设的“合法的外衣”,直达其侵权行为之本质,对侵权人予以当头痛击,依法维护消费者和权利人的合法权利。

(二) 多角度、多权利、全方位维权

如上文所述,新的侵权形态不仅包括对注册商标的不规范使用,还包含了对知名品牌全方位的抄袭。鉴于此种情况,权利人在维权时不仅要抓住侵权人对商标的实际使用的形态,更要结合自身的多种在先权利,包括但不限于专利、版权、知名商品的包装、装潢等,对侵权人发起多角度、多权利、全方位的维权行动,让多个权利相互支撑,充分揭示侵权人的恶意,从而达到制止侵权行为的目的。

(三) 不懈努力,坚定维权

随着我国知识产权立法、司法、执法环境的不断完善,对知识产权依法保护的程度也上升到了一个新的高度。在这样的大背景下,在巨大不正当利益的驱使下,侵权人的侵权行为也在不断进化,并且在近一个时期上升到了一个新的高度。面对侵权人历时多年,缜密布置的一系列侵权行动,权利人在维权初期难免遇到极大的困难。但权利人应当坚信,只要不懈努力,坚定维权,必将能够制止侵权人的一切侵权行为,依法维护消费者和权利人的合法权益。