美国专利商标局计划于2017年3月21日生效一项新规定。该新规定扩展了对申请后使用声明的真实性进行测试的依据,旨在提高商标注册的准确性和完整性的。该规定已正式自2012年起实施小规模试验。

根据新规定,美国专利商标局可以通过要求提供与注册中确定的商品/服务相关的商标使用的额外证明来回应提交的使用声明。额外证明可以以信息,展品,誓章或声明,以及使用样本的形式提供。注册人,如不能为特定商品/服务提供额外使用证明,或不能提供可接受的合理未使用声明,将被建议从注册中取消这些商品/服务以及其他由这个商标代表但不再提供的商品和服务。

根据“兰汉姆法”第8条和第71条,登记持有人必须在注册后的第五年和注册后的每十年提交使用声明,以保持注册的有效性。恰当的声明要可以验证该商标仍然在注册中列出的商品/服务中使用,并附有在注册中列出的每个类别中的一种商品/服务的使用样本,或者能提供一个合理未使用声明。

在实施这一新规定之前,美国专利商标局只能够要求,对于提交的声明本身进行适当审查,提供所需的额外文件。因此,过去许多注册人提交使用声明,并在每个类别中提供了一个单独的样本,而没有取消该商标注册下其他不再提供的商品/服务。由于这个原因,此类注册至少有部分商品/服务是无效的。这些是美国专利商标局寻求减少的“朽木”登记。

“朽木”登记可以由竞争对手根据现行规定通过行政取消程序或法庭来提出挑战。然而,这些挑战对挑战者而言是昂贵的。“朽木”会一直存在,直到挑战者采取行动为止。新政策旨在主动减少这些问题。消除注册的“朽木”也将便利在通过新标记之前进行的尽职调查。因为发现一个潜在的具有混淆性的相类似的“朽木”商标可能会导致一方承担不必要的费用和负担来调查该注册商标的实际使用信息,或致使一方决定不采纳拟议的商标而重新寻找另一个商标。

在通过此最终规定之前的试点方案中,美国专利商标局随机选择了500份使用声明进行额外的审查,发现在其中有略超过一半的声明,其最初提交的版本涵盖了当前并不提供的商品/服务。这其中三分之二以上注册人通过减少商品/服务清单来维续注册; 而其余未回复的注册则被取消。

美国专利商标局计划对今年提交的约百分之十的使用声明实施新规定,并可能在此之后扩大实施范围。为了降低符合新规定的额外使用证据要求的费用,当提交使用声明来维续商标注册时,注册人可以为注册中列出的尽可能多的商品/服务收集和提交使用证据,并优先删除此商标下不再使用的商品/服务。美国专利商标局认为,通过这样做,注册人将减少在新规定下被要求提供额外使用证明的可能性。