三、典型案例

作为典型的试验学科,生物技术领域可预见性低,在专利审查中常常出现针对技术效果可预期程度的争议,例如,审查员可能主张发明的技术效果是无法预期的从而权利要求得不到说明书的支持,或者相反,在本领域仅存在原理性的教导或不具有具体指向的普遍技术需求的情况下,认为现有技术给出了改进动机,且技术效果能够合理预期。而这种相对主观的审查意见在没有确实的证据的情况下却很难成功反驳。以下仅举数例说明上述情形:

1、说明书未例证的生物序列的技术效果的可预期性

某案权利要求保护一种亲本芽孢杆菌α-淀粉酶的变体,其中的亲本α-淀粉酶显示出与针对具有分别在SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.2、SEQ ID NO.3或SEQ ID NO.7中所示的氨基酸序列之一的α-淀粉酶产生的抗体的免疫交叉反应性,其中所述的变体α-淀粉酶含有对应于序列号SEQ ID NO:1中R181+G182的氨基酸的缺失,且相对于亲本α-淀粉酶,所述的变体α-淀粉酶具有增加的热稳定性。审查决定认为权利要求所限定的范围除了在对应于SEQ ID NO:1中R181+G182包含双缺失外,还可以包含任意额外突变,而蛋白质的生物活性取决于以氨基酸序列为基础的空间结构,某些位置的氨基酸突变有可能影响该蛋白的生物学活性,因此若变体含有RG双缺失以外的其他突变,有可能影响α-淀粉酶的热稳定性乃至生物学活性,故本领域技术人员无法预先确定除RG双缺失外,还有哪些包含了额外突变的α-淀粉酶变体具有提高的热稳定性,因此审查决定认定权利要求得不到说明书的支持。而该案的同族申请在欧美日均未因开放式权利要求涵盖了例证之外的序列而不予授权或宣告专利权无效。

2、普遍的技术需求是否提供改进动机

某复审案涉及在人类细胞靶核酸序列上引入双链断裂的方法,驳回决定指出化脓性链球菌CRISPR-Cas9系统进行靶DNA的双链断裂的原理已被现有技术公开,Cas9核酸酶的功能已经清楚,同时,使用基因编辑技术能够对目标基因进行编辑,实现对特定DNA片段的修饰等目的,将基因编辑技术从体外、原核细胞拓展到真核细胞从而使该技术得到更广泛的应用属于本领域技术人员的普遍追求,本领域技术人员有动机将该系统用于对真核细胞靶核酸序列上引入位点特异性双链断裂以获得更为广泛的应用,同时,真核细胞的核DNA存在于细胞核内,核定位序列可以使Cas9蛋白进入细胞核对核DNA进行切割,因此,在真核细胞中设计核定位序列对目标蛋白进行核定位属于本领域的常规技术手段;尽管原核细胞和真核细胞存在差异,但本领域技术人员仍然有动机将该CRISPR-Cas9系统用于真核细胞,并具有合理的成功预期,其效果也并非是预料不到的。即审查员基于使用CRISPR-Cas9系统断裂双链的原理已知,且将基因编辑技术从体外、原核细胞拓展到真核细胞为本领域普遍需求,过程中涉及的手段为常规技术为由,即认为本领域普通技术人员有动机将所述基因编辑系统自原核细胞转用于真核细胞且有成功的合理预期。尽管本案最终驳回决定被撤销,但复审合议组并未否定驳回决定中上述评述意见。在另一同样涉及基因编辑工具CRISPR/Cas9系统的专利申请的审查过程中,审查员曾基于现有技术中描述的原核CRISPR/Cas9系统认为可由该原核系统预期真核系统的效果,据此主张发明不具备创造性。

这种审查意见代表了生物技术领域专利申请创造性审查中的一个倾向,即在现有技术仅提供了某种可能性的情况下即认为存在成功的合理预期,从而低估发明的技术贡献,变相提高了创造性的审查标准。

四、基于审查和审判实践的专利申请和保护策略与建议

如前所述,尽管得益于生物技术的快速发展,新技术不断涌现,生物技术领域尤其是新兴热点领域的授权率总体上高于其它领域,但作为典型的试验学科,生物技术领域专利在审查过程中仍因可预见性差,审查的主观性较强,从而存在低估发明高度的情况。同时,影响生物技术领域专利审查的一些考量因素如社会伦理等会随着技术的快速发展和人类认知水平的提高而较快的发生变化,这种快速变化也使得专利审查的政策和标准会有相对更为频繁的变化。例如,为了因应技术创新和社会发展的需要,最新版的《专利审查指南》变更了有关胚胎干细胞基于专利法第5条的审查标准1。而及时、准确的理解和把握这种审查审判动态以因应这种变化是重要的,将有助于申请人(或专利权人)顺利获得、维持其专利权,保护其合法权益。限于篇幅,以下仅从试验数据与说明书的充分公开、生物序列的支持问题、以及创造性评价中的技术启示三个条款和视角分析该领域的审查审判动态,并基于此提供一些应对的策略和建议。

1、试验数据与说明书的充分公开

由于生命活动的极度复杂性,对于生物技术领域发明能否成功实施的可预见性更低,尤其需要借助于试验数据来验证。同时,生物技术领域发明用于获取试验数据的试验方案在设计上更加复杂,仅从说明书中记载的文字内容来评估试验结果(例如真实性)也更为困难。审查实践中,基于行政成本和可操作性方面的考虑,审查员通常本着相信申请人的原则认可试验数据的真实性和证明力,除非发现该试验数据在试验设计和/或试验结果上存在较为明显的足以质疑其真实性的缺陷,且申请人无法给予合理的解释和澄清。即使在专利权无效宣告程序中,基于信赖利益保护等方面的考虑,举证责任也更多地分配给主张试验数据存在缺陷的无效宣告请求人,如果无效宣告请求人不能提供足以否定发明技术效果的证据,且陈述的理由也不足以使合议组产生合理怀疑,合议组仍将倾向于相信说明书中该试验数据的证明力从而维持专利权有效。即便说明书中记载的试验数据存在些许瑕疵,合议组通常也会善意地去理解和解释,除非这种瑕疵已经明显到了无法自洽的程度。

然而,原专利复审委员会在桂哌齐特一案中两审败诉后,这样的状况在发生着微妙的变化。该案中,一审法院认为说明书中提供的有关死亡率和取食量的试验结果不合常理,且在无法提供原始试验报告的前提下,四环公司针对死亡率、取食量的解释均有悖常理,因此对于说明书中记载的试验数据的真实性和证明力不予采信,认定说明书公开不充分,撤销了原专利复审委员会作出的无效宣告审查决定,二审判决则维持了一审判决2。该案判决将促使包括复审和无效审理部在内的专利局各部门在以后的发明专利实质审查和后续复审无效案件的审理中,进一步加强对说明书中记载的试验数据在形式和实体上的全面审查,包括无效宣告请求人在内的利害关系人也会以审视的目光关注专利文件中记载的试验数据,导致专利申请即便获得授权也难以就此高枕无忧。因此,对于尚未提交的专利申请,应当审视欲借助试验数据证明的事项与发明目的或发明欲达到的技术效果的对应性、试验设计的逻辑合理性、以及试验结果的合理性和可信度,虽然不要求说明书对试验实施例的记载要面面俱到,但对于与发明点或者说发明所作技术贡献直接相关的内容,仍应做到尽可能清楚、完整地记载,其它未记载的内容应当属于本领域技术人员所能掌握的普通技术知识,或者在遭到质疑时能够确实提供证据予以澄清;而对于已经提交的专利申请或者已经授予的专利权,如果被质疑试验设计不合理或试验结果不可信,则只能尽可能通过举证或充分说理来说明未记载内容的非必要性以及说明书中载明的试验设计及其结果的合理性,如有可能应提交原始试验记录予以弥补和佐证。

2、生物序列发明的支持问题

生物技术领域的研发投入大、难度高、风险大、回报周期长,在获得专利权之后还存在保护难度大、易于规避的问题。例如,如果专利权利要求仅保护特定序列的核苷酸、蛋白质、抗体等,则很容易通过改构、选择高同源性序列等方式予以规避。但是,由于生物序列可变位点众多且位点改变之后的效果难以预期,因而,对于所允许的保护范围,中国的专利审查曾经在较长一段时期采取了较为严苛的标准,也因此引发了创新主体及专利代理行业的诟病。在此背景下,前专利复审委员会相关处室专门组织人员对此进行了深入研究,从立法宗旨出发,区分不同情形并结合一些典型案例,分别从原则和实操层面对专利法第二十六条第四款在生物序列发明上的适用提供了更具操作性的审查建议。即分别针对涉及生物序列的权利要求几种常见撰写方式,给出了具体的审查思路和判断规则。此外,为了统一审查标准,国知局也针对特定细分技术领域如涉及抗体序列的发明出台了一些审查标准。近几年的司法审判也以指导案例的方式对如何合理确定生物序列发明的保护范围提供了指引3

上述针对生物序列发明从专利审查的视角提出的审查思路和规则以及司法实践的指引,无疑对此类发明专利的申请和保护提供了很好的视角和手段。例如,对于结构基因或其编码蛋白质序列,如欲将其保护范围扩展至实证范围之外,则应尽可能在说明书中通过理论阐释和/或针对性的例证来明确其序列结构与功效之间的关系,使裁判者确信权利要求概括的范围属于本领域技术人员按照说明书的指引或者基于本领域普通技术知识的教导,通过常规实验即可选择或验证的;如欲通过同源性/同一性、功能、来源特征来限定权利要求的保护范围,则要求说明书或现有技术对序列的结构与功能之间的对应关系已经予以明确的揭示。

3、创造性评价中的技术启示

当前,国家知识产权局推行“三性”评判为主线的全面审查政策,目的是对专利申请应否授权和应当授予何种范围权利及时做出实质性的回应4。在该审查政策的引导下,创造性成为了目前专利审查中的最常用条款,创造性判断中的每个环节也因此被置于放大镜下仔细审视和讨论。例如,说明书充分公开与创造性条款之间的关系、最接近的现有技术的选择及其适格性、在不改变证据组合的基础上变换最接近的现有技术对创造性结论的影响、所取得的技术效果的认定、未认定或错误认定发明实际解决的技术问题时的处理方式等等,都在各种场合被研究和讨论过。

针对创造性评价中从程序到实体、从事实认定到法律适用的一系列问题,复审程序与诉讼程序的关注点和处理方式上存在较大差别,因此需要针对不同程序的特点以不同的方式和思路来应对。例如,作为专利申请被驳回后的救济措施,复审程序同时也是专利行政审批程序的延续,因此更加关注驳回决定中创造性争议最终在实体上的解决,对于驳回决定中存在的一些微小的程序或实体瑕疵,如果未达到因此导致审查结论错误的程度,则一般不会仅因这些微小的程序或实体瑕疵而撤销驳回决定,而会在弥补和完善的基础上维持驳回决定。而诉讼程序则与之不同,诉讼程序在关注实体结论的同时,也同样关注复审决定作出过程中出现的程序或其它非结论性的错误,并有可能以此为由撤销复审决定。例如,先前有不少判决仅以对现有技术公开的内容、区别特征、实际解决的技术问题认定错误为由而撤销复审或无效决定,即便创造性的最终结论可能是正确的。因此,仅出于诉讼策略方面的考虑,关注这些审查过程中的程序或实体瑕疵也未尝不可。然而,值得注意的是,最高人民法院在最近做出的判决中指出:在难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题的情况下,“应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身,而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题”5。这意味着司法实践也将更加注重实体结论,而不希望过多纠缠于过程,避免程序震荡。既然最高法院在判决中给出了如此的指引,且对实际解决的技术问题的概括仁者见仁智者见智,时常因措辞的不同导致争议,那么在后续的审查中,复审和无效审理部的审查很可能会更加注重对直接影响创造性结论的技术启示的考察,而进一步淡化对实际解决的技术问题的认定。

此外,如前所述,尽管生物技术领域授权率相对较高,但就目前的审查实践来看,少数案件中对有关技术启示的考察仍有一定的偏颇之处,即表现为将抽象的技术需求视为具有具体指向性的技术教导,从而低估发明的技术贡献。在生物技术领域,在发现一些重要的生物机理后,科研工作者通常会预测其在医疗或其它场景下可能的应用及其前景并第一时间宣传报道,但由于生命活动极其复杂难料,事实上这种发现距离真正的临床应用尚有很多工作要做。例如,如果只考虑基因编辑和细胞治疗的概念和原理,则其大约于上世纪80-90年代即已出现,然而,具体到CAR-T这种细胞治疗技术最近才被批准用于临床,基因编辑则仍未能应用于临床。包括CAR-T技术和基因编辑在内,目前以及可预见的将来仍将致力于克服其在临床应用上的缺陷或不足,例如寻找各种更为有效的基因编辑工具、克服脱靶效应、解决CAR-T细胞在体内的持续增殖或副作用等。而这些工作都是推动一个概念或构思走向实际应用的创造性劳动,理应承认其技术贡献。司法实践亦主张,面对所要解决的客观的技术问题,本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段,而不是抽象的想法或者一般的研究方向6。因此,对于案件审理中出现的低估发明技术贡献的倾向,应通过积极举证和充分说理设法使得裁判者了解和体会领域的特殊性,真正做到站位本领域普通技术人员。

五、总结

生物技术领域是一个快速发展的技术领域,总体上看,该技术领域的专利申请量二十年来经历了快速持续的增长,而其中的一些特定细分技术领域,例如CAR-T技术和基于CRISPR的基因编辑技术由于是近些年发展起来并成为技术和社会热点的,因此专利申请量在近些年才有了大幅的提升,还有些细分领域的申请量随着社会突发事件如疫情的出现和消失出现明显的增减。由于生物领域技术更新发展快,能够影响其新颖性或创造性的现有技术相应较少,体现在专利申请的授权率上高于其他技术领域,进一步地,涉及技术突破的专利申请例如本文涉及的CAR-T技术和基于CRISPR的基因编辑技术的专利申请相对于生物领域的总体授权率则明显更高。

由于涉及社会伦理等复杂考量因素,以及技术发展更快且可预见性更低,因此,生物技术领域相对于传统化学领域存在更多的特殊性。这种特殊性在专利审查方面主要体现为审查政策和审查标准相比较而言更为频繁的变化,因此需要对该技术领域的审查动态有及时、准确的理解和把握。本文以试验数据与说明书的充分公开、生物序列的支持问题、以及创造性评价中的技术启示三个条款或视角介绍并分析了当前的专利审查审判动态,并相应提供了一些应对策略和建议。即,关于试验数据,建议对于尚未提交的专利申请应当基于试验设计和试验结果的完整性、合理性来完善申请文件的撰写,对于已提交申请或已获授权的专利,在被审查员或公众质疑时,通过举证或充分说理来说明未记载内容的非必要性以及说明书中载明的试验设计及其结果的合理性,可能的话提交原始试验记录予以弥补和佐证;对于涉及生物序列的专利保护范围,应准确理解和把握专利局当前的审查思路和规则和司法实践的指引;针对创造性问题,根据案件所处的不同阶段,适当采取差别化的应对思路和策略,另外,对于案件审理中出现的低估发明技术贡献的倾向,应通过积极举证和充分说理设法使得裁判者了解和体会领域的特殊性,真正做到站位本领域普通技术人员。

参考文献

1、《专利审查指南》,2020年2月1日实施版,国家知识产权局。

2、北京知识产权法院(2017)京73行初5365号行政判决,北京高级人民法院(2018)京行终2962号行政判决。

3、最高人民法院(2016)最高法行再85号行政判决(入选2016年最高法院知识产权保护指导性案例).

4、郑慧芬,强化专利审查政策引导,助力提质增效,人民网知识产权频道,2019.12.18。

5、最高人民法院(2018)最高法行再33号行政判决。

6、最高人民法院最高知行终字第127号。