商标申请人的基础注册商标拥有较高的市场声誉和知名度,商标申请人再在相同或类似商品上申请注册与基础注册商标相近似的商标(被异议商标)。他人提出异议,但并未提交引证商标的使用或知名度证据。当相关公众会将被异议商标与基础注册商标及其权利人联系在一起时,可以认定被异议商标与引证商标不构成近似商标,使用在相同或类似商品上不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认。

欧普照明股份有限公司(以下简称欧普公司)的第1424486号注册商标(图一)被认定于2001年11月已经成为灯、闪光灯管商品上的驰名商标。

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图一

欧普公司的第1714252号商标(图二)于2000年12月27日申请注册,于2002年2月14日核准注册,核定使用商品为第9类的灯光调节器(电)、变压器、整流器、光电开关(电器)、电源材料(电线、电缆)、电器插头、报警器、电熨斗、闪光灯(信号灯)、电视机。

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图二

2004年12月21日,欧普公司申请注册第4426515号商标(图三)(被异议商标),指定使用商品为第9类的灯光调节器(电)、变压器、整流器、光电开关(电器)、电源材料(电线、电缆)、电器插头、报警器、电视机、电开关。

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图三

张某对第4426515号商标提出异议,认为该商标与自己2004年11月8日在先申请的第4350090号商标(图四)构成相同或类似商品上的近似商标,不应核准注册。2010年7月11日,国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)作出(2010)商标异字第14172号《“OPPLE及图”商标异议裁定书》,裁定张某所提异议理由不成立,被异议商标核准注册。

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   图四

张某不服,向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)申请复审。其复审理由除了认为被异议商标与其自己的第4350090号商标(引证商标一)构成相同或类似商品上的近似商标外,还认为被异议商标与他人的第734845号注册商标(图五)(引证商标二)构成相同或类似商品上的近似商标。第734845号商标(图五)由上海亚明灯泡厂有限公司于1993年8月9日申请注册,1995年3月14日核准注册,核定使用商品为第9类的镇流器、触发器。

图五

2012年10月29日,商评委作出商评字[2012]第44238号《关于第4426515号“OPPLE及图”商标异议复审裁定书》(以下简称第44238号裁定)。该裁定认为,被异议商标与引证商标一、二均不构成相同或类似商品上的近似商标,被异议商标予以核准注册。

张某不服第44238号裁定,认为被异议商标与引证商标一、二构成相同或类似商品上的近似商标,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。该院通知欧普公司作为第三人参与本案诉讼。

北京市第一中级人民法院认为,被异议商标与引证商标一未构成类似商品上的近似商标。但是,被异议商标指定使用商品与引证商标二核定使用商品构成相同或类似商品。引证商标二的显著部分是“OPPEL”,其组成要素是五个英文字母,被异议商标为“OPPLE及图”商标,其中“OPPLE”五个字母构成被异议商标的主要识别部分,且并无固定含义。将被异议商标与引证商标二进行对比可见,被异议商标主要识别部分与引证商标二的组成要素相同,只是最后两个字母的顺序不同,两商标在整体视觉效果、呼叫等方面近似,如若并存于市场,容易导致相关消费者认为被异议商标与引证商标二在商品来源上存在某种特定联系而混淆误认。被异议商标与引证商标二构成类似商品上的近似商标。该院于2013年9月11日作出(2013)一中知行初字第1342号《行政判决书》(以下简称第1342号判决),判决:一、撤销第44238号裁定;二、商评委重新作出异议复审裁定。

欧普公司和商评委均不服,上诉于北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院认为,欧普公司的“欧普OPPLE及图”商标在2001年以来在灯、日光灯管商品上获得了较高的市场声誉和知名度,灯具与镇流器、开关等商品属于使用上的配套产品,存在密切关联;与被异议商标近似且核定使用商品与被异议商标指定商品相同的第1714252号“OPPLE及图”商标也早已获准注册,在欧普公司的前述商标标志极为近似的情况下,相关公众会将被异议商标与欧普公司及其在先注册的商标联系在一起。张某虽然提出引证商标二作为被异议商标的在先注册障碍,但并未提交引证商标二的使用、知名度等证据,而基于现有证据能够认定被异议商标与欧普公司存在联系的情况下,可以认定被异议商标与引证商标二不构成近似商标,使用在同一种或者类似商品上不会造成相关公众对商品的混淆、误认。该院于2013年12月20日作出(2013)高行终字第2036号《行政判决书》,判决:一、撤销第1342号判决;二、维持第44238号裁定。

短评

本案涉及延续性商标的近似判断问题,体现了混淆在近似判断中的实质作用。

根据2001年10月27日第二次修改的《商标法》(以下简称2001年《商标法》)第八条之规定,商标的主要功能在于将商标权人的商品与他人的商品区别开来。那么,对商标权进行保护,实质也是要求保持商标权人的商品与他人商品的合理界限和距离,防止相关公众将他人的商品与商标权人的商品相混淆。尽管2001年《商标法》第二十八条没有规定何为近似商标,更没有规定混淆为判断近似商标的要件之一。但是,“混淆性近似”应为近似商标的应有之义。商标法意义上的商标近似,不仅是指二商标在外观上的近似,而且必须容易使相关公众产生混淆或误认。外观上的近似是商标近似的形式要件,混淆误认是商标近似的实质要件。

相关的法律规定、司法解释或文件体现了这一精神。2001年《商标法》第十三条第一款规定:“就相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”即未注册驰名商标的本类保护时要求以混淆为要件。《反不正当竞争法》第五条规定:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手……(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”。知名商品特有名称、包装、装潢实质上就是未注册商标,对其进行保护时同样以混淆为要件。那么,对于注册商标呢?《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与请求保护的注册商标的商品有特定的联系。”同样规定商标近似须以混淆为要件。京高法[2006]68号《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》对第11问的解答指出:“足以造成相关公众的混淆、误认是构成商标近似的必要��件。仅商标文字、图案近似,但不足以造成相关公众混淆、误认的,不构成商标近似,在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众的混淆、误认进行认定。” 2013年8月30第三次修正的《商标法》第五十七条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权……(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”。明确将混淆规定为商标侵权的构成要件。

正是从实质近似即混淆的角度出发,我们在判断商标近似时,除了要考虑商标标志本身以外,还要考虑其他因素。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第(三)项规定,判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度;《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9条提出要正确处理保护商标权与维持市场秩序的关系;《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条规定,人民法院认定商标是否近似,还要考虑所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。这些商标标志以外的其他因素,之所以要考虑,都是因为其对实质混淆会造成影响。

就延续性商标而言,实质混淆要件对于判断商标近似的意义尤为重要。比如本案,欧普公司已经注册了第1424486号和第1714252号商标,为了品牌形象的优化,其又申请注册第4426515号商标即被异议商标。从这三个商标,我们可以看到其品牌形象的逐步演变。但无论其如何演变,三个商标的显著特征是一致的,其品牌形象和品牌声誉也是一脉相承的。因为欧普公司的第1424486号和第1714252号商标具有很高知名度,被异议商标与前述二商标显著特征一致,相关公众看到被异议商标时,通常会将其与前述二商标及其权利人欧普公司相联系,这样就很难与其他商标相混淆。而且,本案的引证商标二即第734845号注册商标又没有知名度,该商标当然不会切断被异议商标与第1424486号和第1714252号商标及其权利人之间的联系,相关公众也就不会将被异议商标与引证商标二相混淆。所以,被异议商标与引证商标二也就不构成商标法意义上的近似商标,引证商标二也就不能成为被异议商标获得注册的障碍。本案二审判决考虑延续性商标的特殊性,从实质混淆的高度认定商标是否构成近似,其结论是正确的,也是符合商标法精神的。

在本案二审判决之后,北京市高级人民法院于2014年1月22日印发了《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》,其中第8条指出:“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”可谓对本案的概括和总结,也会对将来类似案件的审理提供指引。

点评人:夏志泽