Destacamos este mes la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 1 de marzo de 2016, donde se recoge como doctrina –entre otros extremos que luego se citarán- que la prohibición de registrar como marca los signos contrarios a la Ley, contenida en el art. 5.1.f) LM, no abarca cualquier infracción legal. En definitiva, que la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champim ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales .

La sentencia contiene otros interesantes pronunciamientos sobre lo que –en pura técnica jurídica- se considera inexistencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena . Pero examinemos el supuesto y sus consecuencias, para lo que necesitamos primero un cierto relato fáctico de lo acontecido .

Por el Comité Interprofessionnel du vin de Champagne se ejercitó acción de nulidad de la marca denominativa «Champin» por incurrir en las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley 17/2001, de marcas, e infringir la denominación de origen «Champagne», ejercitándose igualmente acción de competencia desleal .

Aunque en primera instancia el Juzgado de lo Mercantil apreció la nulidad de la marca impugnada, con posterioridad la Audiencia Provincial revocó la sentencia y desestimó la demanda . Finalmente, en la sentencia que ahora comentamos el Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación formulado por la entidad demandante, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial.

La petición de nulidad de la marca por incurrir en la prohibición absoluta del art . 5 .1 f) LM («No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [ . . .] f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres»), se fundó en la infracción de la previsión normativa contenida en el art . 118 quaterdecies del Reglamento 1234/2007/CE .

Champagne denunciaba que la demandada, con el registro de su marca denominativa «Champin», había infringido lo previsto en la letra b) del apartado 2 de este art . 118 quaterdices, que protege a las denominaciones de origen afectadas no sólo de toda usurpación o imitación, sino también de toda evocación . El recurso insiste en que Champin, diminutivo de Champán, traducción al castellano de Champagne, evoca la denominación de origen de la demandada .

El Tribunal Supremo señala que la referencia a los signos contrarios a la Ley contenida en el art . 5 .1 f) LM no abarca cualquier infracción legal, y en este caso, para saber si la eventual infracción denunciada pudiera justificar la nulidad al amparo del mismo sirve de guía la interpretación sistemática de la norma que se denuncia infringida, máxime cuando existe un precepto específico, el art. 118 tercedies, dedicado a la relación con las marcas registradas, que en su apartado 1 prevé:

«Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el art. 118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección».

Añade que la prohibición de registro de marca y, en su caso, su nulidad está prevista expresamente para los casos en que se incurra en alguno de los supuestos del apartado 2 del art. 118 quaterdecies y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías del anexo XI ter, entre los que se encuentran los vinos espumosos de calidad, pero no las bebidas para los que está registrada la marca «Champin» (una bebida gaseosa para niños con sabor a frutas) .

Establece el Tribunal Supremo que si el propio Reglamento 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art . 118 tercedies, ha ceñido la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el art . 118 quaterdecies, apartado 2», a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art . 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art . 5 .1 .f) LM (signos contrarios a la Ley) .

En cuanto a la infracción del art . 5 .1 g) LM, que prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio», el Tribunal considera que la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales . A ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen, y su disparidad respecto de aquellos para los que está registrada la marca «Champin», que impide pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia .

También descarta el Tribunal la existencia de actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, ya que la demandada no está usando la denominación de origen «Champagne», sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de origen, o aprovecharse de ella.