Em julgamento realizado em 14 de fevereiro, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial proferiu importante decisão desconsiderando as conclusões do laudo pericial para julgar procedente ação cominatória ajuizada pela Compagnie Gervais Danone e Danone Ltda. (Danone) contra a S/A Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor (Vigor).

Em meados de dezembro de 2012, a Danone tomou conhecimento de que a Vigor lançaria um trio de iogurtes funcionais denominados LACTIVE, ACTILIFE e CÁLCIO+ que supostamente imitavam as embalagens dos produtos ACTIVIA, ACTIMEL e DENSIA, as marcas ACTIVIA e ACTIMEL e, ainda, possuíam funcionalidades idênticas.

A principal linha de argumentação da Danone foi de que a intenção da Vigor seria de imitar o trio de iogurtes funcionais da Danone, caracterizando uma forma de trade dress, no contexto do lançamento simultâneo de uma linha de produtos da Danone (ACTIVIA, ACTIMEL e DENSIA). Assim, a suposta imitação das embalagens desses produtos pela Vigor não deveria ser analisada de forma isolada.

A tutela antecipada foi deferida em favor da Danone pela 2ª Câmara de Direito Empresarial, mas posteriormente a Vigor conseguiu reverter essa decisão no Superior Tribunal de Justiça.

Durante a fase de instrução, houve a produção de prova pericial que concluiu pela inexistência de prática de concorrência desleal (trade dress) pela Vigor, uma vez que as embalagens dos produtos seriam visivelmente distintas, bem como os produtos seriam agrupados nas prateleiras dos mercados por fabricante, o que impediria qualquer tipo de confusão pelo consumidor. Com base nessas conclusões, a ação foi julgada improcedente pelo juiz da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Todavia, ao julgar o recurso de apelação da Danone, a 2ª Câmara de Direito Empresarial reconheceu que o magistrado não está obrigado a acolher as conclusões do laudo pericial e, de forma fundamentada, rebateu cada uma das conclusões do perito para justificar a parcial procedência da ação.

Em acórdão de relatoria do desembargador Ricardo Negrão, o Tribunal paulista entendeu que o laudo pericial não havia modificado o entendimento anterior daquela câmara adotado por ocasião do recurso em que se discutiu a tutela antecipada, reconheceu a imitação do trade dress dos produtos ACTIVIA, ACTIMEL e DENSIA e destacou que a forma na qual os produtos são expostos nas prateleiras dependem da estratégia de cada mercado, podendo produtos com as mesmas características e funcionalidades serem expostos lado a lado. Apenas o pedido de infração marcária foi afastado, pois o Tribunal entendeu que as marcas LACTIVE e ACTILIFE seriam suficientemente distintas.

Assim, a Vigor será obrigada a reestilizar as embalagens dos produtos LACTIVE, ACTILIFE e CÁLCIO+, bem como a pagar indenização à Danone em valor equivalente à comercialização de cada um dos produtos contrafatores.

Essa decisão é um importante precedente para as ações em que se discute imitação de trade dress, uma vez que as conclusões do laudo pericial foram desconsideradas pelo Tribunal de Justiça paulista que, mesmo após a fase de instrução, manteve o entendimento adotado na apreciação da tutela antecipada. Ainda, o Tribunal paulista também reconheceu ser possível dar proteção a uma linha de produtos, de modo que o lançamento simultâneo de 3 produtos que imitam a embalagem dos produtos já consolidados no mercado configura prática de concorrência desleal que deve ser reprimida pelo Judiciário. Para ver a íntegra da decisão, clique aqui.