Technologie en IP (intellectual property, zoals octrooien, merken, auteursrechten, modellen, databanken) hebben zich sinds begin jaren ’90 ontwikkeld tot de belangrijkste assets van ondernemingen. Ondernemen in een periode van technologische vooruitgang & innovatie wordt gekenmerkt door een niet aflatende opbouw van dergelijke vermogensbestanddelen: momenteel wordt geschat dat meer dan 80% van de waarde van ondernemingen door “Tech & IP” wordt bepaald. Dit zijn aldus strategische assets geworden, die serieuze en gespecialiseerde aandacht verdienen. Armand Killan en Maurits Westerik van Bird & Bird LLP leggen uit wat dat betekent.

TECH & INNOVATIE

Ondernemingen, klein en groot, onderscheiden zich meer en meer door hoogstaande technologie & innovatie. Het begrijpen en strategisch inzetten van die Tech & IP mag voor veel bedrijven echter een centraal onderdeel van het ondernemenzijn zijn geworden, veel adviseurs zijn toch blijven hangen in een generalistische visie op bedrijven, met weinig aandacht of interesse voor wat de technologie & innovatie in de specifieke markt van de klant betekenen.

Dat is wellicht ook wel te begrijpen: het is complexe materie met sectorspecifieke effecten en – om het nog wat complexer te maken – of het nu gaat om life sciences, elektronica, IT, voedseltechnologie, energie of bijvoorbeeld media, de technologieën veranderen continu, worden belangrijker, convergeren of worden plots ingehaald en waardeloos door nieuwere, ontwrichtende technologieën. Geen sinecure voor mensen die hun eigen (veelal niet-technische) vakgebied al moeten bijhouden.

SAMENHANG TECH & IP

Het probleem is echter dat het niet meer mogelijk is om strategisch te adviseren over een onderneming zonder deze technologische dimensie mee te nemen: het zijn immers juist die technologieën die de onderneming concurrentiële slagkracht geven en die zich (in toenemende mate) lenen voor bescherming door IP. De resulterende Tech & IP zijn leidend bij het bereiken van de doelen van elke onderneming en dragen heel direct bij aan de waarde van het bedrijf. Tech & IP assets vormen het kloppende hart van de onderneming die de return on investment moeten verzekeren.

STRATEGISCHE WAARDE

Het is daarom cruciaal dat bij elke transactie, herpositionering en samenwerking de rol van Tech & IP op strategische waarde wordt geschat. Dat lukt alleen als een juist en bekwaam oordeel over het huidige gebruik en de toekomstige potentie worden gegeven. Dat vereist onderzoek, diepgaand onderzoek door iemand die zowel de techniek als het recht verstaat. Want het verschil tussen feitelijk gebruik en wat behoort tot de vermogensbestanddelen van het bedrijf is voornamelijk een juridische.

‘ONE-SIZE-FITS-ALL’?

Het is dan ook verrassend dat veel transactie-adviseurs nog steeds volstaan met het louter recht-toe-recht-aan “documenteren en begeleiden” van de deal of een herstructurering. Veelal blijkt de aanpak dezelfde, onafhankelijk van het soort onderneming, de markt of de relevante technologie. Het geven van standaard ‘one-size-fits-all’ advies, zonder rekening te houden met de specifieke omstandigheden van de klant, is echter onverantwoordelijk (en wat ons betreft: verwijtbaar) gedrag voor een adviseur.

TECH & IP ANALYSE

Er is kennis en vooral ervaring vereist om het management op een juiste wijze voor te lichten over deze waardebepalende “Tech & IP” assets. Daarbij moet een analyse worden gemaakt die onder meer gebaseerd is op (1) het beoogde toekomstig gebruik van de technologie, (2) het internationale bereik van IP en de levensduur, (3) de mate waarin in effectieve exclusiviteit wordt voorzien, (4) de kwaliteit van de technologie, (5) de kwaliteit van het IP, (6) de competitieve ruimte die de onderneming heeft ten opzichte van concurrenten (of wil krijgen) en (7) beperkingen die voortvloeien uit het regelgevend kader (zoals nadrukkelijk aanwezig bij die industrieën waar markttoegang is gereguleerd).

Zonder die omvang en die kwaliteit onder de juridische en technologische loep te nemen, kan niet worden vastgesteld wat de commerciële reikwijdte is, in hoeverre wordt bijgedragen aan de strategische doelen, welke disruptieve technologieën van invloed kunnen zijn en, bijvoorbeeld, op welke manier er nog additionele waarde ontsloten kan worden, aangezien IP zowel commercieel als juridisch, fiscaal en financieel voordelen kunnen bieden.

In de praktijk mag – en moet – het management tegenwoordig dan ook verlangen dat er naast de standaard ondernemingsrechtelijke aspecten ook serieuze, specialistische aandacht wordt gegeven aan deze materie en dat er adviseurs worden ingezet die aantoonbaar over de noodzakelijke technische en juridische IP kennis beschikken.

TO DO’s

  • bestaande én toekomstige IP moet op juiste wijze worden vastgelegd of overgedragen, dan wel gelicentieerd aan de juiste entiteit (met alle internationale registratieperikelen van dien).
  • alle technologieoverdrachten, R&D overeenkomsten en licenties moeten voldoen aan de Europese mededingingsrechtelijke kaders van bijvoorbeeld de technologieoverdracht-regelgeving en ook nog eens future proof zijn in het licht van het komende Unified Patent Court (“UPC”) in Europa.
  • de ontwikkelingsgeschiedenis van intern ontwikkelde technologie, of het nu om medicijnen, medical devices, verbrandingsmotoren, knowhow of software dient getoetst te worden aan de eigendomspresumpties van de onderneming.

 Overzicht van 4 relevante analysegebieden bij een due diligence/overname

Klik hier om de tafels te bekijken.

Dit artikel is ook gepubliceerd in GCN nieuwsbrief september 2015.