Das Bundespatentgericht (BPatG) hat mit Beschluss vom 30. Juni 2016 (25 W (pat) 33/13) entschieden, dass die nachfolgende weitgehend naturgetreue schwarz-weiße Abbildung eines verpackten und auf zwei Seiten gewickelten Bonbons, das mit einem nach unten hängenden breiten Streifen versehen ist, als zweidimensionales Bildzeichen hinsichtlich der Ware „Hustenbonbons“ in Klasse 5 schutzfähig ist:

Click here to view image.

Seit 1923 vertreibt die Markenanmelderin unter dem Namen „Em-eukal“ in Bonbonverpackungen gewickelte Hustenbonbons. Besonderheit und Alleinstellungsmerkmal der Bonbonverpackung ist das aus der Wicklerverpackung herausschauende Papierstück, das sogenannte „Fähnchen“. Bereits im April 2008 meldete die Anmelderin die oben aufgeführte Darstellung zur Eintragung in das DPMA-Register als Bildzeichen für zahlreiche Waren der Klassen 5, 29 und 30 an. Mit Beschluss vom 20. Juli 2010 wurde die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vollumfänglich zurückgewiesen. Das angemeldete Bildzeichen stelle ein in üblicher Weise verpacktes, mit Papier umwickeltes Bonbon dar, das keinerlei wiedererkennbare Merkmale aufweise. Nach einem erfolglos geführten Erinnerungsverfahren beschränkte die Markenanmelderin die Anmeldung im Beschwerdeverfahren schließlich auf die Waren „Hustenbonbons“ (Klasse 5) und „Honig“ (Klasse 6).

Das BPatG hob nunmehr, fast 6 Jahre später, die Beschlüsse des DPMA auf und erkannte die Eintragungsfähigkeit des Bildzeichens hinsichtlich der angemeldeten Waren an. Seine Entscheidung stützte das BPatG auf eine umfassende Prüfung der drei Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 MarkenG:

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Zeichen als Marke nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Dem Wortlaut nach findet dieses Schutzhindernis somit nur bei einer dreidimensionalen Gestaltung Anwendung. Nach Ansicht des BPatG gebietet jedoch die teleologische Auslegung der Vorschrift eine entsprechende Anwendung auf Bildzeichen, welche die beanspruchte Ware (Warenform) darstellen. In gewissem Umfang gelte dies auch für Bildzeichen, die eine Warenverpackungsform zeigen und – wie im vorliegenden Fall - einen Rückschluss auf die Form der verpackten Ware zuließen. Im konkreten Fall sei jedoch nicht feststellbar, dass dem herausragenden Fähnchen nur eine technische Funktion zukomme. Zwar sei es theoretisch möglich, dass das Fähnchen dem erleichterten Aufreißen des Bonbons diene und somit eine technische Funktion erfülle. Neben der handelsüblichen Bonbon-Papierwicklung an beiden Seiten, durch deren Auseinanderziehen ein Bonbon normalerweise ausgepackt werde, sei eine weitere Aufreißhilfe, auch in Form eines herausragenden Fähnchens, jedoch überflüssig, wenig sinnvoll und letztlich nicht naheliegend.

Ferner könne dem angemeldeten Bildzeichen auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) abgesprochen werden. Zwar müsse eine Marke, die lediglich die Warenverpackungsform der eigentlichen Ware zeige, erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen, um die für eine Unterscheidungskraft erforderliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können. Vorliegend enthalte die Abbildung einer handelsüblichen Bonbonverpackung aber ein zusätzliches Gestaltungsmerkmal in Form eines überstehenden nicht bedruckten Fähnchens. Diese Produktgestaltung werde seit Jahrzehnten ausschließlich und somit exklusiv von der Anmelderin verwendet. Üblicherweise werden Hustenbonbons zum Teil ohne gesonderte, einzelne Verpackung lose in Dosen oder aber einzeln verpackt in einer sogenannten Schlauchverpackung oder in der überwiegend gängigen Wicklerform in Bonbontüten vertrieben. Maßgeblich sei im konkreten Fall, dass die Anmelderin das Fähnchen ausschließlich nutze, um auf die Herkunft des Produktes aufmerksam zu machen, indem sich am Rand der Fahne rote Streifen und mittig der kennzeichnende Aufdruck „Nur echt mit der Fahne“ befinden, wie nachfolgend abgebildet:

Der auf dem Fähnchen aufgedruckte Slogan stelle erkennbar einen Bezug zu den weiteren regelmäßig verwendeten Kennzeichnungen „Em Eukal“ bzw. „Dr. C Soldan“ her, sodass der Verkehr das Fähnchen und damit die angemeldete Bildmarke insgesamt als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehme. Die angemeldete Bildmarke unterliege auch keinem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), da sie mit dem Fähnchen ein zusätzliches Merkmal aufweise, das über die handelsübliche Verpackung eines Hustenbonbons – die typische Wickelform – hinausgehe, so dass nach Ansicht des Senats auch keine Einschränkung der Gestaltungsfreiheit auf dem Warengebiet der Hustenbonbonverpackung zu befürchten sei.

Praxistipp:

Für die Eintragung einer Bildmarke, welche die Abbildung einer Warenverpackung zeigt, muss der Anmelder nach wie vor die hohe Hürde nehmen, dass das gewählte Design der Warenverpackung Elemente aufweist, die die Verpackung von handelsüblichen Produktverpackungen abhebt. Das Design muss geeignet sein, eine Alleinstellung zu begründen und darf sich nicht in einer technischen Funktion erschöpfen. Diese Grundsätze wurden vom EuGH in einem ähnlichen Verfahren aufgestellt, in dem einer handelsüblichen goldenen Wicklerverpackung der markenrechtliche Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt wurde (Urteil vom 22. Juni 2006, C-25/05 – August Storck KG/EUIPO). Diese EuGH-Rechtsprechung bestätigt, dass die Warenformverpackung im vorliegenden Fall nur aufgrund des Fähnchens als Bildzeichen schutzfähig ist, da das Fähnchen die Individualisierung der streitgegenständlichen Bonbonverpackung zulässt und damit aus der Branchenüblichkeit herausführt.