El Tribunal de Justicia ha abordado recientemente la legitimación activa del licenciatario no inscrito en el asunto Youssef Hassan y Breiding Vertriebsgesellschaft mbH en el ámbito de la marca comunitaria y, en particular, en relación con el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Su análisis viene motivado por una cuestión prejudicial interpuesta por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf) que ya planteaba las siguientes consultas:

  • "¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro […]?
  • En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?".

El tenor literal del precepto mencionado establece que “los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro”. Los artículos a los que se remite regulan la cesión, derechos reales y la licencia respectivamente, todos ellos regulados en la sección “La marca comunitaria como objeto de propiedad” del Reglamento.

Conforme a esta redacción, podría concluirse que si la licencia no está inscrita, el licenciatario no podrá ejercer acciones.

Sin embargo, el apartado 3 del artículo 22 aborda específicamente la legitimación activa del licenciatario y, sin perjuicio de lo que se pueda establecer por contrato, únicamente exige que el titular de la marca preste su consentimiento.

Para abordar la situación, el Tribunal de Justicia analiza lo previsto para la cesión de las marcas y comprueba que el Reglamento exige expresamente la inscripción para que el cesionario pueda prevalerse de derechos que se derivan del registro de marca (artículo 17, apartado 6).

De esta forma, al no contener una previsión similar a la del cesionario, la sentencia concluye que el artículo 23, apartado 1, primera frase, no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria.

Así, a partir de ahora no será necesario tener inscrita la licencia para que el licenciatario pueda accionar en el marco de un procedimiento de infracción de una marca comunitaria.

Sin embargo, el Tribunal no se pronuncia sobre la práctica jurídica nacional.