Lo scorso 14 maggio, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” del tribunale di Milano si è espressa in via cautelare sull’interferenza tra il marchio registrato “legami”, noto in particolare per i prodotti di cartoleria, e il marchio “BeA legami preziosi”, registrato in data successiva e utilizzato per gioielli. Il Giudice investito della questione, verificato in primo luogo che il marchio “legami” azionato in giudizio è stato registrato e viene utilizzato anche per ciondoli e monili, ha alla fine escluso la sua violazione da parte del segno successivo, sulla base delle valutazioni che si riassumono di seguito.

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La decisione in commento precisa innanzitutto che la violazione del marchio anteriore va accertata sulla base dell’art. 20 c. 1 lett. b CPI, in base al quale il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al suo marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Così, osserva il giudicante, il giudizio di confondibilità “implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, ed in particolare la somiglianza tra i marchi e l’affinità dei prodotti. Cosicché un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di affinità tra i prodotti e viceversa”.

Quanto alla somiglianza tra i prodotti, il Giudice afferma che, benché appartenenti alle medesime tipologie (portachiavi, collanine con ciondolo, gioie), essi sono:

  • diretti ad un pubblico diverso: ragazzi giovani in un caso, mamme e bambini nell’altro;
  • non sono sostituibili, nel senso che il consumatore non acquisterebbe indiscriminatamente l’uno o l’altro, sia per la ragione di cui sopra sia per il prezzo diverso;
  • distribuiti attraverso canali diversi: cartolibrerie in un caso, gioiellerie e negozi per bambini nell’altro.

Passando al confronto tra i segni, la decisione rileva “una certa distanza dei due brand sia sotto il profilo semantico e fonetico (…), sia sotto il profilo visivo, giacché il logo della resistente si articola anche in una importante parte grafica (…) che per peculiarità cattura in pari misura l’attenzione del pubblico, stemperando la capacità attrattiva dello specifico termine contestato”.

Il Giudice esclude quindi qualsiasi rischio confusorio, rigettando integralmente il ricorso del titolare del marchio “legami” che aveva chiesto che fosse inibito ogni uso del marchio avversario.