商标法第 15 条第 2 款规定:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”该条款体现了先申请注册制度下加大对在先使用商标的保护,以有效遏制恶意抢注行为的立法意图。为使该条款的适用具有明确的指导作用,本文认为以下三个问题应得到重视,并亟需尽早澄清。一)如何理解该条款中所述的“其他关系”;二)如何理解该条款与商标法 32 条后半段的不同适用范围;三)该条款对之前已注册商标是否具有溯及既往的适用效力。

一)如何理解该条款中所述的“其他关系”

将使用在先扩大到因商业往来或者其他关系而知悉他人在先使用商标,目前仅见于我国台湾地区商标法第 23 条第 1 项第 14 款。该条款规定:“商标相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标,而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系,知悉他人商标存在者,不得注册。”根据台湾地区经济部智慧财产局编印的《商标法逐条释义》之解释: 本条款旨在避免剽窃他人创用之商标或标章而抢先注册,系基于民法上的诚实信用原则、防止消费者混淆及不公平竞争行为的基础下,赋予先使用商标者遭他人不法抢注其商标时的权利救济机会。

根据台湾地区的相关商标审查及司法实践,对上述条款中概括性措辞“其他关系”均从宽予以解释。无论直接或间接知悉他人商标存在之事实,只要将与该商标相同或近似的标识指定使用于相同或类似的商品项目,根据日常生活的经验法则判断显属恶意的,均可适用该条款予以规制。台湾地区相关司法判例亦确认:包括先使用人与申请人间亲属关系之身份证明文件;先使用人与申请人营业地系位居同一街道或邻街之地址位置证明文件;先使用人与申请人因具投资关系,曾为股东、代表人、经理、职员等任职证明文件;因商标确权涉讼关系,先使用人与申请人曾互为商标争议案当事人之相关商标决定书、异议裁定书或撤销裁定书等相关资料等均可作为证明存在“其他关系”的有效证据。考虑到台湾地区商标法第 23条第 1 项第 14 款与我方商标法第 15 条第 2 款的立法目的高度一致性,其对概括性措辞“其他关系”从宽解释的司法实践值得我们参考和借鉴。

二)如何理解该条款与 32 条恶意抢注条款的不同适用范围

商标法第 32 条后半段规定:“申请商标……,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。作为同样对“在先使用”商标予以保护的实体性条款,如何确定及厘清商标法 15 条 2 款及第 32 条后半段的适用范围是一个令人关注的问题。对比商标法第 15 条 2 款及第 32 条后半段, 尽管两者均可被援引遏制恶意抢注申请,但两条款中的侧重点并不相同。可以认为 32 条后半段的适用前提所强调的是“有一定影响”,而对于 15 条2 款的适用前提所强调是基于恶意的“知悉”。

在现商标法施行之前,为有效保护当事人的未注册商标权利,在恶意明显的前提下只要当事人能够举证在中国大陆地区对主张的未注册商标有真实的商业性使用,在商标确权的行政诉讼案件中适用第 32 条后半段(原第 31 条后半段)均有可能会得到支持。换而言之,尽管在适用该条款时坚持在中国大陆地区“已经使用”这一事实要件,但对于该条款中“并有一定影响”这一程度要件并没有做出特别严苛的要求。但是,必须考虑由于商标法第 15 条第 2 款与第 31 条后半段存在竞合适用的情形,在具体个案的审理中不免出现审查和司法标准的无序和混乱。本文认为,在日后审查实践中对于第 32 条后半段“并有一定影响”的适用恐怕不仅强调要有真实的商业性使用,还需要考虑一定的使用规模,频度和地域范围,真正符合该条款对于“有一定影响”的内在要求。而对于第 15 条第 2 款的适用前提,则应相对强调是基于恶意的“知悉”。如上所述,台湾地区实践所确立的知悉标准是“直接或间接”,但是从条款适用的平衡角度考虑,本文认为商标法第 15 条第 2 款对于“知悉”的要求理应更严格,即确立为应符合“明知”的客观标准。

最高人民法院(2012)行提字 2 号“无印良品”行政诉讼案中明确,现行商标法 32条后半段所述“在先使用”应局限为中国大陆地区的使用行为。系争商标在先使用只有属于在中国大陆市场中的销售或商业推广行为,才可能产生商标法意义上的“一定影响”。但是本文认为,对于商标法第 15 条第 2 款中的“在先使用”未必需要局限在中国大陆地区。因为对域外使用证据的确认和采信,其目的并非是主张系争商标在其他国家或者地区产生“一定影响”应予以直接保护,而是为了证明系争商标权利归属这一客观事实从而推断申请人可能明知该商标存在的可能。这种对于使用地域的扩张解释,将使得商标法第 15 条第 2 款的适用更具有操作性,也更符合商标法 15 条对诚实信用原则和信赖利益保护的立法本意的贯彻。

三)该条款对于之前已获注册的商标是否具有溯及既往的适用效力

鉴于商标法第 15 条第 2 款所具有的有效遏制恶意抢注行为的积极作用,让人不禁思考一个问题:该条款对于之前已获注册但未过五年不可争辩期的注册商标是否具有溯及既往的适用效力?

《中国人民共和国立法法》第 84 条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单性条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”在该条款中,《立法法》确立了“有利追溯”原则,体现了对私权利的保护。但是如果说在公私权利对抗时侧重保护私权利是正当的,那么在私法领域,当面对的都是私法上的主体,我们如何确定是否能够追溯既往呢?

2014 年 3 月 25 日,最高人民法院发布《关于商标法修改决定施行后有关商标案件管辖和法律适用问题的解释》(法释〔2014〕4 号),但是该《司法解释》未规定对新商标法施行前已经注册的商标于新法施行后请求无效宣告的案件应如何适用法律。其后修订后的《商标评审规则》也未对该问题予以明确。因此,当事人能否适用新商标法中的实体条款,特别是第 15 条第 2 款,请求无效新法施行前已注册但尚未过五年不可争辩期的注册商标依然不明朗。

有人称由于商标法第 73 条第 2 款规定“本法施行前已经注册的商标继续有效”在事实上已明确了商标法具体条款适用的不可溯及既往原则。本文认为,这种认知是对该条款的错误解读。实际上,所谓的“本法施行前已经注册的商标继续有效”源自于新中国第一部商标法(1983 年版)第 43 条第 2 款,目的是对之前特定历史时期根据《商标注册暂行条例》获得审批注册商标予以延续保护的确认。2000 年 7 月 1 日生效实施的《立法法》所规定的溯及既往适用与否的原则,不可能在 1983 年版的商标法中得到确认和规范。归根结蒂而言,“法不溯及既往”原则从来只是作为一种法律适用原则,而不是作为立法原则而存在的。

当然,在最高人民法院(2008)行提字第 2 号“采乐”商标行政诉讼案中,除了明确“一事不再理”原则的判断和适用标准,最高人民法院还确认:2001 年修改后的商标法对于该法修改前已受终局裁定拘束的商标争议不具有追溯力。但是本文认为,该案中最高院所解决的还是变更后的新法对其施行前已经终审的行为有无溯及力的问题,所表达的主要观点实际上是特定条件下既判力优先于溯及力这一原则。因此,尚难以得出该案对之前已注册商标于新法施行后请求无效宣告的案件如何适用法律已有明确指引的结论。法律不仅是规范,而且是一种评价标准。法律作为评价行为的标准,不仅可以评价今日之行为,也应可以评价昨日之行为。对于恶意抢注的禁止性规范,可以认为内生并体现于在新旧商标法的立法宗旨。就这个意义而言,采用商标法第 15 条第 2 款无效之前已获注册的商标,并非是适用全新的标准去评判过去的行为。

无论如何,无可否认的是在溯及力不明时应当采用不溯及既往的推定原则。因此,为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益,解决具体问题,业内殷切期待早日通过判例或法律解释来确定商标法第 15 条第 2 款对于之前已获注册商标是否具有溯及既往的适用效力.