一般认为,商标淡化概念肇始于 20 世纪的德国或者英国,在美国得以发扬光 大。商标淡化理论以美国为代表发展的最为详实和充分,美国有专门的针对 商标淡化保护的法律,即:美国商标淡化法 2006 修正案(TDRA)。

在我国,现行《商标法》第 13 条第 3 款规定:就不相同或者不相类似商品 申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公 众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。法释 (2009)3 号《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法 律若干问题的解释》第 9 条对《商标法》第 13 条第 3 款之“误导公众,致使该 驰名商标注册人的利益可能受到损害”情形做了具体规定:足以使相关公众认为 被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名 商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条 第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。其中, “减弱驰名商标的显著性”的损害后果就属于“驰名商标淡化”的情形,法释(2009) 3 号第 9 条使得“驰名商标淡化保护”在中国以法律文件的形式予以确立。本文 试从“商标淡化”的概念谈起,浅谈企业品牌防淡化需要 “内外兼修”:

一、 什么是“淡化”?

我国法释〔2009〕3 号第 9 条中对“淡化”的解释为“足以使相关公众认为 被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,从而减弱驰名商标的显著性”。

世界知识产权组织 WIPO 在关于保护驰名商标条文的联合建议第 4 条第 1 款 (b)项(ii)规定明确把淡化确定为侵犯商标权人权益的一种模式,其中对淡化 的定义为“The use that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark”(商标的使用有可能以不正当手段损害或淡化驰名商标显著特征).

美国商标淡化法 2006 修正案(TDRA)中规定,“弱化”是指由于一个标志或 者商业名称与驰名商标的相似而引起的可能导致驰名商标的显著性受损的联想。 (注:美国的“淡化”包含“弱化”和“丑化”,其中的“弱化”相当于我国的 “淡化”)。

我国《商标法》13 条 3 款中的“驰名商标淡化”和美国、WIPO 的定义基本 是一致的:商标淡化破坏的是“驰名商标与其所有人在特定商品或服务上的唯一 对应关系”(见北京(2009)高行终字第 1418 号案件判决书)。可见,“淡化”的保 护对象是驰名商标,损害对象是驰名商标的显著性,损害原因是割裂了消费者头 脑中建立的驰名商标与特定商品/服务之间的唯一对应关系。

商标的功能在于识别产源、商誉体现和广告效应。对于驰名商标来说,后两 种功能正是商标的最重要价值所在。后两种功能下的商标权被认为是一种准物权, 商标使用的独占性以类似物权的方式加以保护。消费者见到驰名商标,会马上联 想到驰名商标的特定所有人及商标使用的商品。如果准许驰名商标在不近似商品 上的滥用,消费者头脑中建立的有关驰名商标唯一、固定的与其所有人及产品联 系的链条将被阻断、割裂。这样必然损害驰名商标的“商誉体现和广告效应”功 能。

正如美国的 FRANK SCHECHTER“商标淡化之父”所指出的:在不相关的商品 上使用臆造性商标给其造成的真正伤害是“使得商标原本在相关公众中的清楚、 集中的形象逐渐削弱、分散、模糊”。

对于拥有驰名品牌的企业而言,品牌的淡化是一个非常严重的问题。品牌的 淡化是一个逐渐稀释和冲淡的过程,最初存在的商品与商标之间的唯一联想,由 于其他人在其他商品上对该商标的使用,会变得越来越模糊,正如蜜蜂蜇人一样, 一次虽不会致人死命,但长此以往,最后就会危及到人的生存。随着商标的不断 淡化,可能最终的后果就是商标的退化,即商标彻底丧失显著性和识别性,不再 具有区别功能。例如 Aspirin,过去是商标,但是因为保护不力或过度成功,该商标变成了通用名称。

二、 驰名商标“防淡化”需要企业从自身做起

企业培育驰名品牌需要相当规模的市场宣传和销售行为,通过长时间的努力, 才使得品牌逐渐在消费者中间不断累积商誉和知名度,从而使得品牌最终成为相 关消费者中具有较高认知度的商标,由此,载有较高商誉的驰名品牌成为企业参 与市场竞争的重要筹码。消费者见到该商标,就会想到商标背后的产品以及产品 代表的良好性能和品质。比如:提起 LG,公众就能联想到家电产品;提起“西 门子”,公众就能联想到冰箱;提起“格力”,消费者就能联想到空调。

自企业成功培育出一个驰名商标以后,其前路还很漫长,那就是如何“维护 驰名商标”?这其中就包含很重要的一项,即“防止企业自身的经营策略导致的 驰名品牌被淡化”。

随着社会的发展,企业为了取得更大的盈利,经常会选择扩大经营范围,将 原有品牌运用到新的产品或服务,从而以更少的营销成本获得更大的市场回报 。企业品牌延伸之利在于,企业可以“轻松”将其驰名品牌导入新的产品, 使新产品借驰名品牌之力迅速能够为消费者所熟悉。但是,企业品牌延伸的风险 在于,如果不加注意,企业可能成为将自己的驰名品牌“葬送”的“罪魁祸首”: 如果企业盲目的将驰名品牌用在别的商品上,会导致消费者在市场上看到多种商 品上同时标有驰名品牌,消费者头脑中建立的驰名品牌和其产品的唯一对应关系 将被逐渐冲淡,比如如果 LG 公司不仅将 LG 商标用在家电产品上,还将 LG 用在 食品、药品等多种产品上,长期以往,LG 与家电产品直接的对应关系将不存在, 消费者想起 LG,无法在第一时间想起其代表的究竟是什么产品,LG 的淡化将在 所难免,而该淡化恰恰是由于商标所有人盲目扩张、延伸品牌所导致。

营销学家阿尔.里斯和杰克.特劳特就提出过:品牌延伸不是错误,而是一个 可能致企业于死地的充满诱惑的陷阱。为了经济发展的需要,很多拥有驰名品牌 的企业需要对产品进行延伸,但在延伸过程中,切记不要自己造成品牌的淡化后 果。

为了防止品牌淡化,企业的品牌延伸应注意新产品和原产品保持共同的主要 成分:主力产品和新产品在构成上应具有共同的成分,即具有相关性,以使得消 费者对产品的总体印象保持一致。还是以 LG 为例,LG 名下有电冰箱、电视机、 电话等,消费者对 LG 的印象就是家电产品,“家电产品”就是 LG 众多产品的相 关性的核心词汇。在进行新产品开发时,LG 就不便于将其品牌用到和家电无关 的产品上,因为其他与家电不相关产品上如也出现 LG,会冲淡消费者头脑里建 立的“LG 与家电产品的唯一对应关系”。

企业在驰名品牌延伸过程中,为了防止商标的淡化,涉及的专业知识很多, 比如消费者心理、品牌联想度、品牌连续性等因素,以上仅以“产品相关性”一 例,论述“驰名商标的防淡化”需要从企业自身做起。

三、 驰名商标“防淡化”需要企业注意品牌的维权维护

为了防止驰名品牌淡化的悲剧,企业不仅在自身的经营策略上需要多加注意, 还需要注意驰名品牌的维权和维护,其手段包括但不限于:

(一)向公众强调不要将品牌通用名称化:

一些大公司每年都要投入大量的人力和财力向公众宣传解释不要强行把他 们的商标用作通用名称,例如可口可乐公司就强烈反对将所有的可乐饮料都成为 COKE,施乐公司特别强调 Don’t Xerox a Xerox on a Xerox。

为了防止品牌的淡化甚至通用化,企业需要做的还很多,只有企业对淡化问 题充分重视,并密切关注社会对品牌的使用方式,将可能使品牌淡化的商标使用 方式扼杀于萌芽,才有可能较好的遏制驰名商标被不当使用遭淡化的后果。

(二)对于抄袭品牌的现象进行积极的维权

驰名商标一旦建立其声誉,同时也意味着该商标也成为其他市场主体复制、 摹仿、抄袭的目标。比如驰名商标 BMW, ROLLS ROYCE, 几乎每期的商标公告上都可以找到“复制、摹仿、翻译”这些驰名商标的例子。这些“仿冒商标”申请在 多个类别上,其中大多与汽车、飞机发动机无关。如果准许这些商标任意注册, 则意味着准许 BMW, ROLLS ROYCE 品牌在无关商品上“遍地开花”。长此以往,商 标的淡化将在所难免,正如 “商标淡化之父” FRANK SCHECHTER 的著名言论所 说:就以 ROLLS ROYCE 为例,如果允许存在 ROLLS ROYCE 饭店和 ROLLS ROYCE 咖 啡馆,ROLLS ROYCE 短裤和 ROLLS ROYCE 糖果,10 年之后将再也没有 ROLLS ROYCE 商标。

面对驰名商标被他人“复制、摹仿、翻译”之势,企业一定不能坐视不理, 现行有效的方法就是拿起法律武器以有效应对,如应用《商标法》13 条对“驰 名商标”进行保护的相关规定,对其他商标积极提交异议、争议及相关诉讼,充 分应用中国司法解释中已承认的淡化等理论,提交充分证据,最终取得行政和司 法机关不准予诉争商标注册的结果。

总之,驰名商标防止被淡化是一项复杂的工作,需要企业内外兼修,才能取 得良好效果。