为解决商标权与其他合法在先民事权利的冲突,现行《商标法》第 32 条(原《商标法》第 31 条)前半段规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条规定的“在先权利”是指除了在先商标权之外相关法律、法规规定的其他在先民事权利或者民事权益,包括依据法律规定设立和保护的专利权、著作权、商号权、姓名权、肖像权等。在先登记的药品商品名称与在后申请的商标发生权利冲突时,是否可以依据《商标法》第 32 条的规定获得保护,取决于药品商品名称是否经过使用并获得了一定知名度。北京市高级人民法院在最近作出的一个商标争议行政判决中对这个问题进行了明确的阐述。

一、 未经使用的药品商品名称不能依据《商标法》第 32 条的规定获得保护。

    某丹麦制药公司于 2006 年申请,并于 2009 年获准在第 5 类“医药制剂;药物制剂;兽医用药;兽医用制剂”商品上注册了第 5430775 号“PHUDICIN”商标(即“争议商标”)。香港某药厂公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出商标争议申请,请求撤销该商标注册。商标评审委员会作出争议裁定认为,按照中华人民共和国卫生部 1990 年 8 月 29 日发布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》,以及中华人民共和国国家食品药品监督管理局 2006 年 3 月 15 日颁布的《药品说明书和标签管理规定》,《进一步规范药品商品名称的管理通知》等规定,药品生产企业对本企业生产的药品可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名称作为商标注册;药品商品名称须经国家药监局批准后方可在药品包装、标签及说明书上标注;药品说明书和标签中标注的药品名称必须符合国家药监局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则,不得使用与他人商品名称相同或近似的文字。根据上述药品名称的管理规定,药品的商品名称经主管部门批准后,持有人享有对该商品名称的独占使用权和注册商标申请权。

    该香港药厂公司自 2005 年 2 月起,连续三次获得国家医药行政管理部门的批准,在其生产的“夫西地酸乳膏 Fucidie Acid Cream”药品上使用英文“Phucidin”商品名称,故认定该公司自核准之日起享有该药品商品名称权及注册商标申请权等先于争议商标的在先权利。因而请求认定争议商标的注册违反原《商标法》第 31条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定而将其撤销。

    因为商评委的裁定支持了该香港药厂公司的请求,争议商标的注册人起诉至法院。北京市第一中级人民法院判决 1 认为,香港药厂公司在药品监督管理部门登记获得的药品商品名称使用权并无民法意义上的使用权属性,不属于原《商标法》第31 条规定中所指在先权利。本案中并无证据表明,“Phucidin”药品商品名在争议商标申请日之前在中国大陆地区持续使用于其登记的药品上,也无证据表明,在争议商标申请日前中国的相关消费者已广泛知晓“Phucidin”牌药品,并将其与药品商品名的持有人相关联,形成一定的知名度。因此该药品商品名的使用权不能对抗经法定程序核准注册的争议商标。第一中级人民法院认定商评委的裁定主要证据不足,适用法律错误,判决撤销。

    北京市高级人民法院对本案作出终审判决 2,维持一审判决。认为原《商标法》第 31 条规定中所称“在先权利”是指本法虽无特别规定,但根据《中华人民共和国民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益。如经过工商行政管理机关登记的企业名称中的字号若要受到商标法的保护,需要以在相关公众中具有一定知名度为前提。根据中华人民共和国卫生部 1990 年 8 月 29 日发布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》,以及国家药监局 2006 年 3 月 15 日颁布的《药品说明书和标签管理规定》、《进一步规范药品商品名称的管理通知》等规定,药品生产企业对本企业生产的药品可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请该商品名称作为商标注册。经登记批准后的药品的商品名称,该名称申请人并不当然享有相应的民事权益,而是要通过使用在市场上积累了一定的商誉,取得一定知名度,方能享有相应的民事权益。

 

二、药品商品名称对抗商标权应当以在先使用并获得市场知名度为必要条件

    药品商品名称是药品生产企业在申请注册药品时,根据自身需要而拟定的药品名称。根据药监部门的有关规定,药品商品名称需要经过登记注册才能使用,且药品商品名称不得使用《商标法》规定不得使用的文字。实践中,药品商品名称实际上起到的是区分同类药品的不同生产厂家的作用。本案争议裁定书中提出了所谓的“药品商品名称权及注册商标申请权”。但法院判决认为,药品商品名称使用权并没有民法意义上的使用权属性,不属于现行《商标法》第 32 条或原《商标法》第31 条规定中所指在先权利。未经使用获得知名度的药品商品名称使用权不能对抗经法定程序核准注册的商标权。

 

(1) 药品商品名称权不属于民法意义上的民事权利

    专利、商标等知识产权依法律创设,作为民事权利的一个种类,具有民事权利的基本特征,即依法占有、使用、收益与处分的所有权能属性,表现为对知识的控制、利用和分配,具有独占性、专有性和排他性。

    目前有关药品商品名称的规定是中华人民共和国卫生部 1990 年 8 月 29 日发布的《进一步加强药品标准及名称管理的通知》,以及中华人民共和国国家食品药品监督管理局 2006 年 3 月 15 日颁布的《药品说明书和标签管理规定》,《进一步规范药品商品名称的管理通知》等部门规定,尚未有专门的法律来对药品商品名称权的登记注册进行规制。药品商品名称的审批仅仅是卫生部的一个局的行政许可审批行为,或者是地方省级卫生行政管理部门的行政许可审批行为。而且审批权不集中在一个法定的机关中,审批主体不具有唯一性。药品商品名的审批没有设置事前公示程序,也没有第三人如果对药品商品名的审批结论不服的救济途径。因此,从设立程序看,药品商品名称的使用权不可能具有知识产权的独占性、专有性和排他性。商评委在上述商标争议裁定中认为,药品商品名的持有人享有对该商品名称的独占使用权和注册商标申请权,显然是缺乏法律依据的。如果药品商品名的持有人享有独占使用权,就意味着其成为了与商标权相平行的知识产权的一种,则其应当是由法律创设,并在设立程序上能够保证其唯一性,并具有民事权利的依法占有、使用、收益与处分的所有权能属性。然而文中所提到的几个卫生部下属部门的通知显然对药品商品名的各项权能属性均未有提及。从其通知的内容,仅仅提到,企业“可以根据实际需要,在法定的通用名称之外,另行拟定商品名,报卫生部药政管理局批准后,方可向工商行政管理部门申请将该商品名作为商标注册”。而商标法中对商标的登记注册、转让、续展、变更等法律行为都有明确的程序性规定。

 

(2)对药品商品名称的保护可比照未注册商标

    根据我国药品管理的有关规定,使用药品名称,需得到国家药监部门的批准,药品名称包括药品的通用名称和药品商品名。药品的通用名指中国药品通用名称,是由药典委员会按照《药品通用名称命名原则》组织制定并报卫生部备案的药品的法定名称,是同一种成分或相同配方组成的药品在中国境内的通用名称,具有强制性和约束性。因此,凡上市流通的药品的标签、说明书或包装上必须要用通用名称。其命名应当符合《药品通用名称命名原则》的规定,不可用作商标注册。

    而药品商品名称是药品生产厂商自己确定,经药品监督管理部门核准的产品名称。一个通用名下,由于生产厂家的不同,可有多个商品名称。比如:有一种抗感冒药品通用名叫“复方氨酚烷胺胶囊(或片)”的,有很多厂家在生产。不同的厂家给自己生产的“复方氨酚烷胺胶囊(或片)”又取了一个商品名区别于其他厂家的产品��例如:“盖克”、“快克”、“白加黑”、“康泰克”、“泰诺”等等。可见,药品商品名发挥的是区别同类药品的不同生产厂家的作用,类似于商标的区分产源的基本特性。而且,根据药品商品名称的命名原则,药品商品名称不得使用《商标法》规定不得使用的文字,也不得与他人使用的商品名称相同或者相似的文字,或者是直接表示药品的特点或者使用对象特点的文字等,与商标法中关于商标的显著性、禁用性等规定基本相同。可见,对于药品商品名的命名规则也充分体现了其作为商业标识的识别性和显著性的特征。由此,对药品商品名称的保护如果适用对未注册商标的保护规则,比较符合其自身的特性。《商标法》第 32 条后半段规定,申请商标注册 ---,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因此,在先使用并具有一定影响也是未注册商标获得保护的前提条件.

 

(3)药品商品名称亦可视为工商标记,以使用为保护的前提

    知识产权可以分为创造性智力成果权和工商业标记权。创造成果权的价值,来源于对该成果直接的商业性利用。工商业标记的价值则来源于它的区别功能,来源于它所标记的工商业主体的商业信誉。工商业标记权益包括企业名称权、商号权、知名商品特有名称、知名商品包装装潢、有一定影响及知名度的未注册商标等。

    本案中,法院判决认为,工商标记的保护是需要以具有一定的知名度这一事实构成前提的,其目的在于:一是为了维护知名工商标记的市场公信力,二是为了保护经营者通过投入与付出换来的市场荣誉以及经营业绩,因这些成绩被凝聚于工商标记之中,通过市场能够为标记的持有者带来相应的经济利益,而衍生为其所应有的合法权利。因此,除注册商标外,凡举工商标记要获得知识产权法律保护,皆需具备“知名”这一事实构成条件。药品名称中的商品名称亦然,既然它是用于区别同类药品来自不同生产厂家的标记,也需以应有的知名度为其是否应当获得知识产权法律保护的前提。

    最高人民法院关于山西康宝生物制品股份有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京九龙制药有限公司商标争议行政纠纷案中的再审判决 3 的结论与上述观点相同,即经实际使用并具有一定影响的药品商品名称,可以作为《商标法》第 31 条规定的在先权利受法律保护。该判决中提到九龙公司提交的证据可以证明在争议商标注册之前,其对其在卫生部药政管理局批准使用的“可立停”商品名称进行了一定规模的使用。该药品商品名称经在先使用并具有一定影响,可以产生民事权益,即合法的在先权利。最终将该药品商品名列入了《商标法》第 32 条所保护的在先权利的范围,但是认定其为经过使用获得一定知名度从而演变为知名商品名所具有的民事权益,而并非仅经过卫生部药政管理局批准登记的药品商品名的使用权本身可作为 32 条所保护的在先权利。

    综上,药品商品名称作为一种工商业标记,起到区分同类药品的生产厂家的作用,可以通过两种途径获得法律保护:一是按照商标法的规定将其注册为商标,作为已注册商标获得法律的保护;二是通过使用成为知名商品名称,获得反不正当竞争法的保护。

    我国商标法以申请在先为原则,保护在先申请注册的商标。将药品商品名称注册为商标,是药品生产企业保护其药品商品名的一种最为有效而确定的办法。实践中,药品生产企业也总是试图将其药品商品名申请注册为商标,或者是同时将其药品名称在药监局和商标局进行登记注册。根据中华人民共和国国家食品药品监督管理局 2006 年 3 月 15 日颁布的《药品说明书和标签管理规定》第 27 条的规定,药品说明书和标签中禁止使用未经注册的商标以及其他未经国家药品监督管理局批准的药品名称。药品标签使用注册商标的,应当印刷在药品标签的边角,含文字的,其字体以单字面积计不得大于通用名称所用字体的四分之一。根据该条的规定,如果在药品说明书和标签上使用商标的,应当是注册商标,而不能是未注册商标。如果同时还使用药品商品名称的,会导致一药多名,对于消费者来说会感觉十分混乱。既然药品商品名称所发挥的实际作用就是商标的区别性,则将药品商品名称注册为商标使用在药品标签和说明书上,用来区别其他厂家的同类药品,既避免了一药多名的混乱,又保证药品商品名获得及时有效的保护,也避免了与他人商标权的冲突。

    另一方面,对于未作为商标注册的药品商品名称,经过一段时间的使用获得一定的市场知名度的,也可以依据《反不正当竞争法》作为知名商品的特有名称获得法律的保护。当在先登记的药品商品名称与在后申请的商标发生冲突时,通过举证证明药品商品名称通过在先使用并具有一定知名度的事实,依据《商标法》第 32条的规定可获得法律保护。