한때 넓은 범위의 특허를 확보하기 위해 필수적인 청구항의 형태로서 기능식 표현을 포함한 청구항 (means plus function claim)을 특허출원에 포함시키는 것이 요구되던 때가 있었습니다. 구조로 한정하지 않고 대신 기능으로 표현으로 함으로써, 장래의 침해사건에서 예상되는 기술발전과 설계변경을 포함할 수 있다고 하는 장점이 있을 수도 있기 때문입니다. 출원인으로서는 당연히 갖게 되는 기대이지만, 그런 기대와는 달리 기능식 청구항이 오히려 특허권자에게 손실을 입힐 수도 있게 되는 상황이 발생할 수 있고, 그런 상황을 피하기 위해 명세서 상에서 기능식 청구항을 뒷받침할 있는 내용(예, 구조)들을 충분히 설명해야만 하는 것이 법원의 여러 판결에 의해 확인되고 있습니다.

지난 7월에 나온 Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc., (No. 2015-1732)연방항소법원 (CAFC) 판결은 그런 예 중의 하나입니다. Advanced에서는 “symbol generator”라는 용어가 112조 6항에 의하여 기능식 청구항으로 간주되고, 해당 기능식 청구항은 청구항에 미기재된 “필요한 구조”에 상응하는 구조를 명세서에 기재하지 않았으므로, 발명의 대상을 구체적이고 명확하게 한정하여야 한다는 112조 2항을 위배하게 되는 바, 무효라고 판시하였습니다.

본 사안에서 쟁점이 된 Advanced Ground Information Systems (AGIS)의 US Pat. Nos. 7,031,728 (“‘728 patent”)과 7,672,681 (“‘681 patent”) 발명은 복수의 휴대 전화 사용자가 지도 정보와 같은 시각적 디스플레이를 통해 타인의 위치 및 상태를 모니터링 할 수 있는 셀룰러 통신 시스템에 관한 것이었습니다. 예를 들어, 사용자의 휴대 전화에서 생성된 심볼(삼각형심볼 30, 사각형심볼 34)은 다른 사용자의 위도와 경도를 나타내고 있습니다.

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7,031,728 특허의 도면 1 일부

지방법원은 청구항에 사용된 “symbol generator”라는 용어가 비록 “수단(means)”이라는 용어를 사용하지는 않았지만, 해당 청구항 내에 기능(function)을 달성하는 데 필요한 구조(structure)가 기재되지 않고 단순히 기능(function)만 기술되어 있으므로, “symbol generator” 는 기능식 청구항으로 간주되어 112조 6항을 적용하게 되고, 청구항은 112조 2항을 위배하여 불명확하게(indefinite) 되므로 무효라고 판시하였습니다.

관련 법조문인 112조 2항과 112조 6항은 다음과 같습니다:

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

명세서는출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다.

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

결합형식의 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료 또는 작용을 언급하지 않고 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현 될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 상응되게 명세서에 기재된 구조, 재료 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석해야 한다.

일반적으로 기능식 청구항과 관련하여 언제나 두가지 이슈가 발생합니다. 첫번째는 “수단(means)”이라는 용어를 사용하지 않는 청구항에 대하여112조 6항이 적용되어야 하는가 판단하는 것이고, 두번째는, 만일 112조 6항이 적용된다면, 그 기능식 청구항이 112조 2항의 “명확성(definiteness)”의 요건을 만족시키는 지의 여부를 판단하는 것입니다.

112조 6항의 적용여부를 결정하는 원리에 의하면, 첫 번째 단계는 청구항에 “수단”이라는 용어가 들어있는 지를 확인하고, 두번째 단계는 청구된 기능을 수행하는데 필요한 구조가 해당 청구항에 기재되어 있는지 확인해야 합니다. 즉, 청구항에 명시적으로 “수단”이라고 하는 용어가 들어 있지 않더라도, 기능을 수행하는 것을 설명하는 용어가 들어있고 그런 기능을 수행하기 위한 구조가 청구항에 설명되어 있지 않으면 112조 6항이 적용됩니다. 112조 6항이 적용되는 청구항에 대해서는 기능을 표시하는 용어가 당해 분야의 당업자에 의해 충분히 명확한 의미를 갖는 것으로 이해되는지 여부를 판단하게 됩니다. 그리고 이때 기능을 표현하는 용어가 명확한 의미를 갖는 지의 여부를 판단하는 기준은, 명세서 상에 그 기능을 달성하는데 필요한 구조 혹은 구조에 상응하는 기술구성이 설명되어 있는지가 됩니다.

이러한 기준들을 적용하여, 연방항소법원은 (1) “symbol generator”는 기능을 달성하는데 필요한 구조가 해당 청구항 내에 기재되어 있지 않으므로 112조 6항이 적용되고, (2) 기능을 달성하는데 필요한 구조에 상응하는 구조(예를 들어, 알고리즘)가 명세서에 기재되어 있지 않다고 판단하여, 쟁점이 된 청구항은 불명확하게 되어 무효라고 판시하였습니다.

한편 1심에서, AGIS에서 고용한 전문가는 “symbol generator”는 쟁점이 된 특허를 위해 만들어 낸 용어이고, 용어 “symbol”과 “generator” 각각은 컴퓨터 과학 분야에서 널리 알려진 용어이므로, 당업자가 그 의미를 명확하게 이해할 수 있다고 증언했습니다. 이와 관련하여, 연방항소법원은 “symbol”과 “generator”가 컴퓨터 과학 분야에서 통용되는 용어라는 것과 무관하게, 해당 청구항에서 사용된 형태로는 “symbol generator”는 단순히 symbol을 생성하는 기능을 표현하는 것으로 판단하였습니다.

마지막으로, 연방항소법원은 쟁점이 된 기능식 청구항은, 명세서에 “symbol generator” 기능을 달성하는데 필요한 작동 알고리즘을 기재하지 않았으므로 불명확하여 무효라고 판시하였습니다.

만약 명세서에 symbol generator에 상응하는 알고리즘이 기재되어 있었다면 불명확성을 이유로 한 무효는 되지 않을 수 있었을 테지만, 어쩌면 청구항의 범위는 그 알고리즘 혹은 그에 균등한 것으로 청구항이 좁게 해석되어 침해가 일어나지 않았을 수도 있을 거라고 생각합니다. 특허성을 판단하는 심사과정도 출원 후에 2-3년이 지난 후에 진행되고, 특허침해 유무 판단은 더욱이 더 먼 장래에 일어나기 때문에, 발명이 이루어진 시점에서 먼 미래를 보고 좋은 명세서와 청구항을 작성하는 것이 얼마나 어려운 일인지 늘 생각하게 됩니다. 실무에서 할 수 있는 것 중의 하나는, 명세서에 기능식 표현을 포함하는 구현예뿐만 아니라 구조로 표현되는 구현예를 기재하고, 청구항에도 마찬가지로 기능식 표현으로 작성된 청구항 세트와 구조로 설명된 청구항 세트를 모두 포함시키는 것을 생각할 수 있습니다.