A ação foi ajuizada por Vassouras Hobynwood Ltda. (Vassouras ou Autora) em face da A.L.S. (Ré), exigindo a abstenção da Ré de explorar e comercializar vassouras utilizando a marca "Hollyworld TK", que, segundo a Autora, se confundiriam com suas marcas "Hobynhood" e "Hobynwood", utilizadas também para comercialização de vassouras.

Em primeira instância, o magistrado julgou procedentes os pedidos da Autora, condenando a Ré em danos materiais e morais, estes arbitrados em R$ 20.000,00, além da obrigação de se abster de explorar a marca "Hollyworld TK", sob os fundamentos de que (i) as partes atuam no mesmo ramo comercial e de que (ii) a semelhança entre as marcas das partes seria incontestável, causando confusão ao consumidor.

A Ré interpôs recurso de apelação, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Contra esse acórdão, a Ré interpôs recurso especial, arguindo a ausência de confusão entre as marcas e destacando que o pedido de registro da marca "Hollyworld TK", que depositou, foi concedido pelo INPI em 2008, sem que fosse apresentada oposição da Autora, ou seja, a ação teria perdido seu objeto.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão proferida em 6 de abril de 2017, destacou que a Autora é titular das marcas "Hobynhood" e "Hobynwood" muito antes da Ré e, por essa razão, negou provimento ao recurso por entender que a violação de um direito de propriedade intelectual, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), autoriza a reparação por dano material independentemente de efetiva demonstração de prejuízo (artigo 209).

No tocante aos danos morais, a ministra relatora Nancy Andrighi enquadrou a contrafação de marca como hipótese de dano in re ipsa, ou seja, uma vez que o dano moral nesse caso dispensa comprovação.

O acórdão da Terceira Turma do STJ vem a confirmar o entendimento pacífico dos ministros no sentido de que "é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade". Para ver a decisão na íntegra, clique aqui.