추상적 아이디어를 컴퓨터 시스템에 연계한 소프트웨어 발명의 특허 적격성을 인정한 소수의 판결 중 하나가 최근 연방항소법원(CAFC)에서 나왔습니다. 바로 컨텐츠 필터링에 관한 Bascom의 특허 발명으로서, 연방항소법원은 §101 Alice 테스트에 의한 특허적격성 심사를 충족한다고 판시하였습니다 (Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, No. 15-1763 (Fed. Cir. June 27, 2016).

본 사안에서 쟁점이 된 Bascom 의U.S. Patent No. 5,987, 606 (606′ patent)의 발명은 인터넷 서비스 제공사업자(Internet Service Provider)가 인터넷으로부터 얻은 정보를 사용자 맞춤으로 컨텐츠 필터링을 허용하는 방법 및 시스템에 관한 것이었습니다.

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기존의 컨텐츠 필터링 시스템은 필터링 툴을 각각의 로컬 컴퓨터에 설치함으로써 (1) 컴퓨터 전문인이 아닌 최종 소비자에 의해 필터링이 변경 또는 무산될 가능성이 있으며, (2) 각각의 모든 최종 소비자의 단말에 필터링 툴을 설치하는 것은 어렵고 시간이 많이 소요되며, (3) 서로 다른 최종 소비자의 플랫폼에 따라 소프트웨어를 수정해야하며, (4) 다양한 인터넷 사이트의 컨텐츠에 대한 변경사항을 추적하기 위해 클라이언트 데이터베이스를 주기적으로 업데이트해야하는 문제점이 존재하였습니다.

2014년 대법원 판결에 따른 Alice 기준에 의하면,

  1. 발명이 특허 대상이 아닌 세 가지 카테고리, 자연법칙 (law of nature), 자연현상 (natural phenomena), 혹은 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지 여부를 판단하고,
  2. 세 가지 카테고리 중 하나에 속한다면, 자연법칙, 자연현상, 혹은 추상적 아이디어를 특허 대상으로 변환시키는 추가 요소가 있는지를 판단하여 특허 적격을 판단합니다.

이와 같은 기준에 따라, 연방항소법원은 Alice 의 1단계 테스트에 대해, Bascom 의 특허발명이 컨텐츠 필터링에 관한 것으로서 오래되고 잘 알려진, 사람에 의해 실현가능한 추상적 아이디어라고 판단하였습니다.

하지만 Alice 의 2단계 테스트에서, 연방항소법원은 구성요소들이 잘 알려지고 관용적이더라도 이들의 비관용적이고 새로운 구성(“non-conventional and non-generic arrangement of known, conventional pieces”)에 의해 발명적 특징(inventive concept)이 있다고 판시하였습니다.

특히, Bascom 의 발명의 경우, 기존에 알려진 맞춤형 필터링 기능을 가진 필터 솔루션(one-size-fits-all filter)를 사용하였고 따라서 구성요소 자체가 신규한 것은 아니지만, 연방항소법원은 최종 소비자로부터 떨어진 특정 장소에서, 각 최종 소비자에게 특정된 맞춤형 필터링 기능을 가진 기존의 맞춤형 필터를 설치함에 발명적 특징이 있다고 보았습니다. 구체적으로, 연방항소법원은, 기존의 필터 솔루션을 로컬 서버가 아닌 ISP 서버에 설치함으로써 필터의 기능을 더욱 동적이고 효율적으로 만들어 컴퓨터 시스템 성능 자체를 향상시킨 소프트웨어 기반의 발명이라고 하였습니다. 따라서 Bascom 의 발명이 추상적 아이디어이고 주지의 기술과 결합하여 특허 적격성이 인정될 수 없다고 한 지방법원의 판결을 뒤엎고 특허 적격성이 있다고 결론지었습니다.

Bascom 사례는 DDR, Enfish 와 함께 소프트웨어 특허적격성을 인정한 연방항소법원의 소수의 판결 중 하나로, §101 이슈에 대한 좀 더 명확한 가이드라인을 제공할 것으로 기대됩니다. 더구나 Enfish 의 경우는 청구항의 발명이 자기-참조(self-referential) 테이블을 이용하여 기존의 데이터베이스보다 향상된 정보 탐색 결과를 얻으므로 컴퓨터 기능의 개선을 분명하게 인용하고 있고, 따라서 연방항소법원은 Alice 의 1단계 테스트에서 추상적 아이디어 자체가 아니라고 판시하였습니다. 즉, 청구항이 컴퓨터 기능의 구체적인 개선에 관한 발명인지, 또는 단순한 아이디어에 불과한 방법을 수행하기 위한 도구로서 컴퓨터가 사용되고 있는 것인지 살펴보아야한다고 하였습니다.

이에 반해, 연방항소법원은 Bascom 의 경우는 청구항의 발명을 어떻게 특정할 것인지 (즉, 단순한 아이디어인 컨텐츠 필터링에 관한 것인지, 또는 로컬 서버나 컴퓨터를 통한 필터링의 경우 사용자 제약이 많다는 문제점을 개선한 인터넷 컨텐츠 필터링에 관한 것인지) 결정하기가 어렵고, Enfish 와 같이 분명하게 컴퓨터 기능의 개선을 인용하고 있는 경우가 아니라고 하여, 2단계 조건을 만족하는지 구체적인 청구항의 한정요소들을 고려하였고 이 결과 컴퓨터 성능의 향상이 있다고 인정한 경우입니다.

예견한 대로 Bascom 은 606′ 특허의 청구항이 DDR과 같이 인터넷의 고유한 문제를 해결하기 위한 기술적 해결을 제시한다고 주장하였습니다. DDR 사건에서, 특허발명이 잠재적 고객을 보유하기 위한 문맥에서 고안된 발명이지만, 단지 이를 이유로 단순한 비지니스 방법 발명에 해당하는 것은 아니라고 하였으며, 오히려 웹사이트 호스트 및 사용자들이 가지고 있는 기존의 문제점을 해결하기 위한 기술적인 방법을 제공하였다고 판단하였습니다. 연방항소법원은 Bascom 의 경우도 DDR과 마찬가지로 특허발명이 컨텐츠 필터링에 관한 문맥으로 고안되었지만 인터넷상의 단순한 컨텐츠 필터링에 관한 것이 아니라 기존의 인테넛 필터링 시스템의 문제점을 해결하기 위한 기술 기반의 솔루션을 제공하고 있다는 점에 주목하였습니다.

Bascom 판례에서 상세히 언급되고 강조된 점은 바로 명세서에서 기존의 컨텐츠 필터링 시스템의 문제점을 상세히 설명하고 해당 특허의 기술적 이점을 분명히 명시하였다는 점입니다. 명세서 작성의 중요성을 다시금 일깨워주게 하는 부분입니다.

발명이 Enfish 와 같이 컴퓨터 기능의 구제적인 개선을 가져오는 것으로 이견이 없다면 추상적 아이디어에도 해당하지 않고 특허 대상에 해당하겠지만, 많은 소프트웨어 발명의 경우 직접적인 컴퓨터 기능의 개선보다는 이미 알려진 구성요소의 조합으로 기존 방법의 문제점을 해결하는데 초점이 맞춰진 경우가 많이 있습니다. 이러한 많은 소프트웨어 발명에 대해 Bascom 은 구성요소들의 정렬된 조합(ordered combination)에서도 발명적 특징이 있다고 확인시켜주었습니다. 따라서, 명세서 작성시, 구성요소들의 조합이 기존 기술의 문제점에 비해 어떻게 새로운 기술적 해결방법 또는 이점을 가져다주는지 상세히 기술하는 것이§101 거절 대응시 심사관을 설득하는데 중요한 핵심 포인트가 될 것입니다.