摘要

    下文中所提到的涉案专利以及被控侵权产品均是假想的,其并不是真实的案例。使用该假想的案例的目的是无论说明相同侵权判断和等同侵权判断中有可能存在的问题,以及这些问题的存在会导致什么样的结果。这些问题的解决方式在本文中涉及的不多,毕竟法律条文的严谨和执行的灵活似乎是一对矛盾体。

关键词:相同侵权、等同侵权、技术问题

案情介绍

    涉案专利

    涉案专利涉及到一种旅行箱,该旅行箱中设置有一个隔板,该隔板将旅行箱隔成上下两部分空间,该隔板除了起到空间分隔的作用之外,其另外一个重要的作用是对该旅行箱起到一个支撑作用,是该旅行箱更加坚固。涉案专利所要解决的问题是,隔板起到了加固旅行箱的作用,但是隔板的使用增加了旅行箱的重量。涉案专利的目的是要提供一个坚固程度与现有的使用隔板的旅行箱相当,但是重量较小的旅行箱。

    涉案专利的权利要求 1 记载了如下内容:“一种箱子的隔板,其特征在于,所述隔板上设置有 8 个孔,所述 8 个孔的圆心的连线是一个正方形,所述正方形的中心与所述隔板的中心重合,所述正方形的每个边上均有两个孔”。如果用图来表达的话,涉案专利的权利要求 1 要求保护的是这样的一种箱子上使用的隔板(俯

视图):请查看pdf原文图

图 1

图 1 中黑色圆圈表示的是孔,图中的虚线在真实的隔板中是不存在的,其仅仅是为了表明这 8 个孔的相对位置关系。涉案专利的说明书中描述了如下技术效果:由于在隔板上打了孔,因此,该隔板的重量减轻了,并且,经试验表明,上述的打孔方式也不会导致隔板对箱子的支撑力下降。

被诉侵权产品

    被诉侵权产品是一种盛放化学药品所使用的箱子,该箱子公开销售。在该箱子中也有一个隔板,该隔板将箱体分成上下两部分,这两部分用来盛放两种不同的化学药品 A 和 B,为了使 A 和 B 稳定,在箱子中还需要放置一种稳定剂 C,该稳定剂 C 可以使 A 和 B 稳定。该稳定剂 C 放在箱子的上部分,为了使 C 能够挥发到箱子的下部分使下部分药品稳定,在该箱子的隔板上设置了一些孔,而这些孔的设置方式恰恰与图 1 中的设置方式完全相同。被诉侵权的箱子在其使用说明书中描述了打孔的目的是为了使稳定剂 C 挥发到下层,其并没有提到隔板还能够起到其他作用。在此需要强调的是,虽然隔板能起到支撑作用是客观存在的,但是,在隔板上打上这样的孔的情况下,能够在减轻隔板重量的同时不降低该隔板的支撑作用却是被诉侵权产品的制造商所没有意识到的,这是因为被诉侵权产品的孔仅仅是为了使稳定剂达到下层。

侵权判断

    《中华人民共和国专利法》(以下简称为《专利法》)第五十九条规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称为《解释》)第七条规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

    专利权人主张被诉侵权产品侵犯了其权利要求 1。权利要求 1 中记载的是“一种箱子的隔板”,即权利要求 1 中并没有记载该箱子是旅行箱,在这种情况下涵盖了所有具有隔板的箱子。由《解释》中可以看出,只要是被诉产品中包括了与权利要求中记载的全部技术特征都相同的技术特征,那么该侵权产品就落入了权利要求的保护范围。

    被诉侵权产品其要求保护的是一种盛放化学药品的箱子,其技术特征与权利要求 1 中记载的技术特征完全相同,因此,被诉侵权产品落入了权利要求 1 的保护范围之内,如果不使用不侵权抗辩的话,该被诉侵权产品就会被判侵权。由此可见,被诉侵权产品是因为包括了与权利要求 1“相同”的全部技术特征而落入了权利要求 1 的保护范围之内的。

    但是,被诉侵权产品的隔板打孔的目的与权利要求 1 中的隔板打孔的目的是不相同的,这一点在“相同”技术特征的判断上并没有体现,即从《解释》中可以看出,是否落入权利要求的保护范围其仅仅考虑的是技术特征的是否相同,而并没有考虑这些技术特征所要解决技术问题以及所取得的技术效果是否相同。

    这样的判断方法是否存在问题?

无效权利要求 1 的可能性

    假定被诉侵权产品的公开销售是在涉案专利的申请日之前,那么使用被诉侵权产品作为现有技术来无效涉案专利的权利要求 1 是否能够成功呢?

    《专利法》第二十二条规定:“授予专利的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日之前向国务院专利行政部分提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步”以及“本法所称的现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

新颖性

    《专利审查指南 2010》第 156 页记载了新颖性的审查原则:“被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后(含申请日)公布或公告的发明或实用新型的相关内容相比,如果其技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型”。

    由此可见,对于新颖性的判断,其需要判断四个方面:技术领域是否相同、技术方案是否相同、解决的技术问题是否相同、取得的技术效果是否相同,这四个方面缺一不可。

    对于被诉侵权产品是一个装药品的箱子,涉案专利是一个旅行箱,均可以认为是属于箱子的领域,因此,其技术领域应当是相同的。被诉侵权产品所使用的技术方案与涉案专利的权利要求 1 也是相同,其中,被诉侵权产品的箱子是涉案专利权利要求 1 中的箱子的下位概念。但仅仅技术领域和技术方案的相同并不能认定被诉侵权产品可以破坏权利要求 1 的新颖性。这是因为,被诉侵权产品中的打孔的特征其所要解决的问题是如何让稳定剂 C 挥发到隔板的所隔出的箱子的下半部分,而涉案专利的权利要求 1 所要解决的问题是如何在不影响隔板的对箱体的支撑的前提下减轻隔板的重量,因此,这两者所要解决的技术问题是不相同的,在这种情况,权利要求 1 相对于被诉侵权产品是具有新颖性的。依靠新颖性是无法无效掉权利要求 1 的。

创造性

    创造性最重要的一步是判断显而易见。在《专利审查指南 2010》第 172 页中记载了判断是否显而易见的三步法:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的问题;(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

    如果采用三步法的话,被诉侵权产品与权利要求 1 的技术特征是相同的,两者似乎没有区别技术特征。我认为两者是有区别的,被诉侵权产品中公开的技术特征是用于挥发化学物品的孔,而权利要求 1 中记载的是减轻重量并不降低支撑作用的孔,“孔”与“孔”是不同的,这是被诉侵权产品与权利要求 1 的区别技术特征。该区别技术特征是否是显而易见的呢?本领域技术人员在拿到被诉侵权产品后,其仅仅能够想到这些孔是为了是挥发的稳定剂通过,当然其也可以想到打了孔必然会导致重量的减轻,但是,本领域技术人员是无法想到在减轻重量的同时这些孔并不会影响隔板对箱体的支撑,因此,权利要求 1 中记载的技术方案相对于被诉侵权产品而言是非显而易见的,其具有突出的实质性特点。权利要求 1 载的技术方案所取得的效果也是本领域技术人员从被诉侵权产品中无法意识到的,其具有显著的进步,即权利要求 1 相对于被诉侵权产品是具有创造性的。

    综上分析可知,即使被诉侵权产���是现有技术,其作为对比文件也无法影响权利要求 1 的新颖性和创造性,即被诉侵权产品作为证据是无法无效掉涉案专利的权利要求 1 的。

“相同”和“等同”

    正如上文中所提到的,这就导致了一个很有意思现象,被控侵权产品是侵权的,但是,即使被控侵权产品的公开在涉案专利的申请日之前,其也无法无效掉涉案专利,这对于被诉侵权方而言,是不是有点无耐?

    导致这种想象的原因是在侵权判定中相同侵权仅仅考虑的是技术特征的相同而并不考虑技术问题和技术效果。

    再回到解释中,《解释》中规定了:“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的”。在《解释》中,除了“技术特征相同”还有“技术特征等同”,那么什么是等同?

    在《最高人民法院知识产权案件年度报告(2010)》(以下简称为《报告》)中列举了竞业公司与永昌公司专利侵权案【(2010)民申字第 181 号】。最高院在该案例的指导意见中认为,只有同时具备以下两个方面的条件,才能认定两者属于等同的技术特征:

    1、被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

    2、被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。

    由此可见,在“等同”判断中是考虑功能和技术效果的,但是在“相同”判断中却不考虑这一点。

    在回到上述的案例中,假定涉案专利的权利要求 1 是这样记载的:“一种箱子的隔板,其特征在于,所述隔板上设置有 8 个圆孔,所述 8 个圆孔的圆心的连线是一个正方形,所述正方形的中心与所述隔板的中心重合,所述正方形的每个边上均有两个圆孔”。与原来的权利要求相比其仅仅是将 8 个孔改为了 8 个圆孔。被诉侵权产品的隔板如下图 2 所示:

图 2 请查看pdf原文

    并且,假定对于本领域技术人员而言,其并不需要创造性劳动就可以得知,对于箱体的支撑力度的不改变是由于打孔的位置来决定,跟孔的形状是没有任何关系的。如果被诉侵权产品其也是起到支撑作用的,那么根据《报告》中的观点,这构成了“等同”。如果被诉侵权产品中的孔是上文中所提到的用于挥发稳定剂的,那么这显然是不构成“等同”的,因为在“等同”的判断中是考虑功能和效果的。

    通过上述的分析可知,“相同”是不考虑功能和效果的,“等同”是考虑功能和效果的,看起来,“相同”比“等同”的判断在某种程度上要宽松。这应该是与《解释》的思想和不相符合的。

在“相同”判断中考虑与不考虑技术问题和取得的技术效果的利弊?

    如果不考虑,就会出现上文中所描述的问题,被控侵权产品是侵权的,但是,使用被控侵权产品作为现有技术确没有办法无效掉涉案专利。这种现象有一点点荒谬,被控侵权产品侵权说明被控侵权方使用了专利技术,而被控侵权产品使用的确实是现有技术,即该专利技术其实是现有技术,但是使用该现有技术确无法无效掉该专利。

    对于被控侵权方而言,虽然除了无效掉该专利之外,其还可以使用现有技术抗辩来进行不侵权抗辩,这种抗辩的成功概率是很大的。但是,对于非被控侵权方的公众而言,其不一定能够知道存在这样的一种现有技术,这对于公众利益而言是不利的。如果被控侵权方能够成功无效掉该专利的话,那么对于公众利益而言是有利的。专利制度毕竟是一种平衡专利权人和公众利益的一种制度。

    因此,如果在“相同”判断中不考虑功能和效果,对于公众利益是不利的。如果在“相同”判断中考虑功能和效果,那么,被控侵权方是不侵权的。这种情况下,其他的旅行箱的生产厂商也可以制造出带这样隔板的旅行箱,其只要不在箱子的使用说明书中描述该隔板减轻了重量即可。例如,其可以说明本箱子附带香包,打孔是为了使香味在箱体的上下两部分中传递。这样,即使有侵权的故意也无法判这些旅行箱生产厂商侵权。这对于专利权人而言是不利的。进而,这会不会慢慢演变成规避专利权的一种常用做法?

    因此,如果在“相同”判断中考虑功能和效果,可能会对专利权人不利。

法律执行的灵活性

    假定维持现有的法律不变,能否做这样的裁定:考虑到被诉侵权方所制造的箱子和隔板的目的就是为了挥发稳定剂,其并不存在侵权的故意,因此不侵权。而对于其他被诉旅行箱制造商而言,虽然其声称打孔是为了散发香味,但是,其存在侵权的主观故意,因此,侵权。

    当然,上述的案例仅仅是我自己的一个想象,合理与否?合法与否?还需要进一步的讨论。