Dal 23 Marzo scorso è diventato operativo il nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (Reg. (UE) 2015/2424) che modifica la precedente disciplina (Reg. (CE) n. 207/2009), allo scopo di modernizzare il diritto dei marchi, rendendolo più confacente alle recenti evoluzioni tecnologiche. Numerose sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento, destinate ad avere un impatto significativo sia sui marchi esistenti, sia su quelli di prossima registrazione.

Sono registrabili i marchi olfattivi e quelli sonori

Il nuovo Regolamento modifica  i requisiti per la registrazione del “segno”: nella precedente versione dell’art. 4 del Regolamento, si richiedeva che il segno fosse suscettibile di essere rappresentato graficamente. Tale requisito costituiva tuttavia un ostacolo alla registrazione di marchi sonori, olfattivi, oppure di quelli costituiti da immagini in movimento o sequenze di illustrazioni, così come i così detti “marchi di luce”, ossia di tutti i “segni” che non sono suscettibili di essere rappresentati graficamente. Nella nuova disciplina è invece previsto, soltanto che il segno debba essere “….suscettibile di essere rappresentato nel registro marchi dell’ Unione Europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”. Il nuovo articolo 4 quindi consente la registrazione di marchi sonori o visivi mediante il deposito di registrazioni audio o video.

Necessità di individuare i prodotti o i servizi per i quali il marchio viene registrato

L’art. 28 del Regolamento è stato modificato in modo sostanziale, stabilendo che la domanda di registrazione del marchio debba indicare i prodotti o servizi per i quali la registrazione è richiesta, con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto. La modifica è diretta a contrastare la prassi adottata da molti, di richiedere registrazioni generiche, non corrispondenti ai soli prodotti o servizi effettivamente realizzati e venduti dall’azienda, ma per l’intera classe merceologica e magari anche per classi merceologiche affini. Il nuovo articolo 28 specifica che “….possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.” In sostanza le indicazioni generali delle classi di prodotto verranno interpretate in modo restrittivo, sulla base del loro significato letterale, in modo da comprendere esclusivamente i prodotti ed i servizi “…chiaramente compresi dal significato letterale dell’indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.”  Il Regolamento riconosce a quanti abbiano registrato il marchio europeo secondo il vecchio regime, facendo riferimento ad una determinata classe di prodotti, un termine di grazia di sei mesi (scadente il prossimo 24 Settembre 2016) per specificare i prodotti o i servizi, per i quali si vuole ottenere la registrazione,  che non risultano comprese nel significato letterale della rispettiva classe. La dichiarazione integrativa non avrà effetto retroattivo, nel senso che non potrà essere utilizzata per opporsi né all’utilizzo, né alla registrazione di un marchio analogo da parte di terzi, qualora l’utilizzo e la domanda di registrazione siano anteriori alla dichiarazione. I marchi per i quali non verrà presentata alcuna dichiarazione vedranno ristretta la loro operatività ai soli beni o servizi ricompresi nel significato letterale della classe per i quali sono stati registrati.

Procedura di opposizione alla registrazione del marchio comunitario

Il termine di opposizione alla registrazione di un marchio europeo non è stato modificato, essendo rimasto di tre mesi, ma comincerà a decorrere un mese dopo la pubblicazione del marchio, anziché dopo sei mesi. L’abbreviamento del termine avrà verosimilmente l’effetto di ridurre il contenzioso relativo alle opposizioni di marchio.

Tasse di registrazione

La tassa di registrazione è ora di € 850 per una classe di prodotto; è poi prevista una tassa ulteriore di € 50 per ciascuna classe aggiuntiva. Le tasse relative alle domande di opposizione, invalidità o revocazione sono state ridotte

Inibitoria di atti preparatori alla violazione di marchi

Il nuovo Regolamento consente al titolare di un marchio registrato di vietare i c.d atti preparatori di un’infrazione, ossia quelle attività quali l’apposizione di un marchio registrato su imballaggi, etichette, cartellini o dispositivi di autenticazione che, pur non costituendo di per sé contraffazione di marchio, sono attività prodromiche all’utilizzo in commercio del marchio altrui.

Marchi di certificazione

Sono stati introdotti i .c.d marchi di certificazione ossia i marchi idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.Il soggetto che richiede la registrazione di un marchio di certificazione deve presentare, insieme alla domanda di registrazione, anche il regolamento d’uso del marchio di certificazione, specificando le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.