Op 14 maart 2017 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een langlopende kwestie die speelt tussen energydrinkgigant RED BULL en coffeeshopexploitant THE BULLDOG. RED BULL trachtte op basis van haar merk op te treden tegen drie Benelux-registraties van THE BULLDOG omdat er naar haar mening sprake zou zijn van verwarringsgevaar. RED BULL stelde dat het overeenstemmende element ‘BULL’ in de respectieve merken en de soortgelijkheid van waren waarvoor THE BULLDOG (ook) geregistreerd is, tot verwarring zou kunnen leiden. Het Gerechtshof Den Haag gaat hier, in lijn met de eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, niet in mee.

Merkenvergelijking

In het Benelux en Europees merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van waren en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk.

Wanneer een merk bekend is kan de merkhouder ook optreden tegen het gebruik van een jonger teken indien dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of het wordt gebruikt voor producten of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Voor bekende merken geldt dus een ruimere beschermingsomvang dan voor niet-bekende merken.

Lees in onze Minicursus Merkbescherming meer over de beschermingsomvang van merken.

Bull tegen Bull een langslepende procedure

De kwestie tussen de merkhouders van RED BULL en THE BULLDOG speelt reeds sinds 2003 toen de houder van het gecombineerde woord-/beeldmerk RED BULL (een internationale registratie met geldigheid voor de Benelux) de houder van twee gecombineerde woord-/beeldmerken en het woordmerk THE BULLDOG sommeerde het gebruik van THE BULLDOG-merken te staken voor niet-alcoholische dranken, met name energydranken.

Een dagvaarding volgde in juni 2005 en sindsdien is de juridische strijd tot aan de hoogste instantie, het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie EU), gevoerd. In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag wordt nu ingegaan op de vraag of er überhaupt sprake is van overeenstemming tussen het oudere en het jongere merk.

Dit vloeit voort uit de prejudiciële vragen die door de Hoge Raad aan het Hof van Justitie EU waren gesteld, en waarbij het ging om de uitleg van het begrip ‘geldige reden’.

De uitleg van dit begrip door het Hof van Justitie EU diende toegepast te worden door de nationale rechter in de beoordeling of THE BULLDOG een geldige reden had om gebruik te maken van het ‘Bull’-teken. Zou sprake zijn van een dergelijke geldige reden dan zou RED BULL niet op basis van de bekendheid van haar merk kunnen optreden tegen het gebruik van THE BULLDOG-merken voor energydranken en dus niet kunnen profiteren van de eerdergenoemde ruimere beschermingsomvang die houders van bekende merken wordt toegekend.

Het Hof van Justitie EU gaf de verzochte uitleg van het begrip ‘geldige reden’ in haar arrest van februari 2014, waarop de HR de zaak in februari 2015 verwees naar het Gerechtshof Den Haag voor een feitelijk oordeel .

Bull tegen Bull – het langverwachte feitelijke oordeel

Het Gerechtshof Den Haag gaat echter in het geheel niet in op de vraag of THE BULLDOG al dan niet een geldige reden zou hebben om een overeenstemmend jonger teken te gebruiken omdat het Gerechtshof van oordeel is dat überhaupt geen sprake is van overeenstemming tussen de merken omdat (onder meer):

  • De visuele overeenstemming gering is omdat het woord-/beeldmerk RED BULL uit meerdere elementen bestaat waarvan enkel het (woord)element ‘Bull’ voorkomt in THE BULLDOG-merken;
  • Het element ‘DOG’ in ‘BULLDOG’ onderscheidend vermogen toekomt en dit geen overeenstemming vertoont met het RED BULL-merk;
  • In auditief opzicht de merken zeer gering overeenstemmen omdat ten aanzien van het RED BULL-merk ook (het niet overeenstemmende) ‘Krating-Daeng’ zal worden uitgesproken, terwijl ten aanzien van het THE BULLDOG merk het niet overeenstemmende ‘THE’ en ‘DOG’ meetellen in de beoordeling;
  • Een stier en een hond in meerdere opzichten verschillende dieren zijn. Het argument dat door de merkhouder van RED BULL was aangevoerd dat het beide sterke, agressieve dieren zijn, brengt geen dan wel een te vage begripsmatige band mee om van een begripsmatige overeenstemming te spreken;
  • Sterker nog: het feit dat een stier en een hond verschillende dieren zijn, maakt dat het begripsmatige verschil groot is en het daardoor de (zeer) geringe auditieve en visuele overeenstemming opheft;
  • Uit onderzoek bovendien is gebleken dat slechts 10% van de respondenten de woorden ‘BULLDOG’ en ‘RED BULL’ overeenstemmend vinden;
  • Kortom: geen overeenstemming tussen de betrokken merken/tekens.

Hierdoor kan, aldus het Gerechtshof, géén sprake zijn van verwarringsgevaar en/of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het merk RED BULL door het gebruik van de THE BULLDOG-merken voor energydranken.

De slotsom is dat RED BULL in het ongelijk gesteld wordt.