專利侵權案件中,被控侵權人除得於侵權訴訟中向民事法院主張專利無效,亦可向經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)提起舉發行政程序請求撤銷專利權。此種由民事訴訟程序與行政舉發程序對於專利有效性爭議分別判斷的二元體制,將難以避免見解歧異之可能。

倘民事法院於確定判決中,認定專利有效並准許專利權人之請求,智慧局卻嗣後撤銷該專利,受不利判決之被控侵權人得否以專利已被撤銷為由,依民事訴訟法第496條第1項第11款規定「為判決基礎之行政處分已變更者」,提起再審之訴?此一疑義,最高法院於個案中與智慧財產法院持相反之見解如後。

智慧財產法院於103年9月5日作成之102年度民專上再字第4號判決中,否定被控侵權人得以專利被撤銷為由提起再審之訴,其理由為,智慧財產案件審理法第16條已賦予法院就專利有效性自為判斷之權限,故民事法院係自行調查證據認定事實而為系爭專利有效之判斷,並非以智慧局准予系爭專利之行政處分作為判決基礎。

惟前述智慧財產法院之見解,遭最高法院104年3月12日作成之104年台上字第407號民事判決廢棄。最高法院認為,專利權係依據智慧局授予專利之行政處分生效而取得,專利權人因該行政處分而得以他人侵害其專利權為由提起侵權訴訟,原確定判決亦係以被控侵權人侵害專利權為由判命其應負賠償責任,故該授予專利之行政處分已構成判決之基礎;況依專利法第82條、第120條之規定,專利權被撤銷確定後即視為自始不存在,故應認為判決基礎之行政處分已變更。被控侵權人若據此提起再審之訴,合於民事訴訟法所定之再審事由。此外,最高法院認為該個案中,原審法院並未就系爭專利之有效性自為判斷,而係以逾期提出攻擊防禦方法為由駁回被控侵權人專利無效之抗辯,故指出原審認定實有可議之處。

是以,依最高法院目前之見解,敗訴確定之被控侵權人,倘嗣後得透過舉發程序撤銷該專利,即得針對已確定之民事判決提起再審之訴以為救濟。此外,本案中智慧財產法院對於被控侵權人遲至二審提出之有效性抗辯,係以逾時提出為由而未予審究,卻因此遭最高法院認定「未曾就專利有效性自為判斷」而准予再審之訴;則智慧財產法院日後是否將一律受理被控侵權人在二審逾時提出之有效性抗辯,而避免援用民事訴訟法「失權效」的規定,亦值觀察。