无论是在企业内部还是外部事务所,传统意义上的知识产权管理通常是指对商标、版权和专利的管理。然而,域名作为知识产权管理的一部分已经越来越受到企业的重视。如果企业的商标和域名未能集中管理,就无法协调或培训员工正确获得和维护自己的商标和域名权利,这时就可能带来以下这些问题:

  • 市场部门注册域名并用此域名发布了一个网站,之后就收到了第三方投诉。第三方声称域名当中包含其公司的商标权。
  • 某位消费者生气地抱怨他没有收到从某网站订购的产品。这个网站的域名里有企业的商标,但这个域名并非企业的官网。
  • 企业内部有多个不同的部门各自管理自己注册的域名。当市场人员想要注册一个包含企业商标的域名时发现这个域名已经被注册了,且目前被第三方使用,销售的产品与自己企业的产品完全相同。法务经过大量的调查才发现这个域名其实是本公司另一个办公室注册的,用于企业官方使用。

本文将指导您通过域名的注册和维权策略确保企业的权利持续获得保护。

建立主动的域名注册和维权策略

很多企业都会面临这样的问题:发现第三方注册的域名中包含本公司的商标名称或其变形。此时该怎么办?碰到这种情况,商标权利人可能要克服无数障碍才能将域名转让回本公司或将域名注销。主动积极的域名策略则可以大幅度减少获得或注销第三方域名的工作量及成本。更重要的是,这样的策略可以确保公司的商标、品牌,甚至声誉得到保护。

制定策略时,最重要的问题之一是:谁是公司域名管理的责任人?

对这个问题的回答,每个公司的结论可能都是不一样的,这取决于公司的组织架构。虽然很多公司都学会了将专利、商标、版权放在法务部门管理,但对待域名却不一定。事实上,对域名的注册、管理、维护经常是放在市场或IT部门。这种安排有其合理性,毕竟域名是网站的地址,市场部是通过网站来传播与公司相关的内容。而IT则要为公司网站的代码和更新负责。

但问题是市场和IT人员通常是不具备预见法律风险能力的,也无法提出预防此类风险的措施。所以,市场和IT人员只有遇到与第三方的冲突发生时才会与法务沟通。这种情况下,可选的应对办法常常是费钱又费时。更严重的是,某个域名的注册和使用可能已经对商标权利人造成了伤害,因为该域名或者被解析到竞争对手或侵权人的网站,造成品牌的淡化或弱化,或者对商标权利人的名誉已造成损害。

法务参与到公司域名的管理可以明显将潜在的纠纷风险降低,具体方法有:1)基于公司的商标和目标市场监测第三方的域名注册; 2)识别公司计划注册的域名潜在风险; 3)及时采取维权行动,比如发送警告函、提起诉讼或提交争议解决仲裁等。

法务主动采取预防措施的前提是IT、市场和法务之间可以经常且及时沟通,合作起来,共同努力,这样才能用最快的速度高效识别风险。所以鼓励这些部门之间合作对公司大有益处。制定域名注册和维权策略时,至少要考虑下面这些关键问题:

  • 是否已持有商标和域名注册?
  • 谁是商标和域名管理的责任人?
  • 是否有人对第三方注册近似或使用近似商标的行为进行监测?
  • 是否考虑过注册新顶级域名(generic top-level domains,即gTLDs)?是否注册和/或监测这些新顶级域名?
  • 第三方的使用或注册在什么情况下会严重到需要采取行动制止?
  • 域名命名策略是什么?
  • 什么情况下需要注册一个域名?这个名字是否已经或计划成为一个品牌或商标?

通常使用一个新域名与新发布的品牌相关。因此,域名和商标之间的区别就更值得关注,要考虑这个区别对公司策略的影响。

域名还是商标?

仅仅注册域名并不能代表你拥有商标权。

需要重点关注的是,仅仅注册一个域名不会给你带来商标权利。商标权的建立有赖于在向公众销售的产品或服务上展示。将一个词语单独展示而没有与产品或服务有关联,就不能看作是把这个词当作商标使用。商标权通常要向各国商标局提交申请才能获得(比如在美国向USPTO申请)。

如果公司没有对域名中想要使用的词注册商标,也需要对这个词作商标查询,识别在先注册和使用的商标。首先,要保证域名中不包含他人的商标。可基于公司打算销售的产品或服务作查询,要求律师给出法律意见,确定这个词是否可以作为商标使用和/或注册。即使公司决定不注册商标,仍然建议做商标查询,提前考虑商标的重要性。如果这个词未来变得更重要,公司也要做好保护的准备。其次,如果公司决定注册商标,就要考虑怎样注册更好,包括考虑域名本身是否也可以作为商标注册。

域名注册策略

如果企业已有商标权,而他人注册的域名中包含公司的商标,CEO会不会觉得不安?域名管理责任人应该平衡从第三方手中获得域名的成本和耗费的精力与用低廉价格注册域名这两者之间的关系。

假设一个服装店Blushering在美国的不同地方有多家店。公司可能会优先考虑获得包含地名的域名,诸如Blushering.nyc或BlusheringLA.net。但是,像BlusheringAuto.com这样的域名就不会与公司联系起来,也因此可能问题不大。

尽管注册每一种可能的域名或其变形并不现实,公司仍然要考虑第三方的注册在哪些情况下会造成较大的问题。这些使用包括:

  • 拼写错误(“Bushering.com” or “B1ushering.net”)
  • 商标与描述性的词的组合(“CheapBlusheringClothing.com”; “BlusheringUSA.com”; “Blushering.shoes”; “Blushering.app”);或者
  • 其他可能会造成问题的变形如“BlusheringSucks.com” 或”Blushering.xxx”

建议查询这些域名是否可注册,以及其他可能想注册的变形,提前决定这些域名是否重要到需要主动注册来保护。

互联网已经不仅仅是.com

仅关注.com这个顶级域名已经不够。

现如今,仅仅关注.com这个顶级域名已经不够了。近几年,有几百个新顶级域名上线,而且还会不断有更多新顶级域名产生。这些新顶级域名的后缀有的是商标,但更常见的是特定商业领域的关键词或话题,这些域名最终会将互联网资源再分配。比如,提供技术或移动服务的公司可能想注册.TECH、.APP或.MOBILE这样的域名。

另外,如果公司想在别国开设分支机构,或者希望吸引新市场当地的客户,有必要考虑注册与该国相关的域名,比如.FR、.CN,即国家代码顶级域名(country code top-level domains , 即“ccTLDs”)。同样,地理顶级域名(geographic top-level domains,通常被称为“geoTLDs”)也很重要,比如纽约市的.NYC或巴黎的PARIS,这些域名都指向特定地理位置。

有一些顶级域名是企业可能想要保护性注册的,用以预防第三方注册。比如企业可能想要注册.SUCKS和.XXX这类有负面意义的域名,特别是当公司产品是消费品牌时。同样,公司应该有意识地阻挡第三方注册一些国际性的顶级域名。比如,.WANG是中文”网“的拼音,第三方对.WANG的注册可能会带来问题,这取决于公司业务的性质及其产品定位的客户。

建立企业域名所有权人政策

另一个考虑点是哪个人或机构应该持有公司的域名。建议要求公司员工、授权分销商或经销商、公司特许经营人及被许可人均以企业的名义注册域名,或者,如果必要,在域名注册之后转让给企业。这样,当企业停止与某些个人或机构的合作时可以防止花费不必要的精力和成本。

确保所有的域名注册联系人使用相同的带有公司后缀的邮箱也是非常有好处的。所有与域名注册相关的邮件和通知都发到同一个邮箱可以使公司高效且实际地监测到和维护自己的商标权,并管理好自己的域名清单。

注册、阻挡和监测的工具和方法

域名的注册、阻挡、监测可以通过利用下面这些些工具和方法来实现:

  1. 注册

只要预见到企业可能会运营一个域名,就应该采取主动措施注册域名。这些域名可能是与公司商标完全相同的词,或可能会造成消费者混淆的经常性的错误拼写。通过主动注册防御第三方的注册,公司可以节约时间和费用,不然后续可能花更多钱从第三方手中拿回。

对于新顶级域名,有商标注册的公司可利用工具在新顶级域名向公众开放之前就注册域名。其中一个工具就是”商标排查中心“(Trademark Clearinghouse,即“TMCH”),这个工具给予商标权利人在”日升“阶段优先注册新顶级域名的机会。使用TMCH的公司在所有的新顶级域名向公众开放之前都有权注册与其商标名称完全相同的二级域名。想要利用好这个优先注册的机会,企业必须向TMCH提交商标注册和使用证明。

向TMCH提交商标后,最好对新开放的新顶级域名进行监测,在日升阶段注册相应的域名。即使不使用TMCH,企业也应该在域名向公众开放时注册相应的域名。这些域名向公众开放注册的时间也可以通过工具监测。

  1. 阻挡

向TMCH提交商标后,企业可以通过”已保护商标清单“(Domains Protected Marks List ,即“DPML”)防止他人将自己的商标名注册在大量的新顶级域名下。DPML是一个注册才能享用的清单,针对某些新顶级域名提供保护。在DPML上提交商标的商标权利人并不需要自行注册想要阻挡的域名。DPML会自动在新域名的二级域阻挡注册。还有,DPML允许注册人未来停止阻挡并注册这些新顶级域名。企业可花费打包费用获得5年保护。因此,DPML服务比起防御性注册或从第三方购买,常常花费较少,更有吸引力,

  1. 监测

使用域名监测对于防止消费者混淆和域名抢注非常重要。如果第三方可以任意使用一个商标,那么这个商标权利可能会被弱化,或者商标可能会变成通用名词。商标越弱,它的价值就越低。为了防止这种价值的弱化,商标所有人应该对第三方的使用进行监测。另外,公司可通过对第三方的监测决定是否注册原有的通用域名(如 .COM, .ORG, .BIZ等), 国家代码域名ccTLDs (如 .US, .UK, .EU, .CN等), 和新顶级域名��现在已有很多监测服务可以使用,这些服务可监测:

  •  一个或多个法域的商标申请或注册;
  •  新顶级域名的日升阶段;
  • 第三方在各大社交媒体上注册的用户名中所包含的商标;
  • 第三方的域名注册;
  • 网站上的内容变化,或者
  • 互联网上的商标使用

所以,企业应该评估自己的特定需求,作出最佳选择。

从第三方获得域名的办法

如果第三方注册了包含企业商标的域名,有几个方法可有助于将域名转回给公司,这取决于每个案件的具体情况及获得域名的紧迫性,如:

  • 向域名所有人发送律师函
  • 协商购买
  • 匿名购买
  • 民事诉讼
  • 域名仲裁程序(Uniform Dispute Resolution Policy,即“UDRP”),或
  • 将域名监测起来,一旦过期未续费,则自行注册;
  • 监测网站是否有侵权内容

在诉讼或仲裁中想要获胜,程序要求非常严格,而且花费不少。UDRP一般比诉讼的速度更快也更便宜。然而,要想提出请求,商标权利人必须出示证据说明第三方的注册是恶意的,且没有法律权利基础或利害关系,在某些情况下这可能很难证明。另外,当域名的注册人是过去的被许可人或特许经营方,UDRP是无法使用的,因为这样的注册并非基于恶意,而是过去的合作带来的。当涉及新顶级域名的争议解决时,公司可能希望利用”统一快速搁置“(Uniform Rapid Suspension,即“URS”)系统,而不是走UDRP程序。URS的裁决更快,费用也更低,不过这一选择也有弊端。URS不像UDRP那样提供域名的转让程序,成功了只是会将域名在剩余的注册期内搁置。正是因为这些原因,公司应该平衡各种可选的方法,选择最适合自己需求的解决办法。

结论

随着互联网的成熟,用户越来越依赖网络来发现和购买商品和服务。企业及其管理人应该意识到域名的重要性,协调好域名管理与其他知识产权资产的关系。拥有一套流程,让各部门之间经常性和充分地沟通,教育公司员工域名是重要的知识产权,会使得域名的管理效率更高,结果更好。