Con la sentenza n. 4710/2016 del 20 settembre 2016, la Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Catania ha riconosciuto tutela al marchio KAMUT® contro l’uso non autorizzato da parte di terzi.

Il marchio in questione è concesso in licenza gratuita dalla società americana che ne è titolare, leader nel settore della coltivazione del grano khorasan, e, per l’Europa, dalla sua affiliata europea, a condizione che il licenziatario (produttore, mulino, pastificio ecc.) si impegni a rispettare determinati standard relativi alla varietà del grano venduto, al metodo di coltivazione dello stesso e alle sue proprietà organolettiche, consentendo alla licenziante di verificarne periodicamente il rispetto.

Nel caso deciso dal Tribunale di Catania, un’impresa locale di ristorazione utilizzava la parola “BIOKAMUT” come insegna, marchio e nome a dominio, e la dicitura “farina di kamut” per indicare un ingrediente di proprie pizze e focacce, senza aver ottenuto licenza dalle titolari del marchio. Dopo che diverse diffide dall’utilizzo del segno non avevano sortito effetto, se non quello di indurre la controparte a usare in aggiunta le varianti “BIOKAMUTH” e “BIOKAMUTHI”, la società americana e l’affiliata europea avevano agito per contraffazione di marchio e concorrenza sleale innanzi alla Sezione specializzata del Tribunale di Catania, azionando, tra gli altri, il marchio comunitario “KAMUT” del 1992.

La società convenuta aveva eccepito, anzitutto, il preuso di fatto con notorietà locale del marchio, sin dal 2003. I marchi delle attrici comprendenti la classe 43 (che include servizi di ristorazione), infatti, erano posteriori al 2003, mentre l’unico anteriore era quello del 1992, registrato solo per le classi di prodotti 5, 30 e 31.[1] La tesi della convenuta era che un marchio registrato solo per classi di prodotti non potesse essere opposto a un’impresa che lo utilizzasse per servizi, non potendosi ritenere affini i primi e i secondi, ed essendo peraltro in ipotesi diversa la clientela di destinazione.

Il Tribunale di Catania ha anzitutto osservato che il segno “KAMUT”, privo di alcuna aderenza concettuale col prodotto che contraddistingue, o almeno alcuna aderenza percepibile al consumatore medio (si tratta asseritamente della parola “grano” in antico egizio, cioè una lingua morta), è, in quanto tale, un segno forte, dotato di alta distintività. Esso pertanto costituirebbe il cuore anche dei segni “BIOKAMUT” e delle varianti “BIOKAMUTH” e “BIOKAMUTHI”, nei quali il suffisso bio-, meramente descrittivo e dunque sprovvisto di distintività, avrebbe un’importanza trascurabile, mentre l’aggiunta della “h”, consonante muta nella lingua italiana, anche quando seguita da una vocale, come nel secondo degli ultimi due, sarebbe irrilevante.

Il Collegio ha, inoltre, ritenuto affini l’attività della convenuta e quelle contraddistinte dai marchi delle attrici, sia per settore merceologico che per bacino di utenza, ritenendo di non dover attribuire rilievo alla formale classificazione in sede di domanda, quanto piuttosto alla intrinseca natura dei prodotti contraddistinti dal marchio, alla loro destinazione alla stessa clientela – nella fattispecie, una clientela attenta alla salubrità e qualità del cibo – e alla soddisfazione degli stessi bisogni; da ciò discendendo il rischio di confusione, anche sotto forma di rischio di associazione.

Il Tribunale ha, infine, negato che l’uso della parola “KAMUT” potesse essere inteso in funzione descrittiva dei prodotti e dei servizi venduti dalla convenuta, rilevando che essa non è il nome di una varietà vegetale – che è semmai il grano khorasan – ma nome di pura fantasia, e che pertanto il suo uso, lungi dall’assolvere a una funzione informativa, servisse solo solo a trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio KAMUT®.

Sulla base di queste premesse, i Giudici catanesi hanno ritenuto integrate sia la violazione di marchio che la concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c. c. n.1, e inibito la convenuta dall’utilizzo nell’attività economica, come marchio e nome a dominio, online e offline, dei segni “BIOKAMUT” e “BIOKAMUTHI” per i servizi di ristorazione e delle diciture “farina di kamut” e “farina di Kamut Bio”, disponendo penale per ogni successiva violazione o inosservanza e ogni giorno di ritardo e disponendo il trasferimento a KEE dei nomi a dominio “biokamuthi.it” e “biokamuth.com”. Hanno, in aggiunta, ordinato la pubblicazione per estratto della sentenza a spese di convenuti ed a cura dell’attrice su due rilevanti quotidiani.

Non hanno, invece, ritenuto di pronunciare domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, perché, pur riconoscendo l’astratta configurabilità di un danno all’immagine (per il rischio di assimilazione di prodotti con caratteristiche organolettiche e di gusto non conformi a quelli protetti dal marchio) hanno considerato indimostrata la sussistenza di conseguenze dannose, non giudicando allo scopo sufficiente il riferimento alla categoria del danno in re ipsa.