La décision récente de la Cour suprême des États-Unis (la « Cour suprême ») dans l’affaire Kimble v. Marvel Entertainment, LLC (l’« affaire Kimble ») rappelle que le manque de connaissances de la législation sur la propriété intellectuelle faisant l’objet d’une opération ou du règlement d’un litige peut avoir de sérieuses conséquences.

La décision dans l’affaire Kimble a confirmé qu’il est interdit aux États-Unis d’exiger le versement de redevances après l’expiration d’un brevet relatif à une invention. Le présent bulletin traite de la décision et des différences entre le droit canadien et le droit américain en la matière.

L’intérêt particulier de cette affaire, c’est que les parties ont reconnu que la raison de leur différend réside dans leur ignorance (et celle de leur conseiller juridique, selon toute vraisemblance), au moment de l’opération, de l’existence de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Brulotte v. Thys Co. (l’« affaire Brulotte »), décision fondamentale en droit des brevets aux États-Unis depuis 1964. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé que le titulaire d’un brevet ne peut continuer à recevoir des redevances pour les ventes par le licencié d’une invention dont le brevet a expiré.

CONTEXTE

Dans le cadre d’une entente, Marvel Entertainment (« Marvel ») a acheté le brevet d’un jouet auprès de Stephen Kimble, en échange d’un montant forfaitaire et du paiement d’une redevance sur les ventes futures. Le contrat ne prévoyait pas de date de fin pour les redevances. Les juges minoritaires ont mentionné que :

[TRADUCTION] « Personne ne conteste le fait qu’au moment de la négociation de l’entente, aucune des parties n’avait connaissance de l’affaire Brulotte. […] [l]es parties ont convenu que Marvel payerait 3 % de redevances sur toutes les ventes futures. Si les parties avaient été au courant de l’affaire Brulotte, elles se seraient probablement mises d’accord sur des versements plus élevés pendant la durée du brevet. Elles prévoyaient en réalité que les paiements de redevances continueraient jusqu’à ce que Marvel cesse de vendre les jouets visés par les modalités du contrat. Ce n’est cependant pas ce qui s’est produit. »

Au moment où le brevet allait expirer, Marvel a « découvert » l’affaire Brulotte. Elle a donc sollicité un jugement déclaratoire confirmant qu’elle pouvait cesser de verser des redevances à M. Kimble. La cour de district a accordé la dispense à Marvel et cette décision a été confirmée en appel.

DÉCISION RENDUE À LA MAJORITÉ

Lors d’un appel subséquent, dans une décision à 6 contre 3, la Cour suprême a jugé que selon la règle du précédent elle devait se rallier à l’arrêt Brulotte et a affirmé que Marvel était libérée de son obligation de verser des redevances. La majorité a mentionné qu’après l’expiration d’un brevet, le droit inconditionnel d’exploiter une invention brevetée est transmis au public.

La Cour suprême a pris soin de souligner l’importance de la date d’expiration, refusant d’appliquer des lois et des contrats qui limitent l’accès public gratuit à des inventions dont le brevet a expiré. Dans l’affaire Brulotte,la Cour suprême a soutenu qu’une disposition sur le versement de redevances après l’expiration du brevet était illégale en soi, car elle perpétuait le monopole du brevet au-delà de sa durée, ce qui entrait en conflit avec la politique sur le droit des brevets après l’expiration d’un brevet par rapport au domaine public.

Selon M. Kimble, la décision dans l’affaire Brulotte freine l’innovation technologique en plus d’avoir un effet néfaste sur l’économie, car elle fait obstacle aux contrats visant à commercialiser des brevets. La majorité des juges ne pouvait évaluer la pertinence de ces arguments, mais a déclaré que l’affaire Brulotte laissait aux parties le choix de conclure d’autres ententes leur permettant d’atteindre les objectifs de report des paiements et de répartition des risques. La majorité a également décrit de nombreuses approches qu’utilisent régulièrement les conseillers juridiques lors d’opérations concernant la propriété intellectuelle, notamment :

  • Un licencié peut reporter, à une période postérieure à l’expiration d’un brevet, le paiement de redevances relatif à l’exploitation de celui-ci avant son expiration. L’affaire Brulotte interdit uniquement les redevances à l’égard de l’exploitation d’une invention après l’expiration du brevet de celle-ci. Par exemple, un licencié pourrait accepter de verser au concédant de licence un montant équivalant à 10 % des ventes pendant la durée de 20 ans du brevet, mais en amortissant ce montant sur 40 ans. Une telle entente réduirait les coûts pour les premières années.
  • Les redevances versées après l’expiration d’un brevet sont permises pourvu qu’elles soient en lien avec un droit autre qu’un droit de brevet, même si celui-ci est étroitement lié à un brevet. Par exemple, une licence concernant un brevet et un secret commercial peut entraîner une redevance de 5 % pendant la durée du brevet, à titre de contrepartie pour les deux éléments, et une redevance de 4 % après l’expiration du brevet, à titre de paiement pour le secret commercial uniquement.
  • Plusieurs options s’offrent aux parties lorsqu’un contrat couvre de multiples brevets, car les redevances peuvent être exigées jusqu’à l’expiration du dernier brevet compris dans le contrat.
  • L’affaire Brulotte n’exclut pas les arrangements commerciaux autres que les redevances, comme les coentreprises, qui permettent aux parties de partager les risques et les avantages liés à la commercialisation d’une invention.

M. Kimble a indiqué que ces possibilités ne suffisaient pas et a demandé à la Cour suprême d’abandonner l’affaire Brulotte au profit d’une analyse flexible et au cas par cas des clauses de redevances après l’expiration d’un brevet, en vertu de la règle de raison. Selon la loi antitrust, la règle de raison exige que les tribunaux évaluent les effets d’une pratique sur la concurrence en tenant compte d’une variété de facteurs, dont des renseignements propres à la situation. La majorité a refusé d’annuler la décision ou de s’écarter de l’affaire Brulotte.

DISSIDENCE

De l’avis de la minorité dissidente, l’affaire Brulotte ne se fondait sur aucun élément plausible pouvant être perçu comme une interprétation des modalités de la U.S. Patent Act, mais plutôt sur une théorie économique « discréditée ». La minorité a mentionné que l’affaire Brulotte limitait la capacité des parties à négocier des contrats de licence qui reflètent la valeur réelle d’un brevet et les attentes énoncées dans le contrat. Elle a déclaré que la doctrine du précédent n’oblige pas à se conformer à un précédent sans fondement et préjudiciable.

La minorité a considéré la décision dans l’affaire Brulottecomme reposant sur une perception erronée de l’objectif et des effets des paiements de redevances après l’expiration d’un brevet, puisqu’elle s’appuie sur l’idée que ces redevances prolongent la durée du brevet au moyen d’un arrangement restrictif anticoncurrentiel. En outre, la minorité affirme que, étant donné que le tribunal qui a statué dans l’affaire Brulotte a reconnu un tel arrangement, le titulaire du brevet mise sur son monopole pendant la durée du brevet afin d’exiger des paiements après l’expiration de ce dernier, alors que l’invention serait autrement mise gratuitement à la disposition du public.

La minorité a déclaré que les contrats qui permettent le versement de droits de licence après l’expiration d’un brevet ne prolongent pas le monopole de celui-ci. Au contraire, après l’expiration d’un brevet, il ne reste qu’un problème de conception optimale d’un contrat.

Par ailleurs, la minorité a précisé qu’il existe de bonnes raisons pour lesquelles des parties préfèrent parfois le paiement de redevances après l’expiration d’un brevet, et pour lesquelles ces contrats ont un effet positif sur la concurrence. Lorsqu’un titulaire de brevet et un licencié n’ont pas la certitude qu’une invention brevetée donnera lieu à une valeur économique importante ou lorsque cela prendra des années avant de rentabiliser une innovation, un contrat qui exige des redevances après l’expiration d’un brevet peut s’avérer économiquement rentable.

Les redevances après l’expiration d’un brevet encouragent les innovateurs, comme les universités, les hôpitaux et d’autres institutions, à investir dans la recherche de produits qui ne seront peut-être pas commercialisés avant de nombreuses années, en plus d’encourager les entreprises à mettre au point plus de produits en étendant les droits de licence sur de plus longues périodes. En interdisant ce type d’arrangements, l’affaire Brulotte fait obstacle à une utilisation efficace des brevets.

Qui plus est, la minorité a fait valoir que la majorité minimise le problème en soutenant que les parties peuvent souvent contourner la décision dans l’affaire Brulotte. Elle a ajouté que la nécessité d’éviter cette décision va à l’encontre de l’efficience économique, car les options suggérées n’offrent pas les mêmes avantages que les ententes de paiement de redevances après l’expiration d’un brevet.

La minorité a souligné que l’affaire Brulottea souvent pour effet de contrer les « attentes » des parties et que la suggestion de la majorité voulant que certaines parties se fient à cette affaire n’est pas réaliste. [TRADUCTION] « Les parties n’ont pas toujours connaissance de l’interdiction, comme nous le constatons dans la présente cause ». Lorsque Marvel a découvert l’affaire Brulotte, elle a utilisé la décision pour annuler une partie clé du contrat, mettant ainsi fin aux attentes des parties par rapport au contrat.

DROIT CANADIEN

Si cette décision avait été rendue au Canada, le résultat en aurait vraisemblablement été différent. Bien qu’il n’existe pas beaucoup de précédents sur la question, dans l’affaire Culzean Inventions Ltd. v. Midwestern Broom Company Ltd. (l’« affaire Culzean »),il a été décidé qu’une obligation à verser des redevances après l’expiration de la licence d’une invention brevetée subsiste après l’expiration d’un brevet.

Le tribunal a déclaré qu’en l’absence d’une disposition expresse, une licence demeure en vigueur jusqu’à l’expiration d’un brevet, mais non pas au-delà. Cependant, une stipulation expresse dans le contrat au sujet de la durée de la licence, même après l’expiration du brevet, a préséance.

Dans l’affaire Culzean, l’obligation de verser des redevances se prolongeait pendant la durée de la convention et l’expiration du brevet n’en entraînait pas la fin. Il n’y avait aucune preuve que la convention de licence en question restreignait le commerce de façon déraisonnable, abusive ou contraire à l’intérêt public. Le tribunal a statué que l’obligation de verser des redevances découle d’un contrat, et non d’un brevet, et peut donc se prolonger après l’expiration du brevet.

Bien que l’affaire Kimble aux États-Unis ne constituait pas une action antitrust, la décision de la Cour suprême a fait appel à des principes de droit de la concurrence généralement reconnus; il reste à savoir si le droit de la concurrence permettrait d’arriver au même résultat que dans l’affaire Kimble. Au Canada, aucune affaire en droit de la concurrence ne traite du sujet, mais le Bureau de la concurrence a publié des lignes directrices, dont les Lignes directrices sur la propriété intellectuelle. Ces documents ne traitent pas précisément de la question soulevée dans l’affaire Kimble; ils visent principalement les contrats entre concurrents actuels ou potentiels et la conduite anticoncurrentielle d’entreprises en position dominante qui ont pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.

Lorsque les parties à un contrat qui prévoit le paiement de redevances après l’expiration d’un brevet sont des concurrents actuels ou potentiels dans un marché, ou qu’une partie au contrat qui est en position dominante dans le marché participe à un acte anticoncurrentiel, ou dans toute autre situation dans laquelle le contrat empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans ce marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Bureau de la concurrence peut demander de revoir le contrat et possiblement rendre une ordonnance interdisant ou modifiant toute activité aux termes du contrat.

Toute personne qui participe à des règlements de litiges ou à des opérations qui transfèrent des droits de propriété intellectuelle devrait connaître les lois en matière de droits de propriété intellectuelle sous-jacents, ou être conseillée par quelqu’un qui s’y connaît. Dans le cas d’un contrat couvrant des droits multiterritoriaux au Canada et aux États-Unis, il faut se rappeler que le droit canadien n’est pas toujours identique au droit américain.