Un différend entre la chaîne de hamburger bien établie Tasty Burger et le nouveau venu Tasty Made met en évidence les dangers d’un choix de termes descriptifs lors de la création d'une marque, comme l’explique Theo Visser de Novagraaf.

Tasty Burger, une chaîne de hamburgers basée à Boston, est sur le point d’engager une action en contrefaçon contre la chaîne alimentaire de burrito Chipotle, suite à l’expansion de cette dernière sur le marché du hamburger sous la marque «Tasty Made». Selon Tasty Burger, Chipotle aurait porté atteinte à son nom ainsi qu’aux couleurs utilisées dans son logo lors du lancement de cette nouvelle marque. Cependant, Tasty Burger pourrait être dés servi par l'absence de caractère distinctif de son nom commercial.

Pour voir les images cliquez ici

Afin d'obtenir l’enregistrement d’une marque, les dénominations choisies, noms commerciaux, logos ou slogans doivent remplir un certain nombre de critères. Cela inclut particulièrement l'obligation pour la dénomination choisie d’être «distinctive» (plus elle est distinctive, plus elle aura de chance d’être acceptée) et non pas «descriptive» (si elle est trop descriptive des produits ou services qu’ elle représente, l'office des marques refusera probablement son dépôt à titre de marque).

Malheureusement, le nom «Tasty Burger» ne semble remplir aucun de ces deux critères. Toutefois, le fait que la chaîne soit sur le marché depuis 2010 et que sa marque soit connue sur le marché au niveau local pourrait peser en sa faveur.

La chaîne peut-elle également attaquer Chipotle sur le terrain de la concurrence déloyale?
En plus des arguments de contrefaçon de sa marque (tant du point de vue du nom que de la couleur du logo), Tasty Burger a fait remarquer que l'emplacement de la chaîne de hamburgers Chipotle apporte un élément supplémentaire de concurrence déloyale (et/ou mauvaise foi), les fast-food Tasty Made étant tous situés à proximité des restaurants Tasty Burger. De surcroît, Tasty Burger ajoute que Chipotle avait forcément connaissance de leur marque et de leur logo lors du lancement de la marque de hamburgers Tasty Made, et a donc délibérément choisi de tromper les clients potentiels.

A cet égard, Chipotle pourrait avoir été incité par le fait que l’office américain des brevets et des marques (USPTO) avait refusé le dépôt de la marque «Tasty Burger» au motif qu'elle était «purement descriptive».

Qu’en est-il de la distinctivité acquise par l’usage à titre de marque de la dénomination Tasty Burger?
Il est possible de faire valoir le fait qu’un nom commercial ait acquis la distinctivité nécessaire pour remplir les fonctions d’une marque, grâce à une utilisation de longue durée par exemple. Cependant, il y a beaucoup d’obstacles dans ce domaine (les États-Unis ne partage pas la loi du, par exemple, Royaume-Uni de «passing off»).

Si d'un point de vue marketing, le choix d'une dénomination descriptive peut parfois être intéressant, d’un point de vue juridique en revanche, un nom distinctif est de loin préféré, en particulier lorsqu’il s’agit de faire valoir la contrefaçon de sa marque devant les tribunaux.