因應我國推動加入跨太平洋夥伴協定(Trans-PacificPartnership,TPP),須調和現行專利法與TPP協定規定不同之處。智慧智慧局特依照行政院「TPP/RCEP專案小組」會議決議,於2016年5月10日將因應TPP之專利法修正草案提送行政院,列為政權交接項目。TPP專利法修正草案要點如下:

一、 擴大專利優惠期之適用

為鼓勵運用,將發明專利之優惠期期間放寬為本國專利申請案申請日前十二個月,並放寬發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣及程序要件(修正條文第二十二條及第一百二十二條)。修正細節如下:

1.     發明及新型專利

現行專利法第二十二條(適用發明及新型專利)規定如下:

第二十二條  

可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:

一、申請前已見於刊物者 二、申請前已公開實施者 三、申請前已為公眾所知悉者。  

發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。

申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

一、       因實驗而公開者。 二、       因於刊物發表者。 三、       因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、       非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款至第三款之情事者,應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

本次TPP修正草案中,第二十二條修正重點如下:

  1. 將現行條文第三項之優惠期間由先前的六個月延長為十二個月。
  2. 將現行條文第三項第一款至第三款刪除,新增第一款,第四款酌作文字修正,款次遞移為修正條文第三項第二款。修正後第三項及第四項規定如下:

「有下列情事之一,申請人並 於其事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

一、申請人本意所致之公開。 二、非出於申請人本意所致之公開。   因申請專利而在我國或外國依法於公報上之公開,不適用前項第一款規定。」

2.     外觀設計專利

針對外觀設計專利,修正條文第一百二十二條明訂定: 其優惠期期間仍為現行條文所訂之六個月(未修正)。然,優惠期主張事由等修正,則與第第二十二條(發明及新型專利適用)修正內容相同。

二、 配套修正先使用權之規定

配合發明專利優惠期期間之調整(如前第一項所述),在優惠期期間中,專利申請人仍得提出專利申請案,因此,自專利申請人處得知發明並經其聲明保留專利權之人,應無法主張先用權之保護(修正條文第五十九條、第一百四十二條)。

根據現行專利法第五十九條第一項第三款規定,發明專利權效力不及於下列先用權狀況:

「申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得     知其發明後未滿六個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在     此限。」

為保障專利申請人依法享有優惠期利益,配合修正第二十二條第三項修正(詳見前第一項所述),PPT修法草案中,特將專利法第五十九條(適用於發明及新型專利)所述得以主張先用權之但書期間修正為十二個月(原為六個月)。

根據修正條文第一百四十二條規定,針對外觀設計專利,其主張先用權之但書期間仍為現行法規定之六個月。

三、導入因專利專責機關審查遲延而申請延長專利權期間之制度

為就專利專責機關之不合理審查遲延期間予以補償,以保障專利權之權益,PPT修正草案中增訂審查遲延之起算時間、可扣除期間、延長期間申請之法定期間、申請人申請延長期間與專利專責機關計算不一致之處理、舉發事由及舉發程序等規定(修正條文第五十七條之一至第五十七條之四)。   根據TPP第十八條,授予專利如有不合理遲延時,締約方應依專利權人申請調整專利權期間,以補償該遲延。PPT修正草案特導入修正條文第五十七條之一至五十七條之四,以規範前述專利權期間延長等相關事宜。修正重點如下:

  1.  發明專利申請案自申請日後經過五年或申請實體審查後經過三年(以二者較晚者為準),專利專責機關始公告者,專利權人得申請延長專利權期間,以補償審查遲延期間。前述延長專利權期間應扣除不可歸責於專利專責機關及可歸責於申請人之期間,且核准延長之期間以五年為限。
  2.  申請專利權期間延長者,應於專利申請案公告後三個月內提出申請。
  3.  延長發明專利權期間申請案,若專利專責機關計算審查遲延之期間超過申請延長期間,以所申請延長專利權期間為準;若專利專責機關計算審查遲延之期間短於申請延長期間,專利專責機關應通知申請人限期申復,屆期未申復者,以專利專責機關計算期間為準。
  4. 針對獲准延長專利權期間,任何人認有下列情事之一者,得檢附證據向專利專責機關提出舉發:
    1. 核准延長之期間超過依法得延長之期間。
    2. 延長專利權期間之申請人並非專利權人。

專利權延長經舉發成立確定者,原核准延長期間視為自始不存在。但,因核准延長期間超過依法得延長期間之舉發成立確定者,就其超過期間,視為未延長。

四、配合專利連結制度明確起訴依據

針對申請學名藥查驗登記許可並主張不侵害新藥專利權或新藥專利權無效者,PPT修法草案明確規定:新藥專利權人可於學名藥查驗登記審查程序提起侵權訴訟,其未提起者,學名藥查驗登記申請人亦得提起確認之訴(修正條文第六十條之一)。修正第六十條之一條文如下:

第六十條之一  

依藥事法第○○條第○款聲明之查驗登記申請案,專利權人於接獲通知後,得依第 九十六條第一項規定,請求除去或防止侵害。  

前項專利權人未於藥事法第○○條第○項第○款所定期間內對該查驗登記申請人提起訴訟者,該申請人得就其申請查驗登記之藥品是否侵害該專利權,提起確認之訴。

五、增訂過渡條款

本次修正係配合跨太平洋夥伴協定(TPP),PPT修法草案明訂: 相關變革適用於新法施行後之申請案。但,修正草案條文第六十條之一關於專利權權利之主張,應於新法施行後即有適用(修正條文第一百五十七條之一)。

因PPT修正草案涉及未來財經政策方向,2016年5月20接任之新政府團隊將進行審議,本次公告之修正草案並非定案,未來仍有進一步調整的可能性。本所將持續追蹤相關修法進展,並適時報導供本刊讀者參考。