Una recente sentenza in materia di contraffazione brevettuale (n. 10512/15 del 18 settembre 2015, Presidente estensore Dr.ssa M. A. Tavassi) è stata l’occasione, per il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”, per segnare alcuni principi in materia di istanza di limitazione del brevetto e partecipazione delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio (“CTU”).

La vertenza riguardava l’asserita contraffazione delle porzioni italiane di due brevetti europei da parte di un noto snack. Il Tribunale ha innanzitutto accertato – sulla scorta delle indicazioni ricevute dal CTU e dei criteri di valutazione fossati dall’Ufficio Brevetti Europeo – la parziale validità dei due brevetti azionati, concludendo che essi fossero: a) nuovi, posto che le relative invenzioni non potevano dirsi, alla data di priorità, descritte ciascuna in un singolo documento di arte nota; b) inventivi solo quanto ad alcune delle rivendicazioni, secondo il “problem and solution approach” di cui abbiamo parlato tra l’altro qui in questo blog. I Giudici hanno tuttavia escluso che tali brevetti fossero contraffatti dal prodotto contestato, anche qui in accordo con le risultanze della CTU.

Secondo quanto risulta dalla sentenza, peraltro, la CTU in questione era stata particolarmente articolata e aveva visto le parti sollevare numerose eccezioni; tra queste, una riguardava l’asserito diritto dei consulenti di parte a partecipare a tutte le operazioni di CTU, e nello specifico anche alle attività di analisi richieste dal CTU a un laboratorio esterno. Nel respingere tale eccezione, il Tribunale ricorda che invece, una volta che il CTU ha acquisito i dati da analizzare alla presenza dei consulenti delle parti, “non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche, per le quali è previsto l’intervento delle parti, le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio”. Inoltre, in generale, “la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d’ufficio”, e, nel caso specifico, la scelta di demandare le analisi al laboratorio esterno non aveva determinato alcuna violazione del principio del contraddittorio, tanto più che era stato dato dai consulenti di parte l’assenso alle analisi, vista la “preventiva scelta concordata del laboratorio cui affidarsi” e “l’ampio dibattito sul protocollo da seguire nell’espletamento delle analisi concordate”.

Altra questione di interesse affrontata dalla decisione riguarda poi la possibilità di depositare istanza di limitazione del brevetto in corso di causa, ciò che è consentito dall’art. 79 co. 3 CPI “in ogni stato e grado del giudizio”. I Giudici affermano che tale previsione va comunque coordinata “con le regole proprie del processo ed in particolare con il principio fondamentale del rispetto del contraddittorio”. In tale ottica, ricordano che “le domande delle parti rimangono fissate nei termini articolati in sede di precisazione delle conclusioni e non può essere ammessa una modifica, sia pure in termini asseritamente limitativi del brevetto, che vada ad incidere sul contraddittorio tecnico”. Di conseguenza, essi ritengono inammissibile l’istanza di limitazione presentata dall’attrice in sede di comparsa conclusionale (ovvero, per l’appunto, dopo la precisazione delle conclusioni).

I Giudici rilevano peraltro un altro motivo di inammissibilità dell’istanza: essa infatti, contrariamente a quanto richiesto, non era stata proposta “con dichiarazione sottoscritta dal titolare del brevetto o da suo procuratore espressamente a ciò abilitato”. Di tale requisito abbiamo già parlato qui in questo blog, a commento di altra sentenza milanese.

Un’ultima nota merita, infine, la redazione della sentenza: l’ampio testo è chiaro e dettagliato, e si mostra in linea con gli standard dei più importanti tribunali stranieri e internazionali; attestazione dell’elevato livello di competenza e professionalità raggiunto dalla Sezione Specializzata milanese.