소프트웨어 발명의 특허적격성을 인정한 또 하나의 연방순회항소법원(CAFC) 판결 (McRo v. Bandai Namco Games America)이 2016년 9월 13일에 내려졌습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 판결을 뒤집고 3D 애니메이션 기술에 관한 McRO의 특허 발명이 § 101 하에서 요구되는 Alice 1 단계 테스트를 만족하여 추상적 아이디어가 아니라고 판시하였습니다.

McRO의 발명은 애니메이션 캐릭터의 입 모양과 얼굴 표정의 동기화에 관한 것이었습니다. 기존의 기술에서는 애니메이션 작업자가 수동적으로 필요한 타이밍(즉, “키 프레임”)에 맞추어 캐릭터의 얼굴상의 다양한 꼭지점들에 관한 벡터 값(“모핑(morph) 가중치”)을 입력해서 컴퓨터 시스템이 그 모핑 가중치를 이용하여 각각 나타내는 소리에 맞는 캐릭터의 얼굴 표정을 구현하도록 해야했습니다. 따라서, 기존의 방법은 작업자들이 화면으로 캐릭터를 보면서 각각의 키프레임에서 자신의 직관에 따라 캐릭터의 얼굴이 발성하는 소리와 가장 잘 맞다고 결정하는 주관적인 과정이며, 또한 번거롭고 많은 시간이 소요되는 문제가 있었습니다.

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이에 반해서, McRO 발명은 시간에 따라 정렬된 표음 원고를 컴퓨터에 입력하고, 이 입력에 기반하여 3D 캐릭터의 얼굴 표정을 컨트롤하기 위해 다양한 모핑 목표치를 적용하는 규칙을 설정합니다. 이러한 규칙 설정을 통해 기존에 수동적으로 이뤄지던 입술-표정 동기화 작업을 자동화하여 자연스러운 표정과 소리의 연출이 가능하도록 하였습니다. 구체적으로 이슈가 된 U.S. 6,307,576 (이하 ‘576) 특허의 청구항 1항은 다음과 같습니다.

A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising:

obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence;

obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences;

generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules;

generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters; and

applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.

지방법원은 상기 청구항 1항이 어떠한 특정한 규칙을 요구하고 있는 것이 아니고, 따라서 모핑 가중치 결정에 사용되는 어떠한 모든 규칙이라도 특허청구범위에 해당하도록 광범위하게 작성이 되었다고 판단하였습니다. 즉, 규칙에 기반한 모핑 목표치를 이용하는 모든 입술-표정 동기화 분야를 발명이 선취(preempt)하는 것에 해당하여 추상적 아이디어에 해당한다고 하였습니다.

연방항소순회법원은 선취(preemption) 이슈에 대해 지방법원과 의견을 달리하며, McRO의 발명은 어떠한 공통의 특징을 가진 룰들을 이용하는 개념, 즉 특정한 종(species)이 아닌 그 상위 개념인 속(genus)에 해당하는 경우일 뿐이며, 발명이 해당 기술 분야를 선취하는 것이 아니라고 하였습니다. 연방항소순회법원은 종이 아닌 속에 해당하는 특허발명의 경우 추가적인 요소들이 특허법상 요구되지만 이는 § 101 하의 특허적격성 심사와는 무관하다고 하였습니다.

특히, 연방항소순회법원은 발명의 결과를 추상적으로 청구하여 다른 어떠한 프로세서나 기계를 사용하여도 동일한 결과를 얻는 것을 금지하는 경우가 발명의 선취가 일어나는 경우라고 하면서, McRO 의 발명은 청구항에서 규칙들이 “표음 시퀀스, 타이밍, 그리고 특정 타이밍에 각 표음이 표현되는데 적용되는 가중치들간의 관계”를 반영할 것(a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence)”을 요구하고 있기때문에 모든 규칙에 대한 입술-표정 동기화 분야를 선취하는 것이 아니라고 판단하였습니다. 즉, 표음 시퀀스, 타이밍, 그리고 가중치들간의 관계를 반영한 규칙들이 아닌, 다른 종류의 규칙을 이용한 3D 애니메이션 캐릭터 동기화가 가능하다는 점에 주목하였습니다.

이어서, 연방항소순회법원은 Enfish 케이스를 인용하면서 관련 기술을 개선하는 구체적인 수단이나 방법에 해당하는지 판단하면서, McRO의 발명이 기존의 수동적인 3D 애니메이션 기술에 비해 특허성이 있는 기술적인 개선을 가져온다고 하였습니다. 따라서, Enfish 와 마찬가지로, Alice 첫 번째 조건을 만족하므로 추상적인 아이디어가 아니며, 따라서 두 번째 조건을 심사할 필요가 없이 특허적격성을 인정하였습니다.

McRO 판례는 여러가지 점을 시사하고 있습니다. 먼저, 특허적격성을 인정함에 있어 발명이 특정 기술 분야를 선취하고 있지 않는지 여부를 Alice 1단계의 판단 근거로 사용하고 있음이 눈에 띄는 대목입니다. Alice 케이스에서는 대법원이 발명의 선취 여부를 Alice 2단계, 즉 의미있는 (“meaningful”) 추가 요소가 있는지를 판단하면서 고려했던 것과 대비되는 점입니다.

발명이 추상적인 아이디어에 해당한다고 Alice 1단계에서 판단 후, Alice 2단계에서 의미있는 추가 요소의 유무를 판단함에 있어서 발명이 해당 기술 분야의 선취가 아니라는 주장은 지금까지 § 101 이슈를 극복하기 수단으로서 별다른 실효성이 없는 방법이었습니다. 하지만 McRO 판례 이후 Alice 1단계에서 발명의 선취 여부가 판단 기준으로 고려된다면 특허적격성 심사에 중대한 역할을 할 것으로 예측됩니다. 또한, 미국 특허청에서 아직까지 발명의 비선취(non-preemption) 주장에 대한 실질적인 가이드라인을 제공하지 않았지만 향후 McRO 판례에 기반하여 심사가이드라인의 업데이트가 있을 것이라 기대하게 됩니다.

두 번째로, 속(genus)에 해당하는 발명은 선취 가능성이 더 크다는 점은 연방항소순회법원도 인정하였지만, 발명의 구체적인 한정요소를 기준으로 선취 여부를 판단하여야하며, 이를 간과하고 발명을 부당하게 간소화(oversimplifying)하는 것에 주의를 주었습니다. 이에 비추어, 소프트웨어 발명이 일반적인 패턴으로 광범위하게 기술되어도 다른 대안을 허용하는 이상 특허가 가능함을 확인하게 됩니다.

McRO 사건의 또 다른 중요한 시사점으로, 연방항소순회법원은 기존의 수동 작업을 자동화한 발명이라도 기존에 알려진 방법을 단순하게 컴퓨터로 자동화한 경우가 아니라 기존에 알려지지 않은 방법(즉, 본 사안에서처럼 표음 시퀀스, 타이밍, 그리고 가중치들간의 관계를 반영한 규칙을 이용한 3D 애니메이션 방법)에 대해 특허적격성을 인정하였습니다.

심사관들의 소프트웨어 발명 § 101 거절시 자주 인용되는 케이스 중 하나가 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) 판례입니다. 본 사안에서도 피고측에서 McRO 발명의 특허적격성이 없다고 주장하면서 Flook 를 인용하였습니다. Flook 사건에서, 대법원은 선행 기술과의 차별성이 오직 수학적인 알고리즘이고 그 실행 방법이 기존에 알려진 관용적인 방법이라면 특허적격성이 없다고 판시한 바 있습니다. 연방항소순회법원은 Flook 발명과 McRO 발명을 차별화하면서, 사람에 의해 수동적으로 실행할 수 있었던 발명이라고 하더라도 기존에 알려지지 않은 방법을 자동화하는 발명은 특허적격성이 있다고 하였습니다.

소프트웨어 발명의 경우 사람에 의해 동일한 방법을 비록 느릴지라도 수동적으로 실행할 수 있는 경우가 많고, 또 이를 이유로 심사관들에 의해 § 101 거절의 근거가 되는 경우가 빈번합니다. 하지만 McRO 판례 이후, 기존에 알려지지 않은 방법이라면 사람에 의해 수동적으로 할 수 있었다고 하더라도 이를 이유로 § 101 거절은 어려워질 것입니다. 소프트웨어 발명의 보호를 위해 McRO 판례 분석이 적극적 활용이 예견되는 이유입니다.