Con ordinanza del 26 aprile, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino ha respinto l’azione cautelare per contraffazione di marchio avviata da Geox S.p.A. contro Imac S.p.A., produttrice di calzature per bambini a marchio “Primigi”.

Geox affermava che il proprio marchio figurativo registrato rappresentato qui sotto a sinistra fosse violato dal marchio Imac qui sotto a destra, e chiedeva perciò che alla resistente fosse inibita l’ulteriore commercializzazione di scarpe con tale marchio, con fissazione di penale, e ordinato il ritiro dal commercio delle medesime calzature, con sequestro delle medesime e delle relative scritture contabili e con pubblicazione del provvedimento.

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Imac si difendeva innanzitutto eccependo la nullità del marchio Geox per assenza di capacità distintiva, cosa che sarebbe stata confermata dal fatto che la ricorrente non usava mai tale segno da solo ma sempre assieme al proprio marchio denominativo “Geox”. In secondo luogo, Imac affermava l’assenza di interferenza tra il proprio segno e quello azionato da Geox, vista la diversità di forma, spessore e orientamento delle linee. Secondo la resistente, peraltro, il proprio marchio in contestazione costituiva un semplice restyling del proprio marchio registrato sotto raffigurato, per cui essa non faceva che usare il marchio in questione di cui Geox era necessariamente a conoscenza, e che si era quindi in ogni caso convalidato per tolleranza quinquennale di Geox ex art. 28 CPI.

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Nell’ordinanza in commento, il Giudice adito rigetta in parte le difese di Imac, rilevando che:

  1. non sono pertinenti” le difese volte a eccepire la nullità del marchio Geox, essendo esso registrato anche come marchio comunitario per il quale il relativo Regolamento prevede che esso debba essere considerato valido in assenza di domanda riconvenzionale di decadenza o nullità, naturalmente non formulata nel procedimento in oggetto (in quanto ivi non formulabile, trattandosi di giudizio cautelare);
  2. il marchio usato dalla resistente non poteva essere considerato un semplice restyling del suo marchio registrato anteriore, non trattandosi di una modifica innocua ma essendovi un “mutamento anche concettuale del segno che – inizialmente a forma di curva (una specie di sella) – si trasforma in un segno del tutto diverso non solo per l’effetto “vuoto” all’interno dello spazio “pieno”, esaltato dai colori, ma anche per l’apertura finale e per la totalmente diversa linea delle curvature”.

Il Giudice accoglie invece la difesa di Imac sulla diversità tra il segno in contestazione e il marchio registrato Geox, concordando con la rilevanza degli elementi di diversità sottolineati dalla resistente: forma, spessore e orientamento delle linee presentano delle “differenze sostanziali, rilevanti e suscettibili di essere ben colte dal consumatore che, pertanto, si deve escludere possa confondersi”. Ciò anche tenuto conto che si tratta di prodotti di fascia alta che il consumatore sceglie dopo un esame attento e ponderato di tutti i dettagli, soprattutto quanto alle calzature per bambini.

Alla luce di quanto precede, il Giudice rigetta le domande cautelari di Geox condannando quest’ultima alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente.

Va tuttavia ricordato che si tratta di un provvedimento cautelare, che potrebbe essere ribaltato in sede di reclamo ovvero di giudizio di merito.