各位嘉宾下午好!很荣幸参加这个研讨会,并从刚才各位嘉宾发言中学到很多东西,我下面想从一个微观和实务的角度跟大家讨论一下与标准必要专利相关的诉讼规则的完善与发展。

大家可能都知道,今年三月最高法院发布的专利法司法解释(二)里面提出一条关于标准必要专利的诉讼规则,即其中的第24条。最近这个领域涌现了一批很有影响的案件,例如华为起诉三星和三星反告华为的几十个通信标准必要专利诉讼,以及高通起诉魅族的十几个通信标准必要专利诉讼,我相信未来在标准必要专利领域还会发生更多诉讼。其中一些案件我们也参与代理或正在进行研究,我们在研究和处理这类案件过程中,明显感觉到现行的SEP诉讼规则,与具体案件处理之间还有很大的距离,SEP诉讼的实务操作基本上还处于摸着石头过河的状态。所以我就想针对我们在案件研究和处理过程中遇到的具体问题,向大家做一下介绍,希望大家对标准必要专利诉讼的关注能够逐步从学术争论和理论研究层面深入到实务操作规则层面。

我国的SEP诉讼规则最早可以追溯到2008年最高法院发布的一个答复函,当时辽宁高院针对一个涉及建筑领域标准必要专利的侵权诉讼中的侵权认定问题请示最高法院,最高法院在答复函中提出了一种尝试性的裁判标准,即:专利权人参与了标准制定或者经其同意将专利纳入相关标准的,视为专利权许可他人在实施标准的同时实施专利,不构成侵权。这是考虑到当时我们国家在标准的管理方面还没有建立起标准制定和修订过程当中对于标准必要专利的信息披露以及FRAND许可承诺制度的实际情况,所以为了避免因为专利被纳入标准而导致的不合理市场垄断,提出对专利权人比较严格的裁判标准。

上述答复函公开以后,在实践当中引起了较大争议,尤其是通信行业和制药行业反对的声音比较强烈,这两个行业与上述答复函所针对的建筑行业相比,将专利纳入标准的情况差别非常大。所以如果简单地将上述裁判标准套用到通信行业或者制药行业的话,将会使这两个行业的专利保护面临困境。

当时最高法院正在制定专利法司法解释(一),在征求意见稿当中有一个条款,就体现了上述答复函中的裁判标准,同时根据实践中对于答复函的争论,做出一个除外安排,即:如果专利依法必须以标准的形式才能实施的话,对于因此而被纳入标准的专利,就不应当适用推定许可而认定不侵权。例如,在制药行业里,根据我们国家药品管理法规定,任何企业生产的每个药品,都必须有国家药品标准,所以对于发明了一种新药品的药用化合物或药物组合物(中药配方)专利来说,甚至对于部分药品生产工艺(中药提取工艺)专利来说,专利权人想要实施这些专利来制造相关药品时,必须向药监局提出申请,并将其药品生产方案(相关专利)形成为药品国家标准,然后才能合法生产,所以这种专利就属于必须依法以标准形式实施的专利,这种专利被纳入标准后,其侵权判定就不应当适用08年答复函中的裁判标准。

由于在征求意见过程中分歧比较大,后来在正式发布的专利法司法解释(一)里面,这条涉及标准必要专利的侵权判定规则被取消了。

由于09年发布的专利法司法解释(一)取消了原来草案中存在的关于标准必要专利的侵权判定规则,所以实践当中,08年答复函在提出的相关裁判标准究竟应当怎么对待,如何适用,就产生了争议。对这个问题,最高法院在2014年判决的一个同样涉及到建筑行业的标准必要专利的专利侵权再审案件【(2012)民提字第125号】中,明确了08年答复函的适用范围。在这个案件里面,涉案专利是一个被纳入地方建筑标准的专利,原审法院就以涉案专利已经被纳入地方标准为由,认定被告由于实施标准而实施这个专利不构成侵权。专利权人不服申请再审,最高法院提审了该案并于2014年做出再审判决,这个判决后来被列为当年度的50个知识产权典型案例之一。在这个判决里面,最高法院指出:08年的答复函是针对个案的答复,不应作为裁判案件的直接依据予以援引;本案不存在专利权人隐瞒专利的行为导致标准的实施者产生该技术为无需付费的公知具技术的信赖,在未经专利权人许可使用,拒绝支付许可费的情况下,原则上专利侵权救济不应当受到限制。但是,该判决没有论述专利权人在起诉前是否必须先根据“公平、合理、无歧视”原则与被诉侵权人就涉案的标准必要专利进行许可谈判。

今年三月份最高法院发布的专利法司法解释(二)正式确立了我国的标准必要专利诉讼规则,即其中的第24条。第24条针对“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息”这种情形,从三个不同方面提出了相应裁判规则:第一,从被告抗辩的角度规定,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵权的,法院一般不予以支持;第二,从专利权人请求禁令救济的角度规定,如果专利权人在与被诉侵权人协商许可方案时故意违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务,导致双方未能达成许可方案,而被诉侵权人在协商中并没有明显过错,则对专利权人的禁令请求,法院一般不予支持;第三,针对标准必要专利的许可条件规定,许可条件应当由专利权人和被控侵权人协商确定,经过充分协商仍无法达成一致的,可以请求法院确定。

从以上内容可以看出,这是一条比较粗放的诉讼规则,因为标准必要专利诉讼非常复杂,不同行业领域又千差万别,所以仅仅依据这样一条粗放规则,很难覆盖在实务中遇到的各种各样的问题。

上述司法解释发布后,最高法院相关法官也在多个场合对其进行了讲解,并指出第 24条在实务操作层面还有很多“留白”,就是对一些具体情形没有做出规定的,因为有些问题实践中争议很大,目前还缺乏足够的实务案例,所以先留作空白,不做出具体的规定,使这条诉讼规则保持一定的开放度,各级法院在审理相关案件时可以根据具体案情,对第24条中没有涉及的“留白”情形灵活处理。通过审判实践积累更多判例和经验,等到条件成熟以后,再将对一些问题的处理办法上升到法律规则的层面。

第24条所反映的标准必要专利诉讼规则,存在以下几方面的“留白”:

  1. 、这条规则不涉及强制性标准、不以标准为名发布的一些强制性或者推荐性技术规范、由于市场因素形成的事实性标准当中纳入的专利。强制性标准是相关公众必须执行而没有选择余地的,而对于推荐性标准,相关公众却可以选择执行或者不执行,从这个角度看,被纳入强制性标准中的标准必要专利,其诉讼“门槛”显然不应当低于第24条。因此,对于被纳入强制性标准中的标准必要专利,在没有对应性诉讼规则的情况下,至少应当参照第24条来处理涉及强制性标准的标准必要专利诉讼纠纷。另外,实践中还有很多不以标准为名,但在法律效力上与推荐性标准具有等效性的技术规范,也存在纳入专利的问题。我们前不久曾接触过这方面的案例,涉案专利被纳入建设部颁布的推荐性技术规范,该技术规范是与强制性的建筑标准配套实施的,并由建设部组织制定并发文推荐实施,但其在名称上并不叫标准,也没有标准代号,我们认为,这种技术规范其法律属性和效力与推荐性标准相比并无实质区别,都是由国家公权力推荐实施,所以对于纳入其中的专利也需要参照第24条来处理,才比较合理。另外还有市场因素造成的事实性标准,例如在通信领域,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商各有自己的企业标准,这些企业标准并不属于第24条所说的标准范畴,但实际上这些标准构成了相关产品进入市场的事实性标准。以中国联通WCDMA企业标准为例,在3G标准之下,我们国家只有联通一家运营商负责运营WCDMA,所以对于适用WCDMA模式的终端设备来说,中国联通的WCDMA企业标准就构成事实性的行业标准。对于这些事实性标准中纳入的专利,我个人认为也应该参照第24条处理。
  2. 、如何认定、判断第24条中规定的“明示所涉标准必要专利的信息”这项条件。这个在不同行业领域差异非常大,在建筑行业中认定相关标准是否“明示所涉标准必要专利的信息”就比较容易和简单,很多建筑标准里面,在编写说明部分,都会列明标准里面所涉及专利的专利号和专利权人等信息,而且标准里面记载的专利技术方案也比较清楚,本领域技术人员通过将标准内容和专利方案进行简单比对,就容易判断相关专利是不是已被纳入该标准的必要专利。但是在通信领域里情况完全不一样,首先通信标准不会像建筑标准一样列明其中涉及的所有专利的具体信息,另外,通信标准内容庞杂,即便专利权人已经做出专利声明,说标准里面含有我的哪些专利,对于本领域普通技术人员来讲,想要通过比对标准和专利的方式来判断相关专利是不是已被纳入标准成为标准必要专利,难度是非常大的。所以,对于“明示”的认定条件和判断标准,恐怕要针对不同行业的情况区别对待。
  3. 、第24条主要是从否定性角度明确了法院不予支持当事人诉求或抗辩主张的情形,但没有从肯定性角度列明当事人的诉求或抗辩主张能够得到法院支持的情形。这样一种规则设置结果本身就反映了标准必要专利诉讼的复杂性以及规则设置的困难程度。虽然专利权人和标准实施者都更关心在什么情况下法院应该支持当事人的诉求或抗辩主张,从而为双方的博弈活动提供更明确的行为指引,但在现阶段若从肯定性角度确立一条一刀切的标准,恐怕很难解决不同行业领域的标准实践的差异性,这一刀究竟切在哪里?很难把握,切得不准,引起的负面后果可能会比没有规则还要糟糕。所以,在什么情况下应该支持当事人的诉求或抗辩主张,还需要在案件处理实践中摸着石头过河,将来积累更多审判经验后才能提炼出明确的规则。
  4. 、关于专利权人承担的FRAND许可义务及其履行FRAND许可义务的判断标准。第24条规定了专利权人不得违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务,对于“承诺”FRAND许可义务这种情况,在通信领域的标准制定过程中是比较典型的,专利权人参与标准制定过程中将其专利纳入标准的,要向标准组织承诺FRAND许可义务,但是在其他一些领域的标准制定过程中可能没有这样的政策和制度。我们注意到2013年12月19日发布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》已经建立相应的专利信息披露和专利许可声明制度,但是对于在此之前制定的很多国家、行业或地方标准,其中纳入专利的,基本上也不涉及承诺许可义务的情形。另外,上述规定也不适用于国家药品标准,尽管大部分涉及新的药用化合物或组合物、新的药物配方的专利,属于依法必须以标准的形式才能实施的专利因而不适用标准必要专利诉讼规则,但仍然有一些涉及药品质量检验的专利被纳入国家药品标准后应当适用标准必要专利诉讼规则,这些专利在纳入标准过程中一般也不涉及承诺许可义务的情形。因此,第24条规定专利权人不得违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务,在字面上将会涵盖不到这些没有承诺过许可义务的标准必要专利。实际上,专利被纳入标准可能包括三种情形:��在权利人不知情的情况下其专利被纳入标准;②专利权人在参与制定标准过程中将其专利纳入标准但没有承诺FRAND许可义务;③专利权人在参与制定标准过程中将其专利纳入标准而且承诺了FRAND许可义务。我们认为,对于上述后两种情形,专利权人均应承担FRAND许可义务,换言之,只要专利权人参与了标准制定并主动将自己的专利纳入其中,或者知晓自己的专利被纳入标准而不反对,就应该推定其对相关专利承担FRAND许可义务。另外,第24条没有涉及判断专利权人是否恰当履行了其FRAND许可义务的标准,当然,这是标准必要专利许可和诉讼实践中最困难的问题,需要在实践中继续摸索。
  5. 、第24条没有涉及标准实施者在FRAND许可所要承担的相应义务。对于标准必要专利,目前大家主要关注专利权人的FRAND许可义务,但对于标准实施者是不是也应该承担对应性义务,好像研究讨论的并不是很多。但是,如果不要求标准实施者承担相应的对等义务的话,我想一定会形成标准必要专利的反向劫持局面。其实看一下通信领域的标准必要专利现状,我认为标准必要专利反向劫持的问题,恐怕比专利劫持问题更加突出。
  6. 、第24条没有明确规定FRAND许可谈判是否构成专利权人提起侵权诉讼的前置条件。从第24条字面内容来看,看不出有这样的前置条件,但详细的去抠一下其中的条文内容,似乎又隐含着这样的前置条件。因为其中讲到:专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,法院不支持专利权人的禁令请求。这里面应该隐含着一个诉前的许可协商过程,即专利权人在诉请法院给予禁令救济时,需要证明自己履行了FRAND许可义务但却未能与被诉侵权人达成许可方案,其诉讼请求才有可能得到法院的支持。反过来说,如果专利权人在起诉之前没有与被诉侵权人进行过FRANG许可谈判,则其何从证明自己已经履行过FRAND义务呢?这样其提出的侵权诉求也就缺乏得到法院支持的基础了。因此,从程序角度看,FRAND许可谈判可能不是提起标准必要专利侵权诉讼的前提条件,但从实体角度看,诉前的FRAND许可谈判,应当是专利权人获得胜诉的基本条件之一。
  7. 、被诉侵权人可否以及在何种情况下可以对标准必要专利侵权诉讼原告提出许可费争议诉讼。第24条规定,标准必要专利的实施许可条件“应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商,仍无法达成一致的,可以请求人民法院确定”。谁可以请求?仅限于专利权人?还是专利权人和被诉侵权人都可以?第24条对此没有明确。从字面来看,似乎并不排除被诉侵权人也可以提起诉讼请求法院确定许可费。如果被诉侵权人也可以提起这种诉讼而且不对此设置一些前提条件的话,就会出现这样一个局面:专利权人与被诉侵权人进行FRAND许可谈判时,被诉侵权人以费用过高之类的理由予以拒绝,等到专利权人提出标准必要专利侵权诉讼之后,被诉侵权人再反过来提出许可费争议诉讼进行抗衡,以此“吞没”专利权人提出的侵权诉讼,因为在这两个诉讼并存的情况下,法院一旦审理许可费争议诉讼并对此作出判决,就会搁置甚至终结专利权人提出的侵权诉讼。这样,就会导致专利权人面临要么FRAND许可谈判久拖不决,要么起诉侵权后被对方反诉许可费争议并最终导致由法院来确定许可费的结局,专利权人的利益就很难得到保障。而且这也与第24条所规定的“实施许可条件应当由专利权人、被诉侵权人协商确定”这一原则不符。因此,我们认为,第24条所规定的“请求人民法院确定实施许可条件”的权利,不宜无条件地赋予被诉侵权人。

以上这些实务问题,希望能够引起大家的关注,并利用目前相关领域标准必要专利诉讼频频涌现的契机,尽快摸索并细化、完善该领域的诉讼规则。

“没有规矩,不成方圆”,规则清晰了,不仅有利于解决已有的纠纷,也有利于促进相关各方恪守规则,各行其道,反而会减少由于“浑水摸鱼”而产生的纠纷。

谢谢大家!

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演讲发表于2016年9月27日ICT产业创新与知识产权保护大会