摘要:对涉及生物材料的专利申请,日本申请人的通常做法是在优先权日前先在国际保藏单位 IPOD 进行国内保藏,待打算基于优先权申请进行国际申请时再由国内保藏转为国际保藏。然而,由于在中国的审查实践中不承认在国际保藏单位进行的国内保藏,所以申请人在国际申请进入中国国家阶段时实际上处于一种进退两难的境地。作者经研究发现专利制度的地域性是存在于这一审查实践现状背后的直接原因。由此,作者想到为改变目前的审查实践现状,应需进一步完善中日两国之间的法律,例如在中日两国之间建立一个专门的协议或绿色通道,使 IPOD 国内保藏的生物材料也能满足《中华人民共和国专利法实施细则》第二十四条及第二十五条的规定。

    关键词:生物材料保藏;IPOD;国内保藏;优先权。

    关于涉及生物材料的专利申请,相信大家对“保藏单位应当是国家知识产权局认可的生物材料样品国际保藏单位”以及“国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位”这一审查指南中的规定并不陌生。然而,关于在国际保藏单位进行的国际保藏与在国际保藏单位进行的国内保藏在中国的专利审查实践中的不同处理方式,您是否有更深刻的了解呢?作者本人近日就遇到一个在国际保藏单位“日本独立行政法人产业技术总合研究所特许生物保藏中心(IPOD)”进行的保藏由于被认定为是国内保藏而被中华人民共和国国家知识产权局驳回的案件,由此引发了对“在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏在中国的审查实践中不被接受”这一现状的合理性问题的思考以及对这一审查实践现状背后的法律依据的探究。

    事实上,在专利实践操作中,一般都会遵循这样的一个操作方式:“外国申请人有时会将生物材料先进行国内保藏,以后再转至国际保藏单位进行国际保藏,但国家知识产权局只认可布达佩斯条约承认的国际保藏单位所作的国际保藏”。而且,关于这一点,还有一个案例。“【案例】 一株从土壤中分离的茂原链霉菌(Streptomyces mobaraensis) S-8112,2002 年 2 月2 日先进行了国内保藏,保藏号为 FERM P-18980,后于 2002 年 8 月 20 日转为国际保藏单位(IPOD)的保藏,保藏号为 FERM BP-10203。本案的优先权日为2002 年 2 月 10 日,申请日 2002 年 12 月 20 日。这种情况下,在通知书应指出该菌株视为未保藏。”。那么,实践中的这种操作方式是否有足够的法律依据呢?

    我们都知道,《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》或《专利审查指南》是公开的法律依据。当作者抱着这种目的反复查阅研究相关的法律法规后,发现导致在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏在中国审查实践中不被接受这一现状的直接原因可能是专利制度的地域性。专利制度的地域性在巴黎公约、TRIPS 协议和 PCT 条约中都明确予以确认,而这可能是直接的法律依据。为了说明这一问题,让我们仔细研究相关的国内国际法规。

    首先我们来看《中华人民共和国专利法》。我们可以看到《中华人民共和国专利法》中并没有记载有关生物材料样品保藏事项的规定。

    接着我们再来看《中华人民共和国专利法实施细则》。我们可以看到在第二十四条中记载了“申请专利的发明涉及新的生物材料,该生物材料公众不能得到,并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的,除应当符合专利法和本细则的有关规定外,申请人还应当办理下列手续:(一)在申请日前或者最迟在申请日(有优先权的,指优先权日),将该生物材料的样品提交国务院专利行政部门认可的保藏单位保藏,并在申请时或者最迟自申请日起 4 个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明……。”。显然,该条明确了进行生物保藏的最终目的是为了保证涉及生物材料的发明专利申请的充分公开。那么该条是否是存在于“在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏在中国的审查实践中不被接受”这一现状背后的法律依据呢?似乎从字面上我们无法肯定。此外,我们还可以看到《中华人民共和国专利法实施细则》第二十五条记载了“发明专利申请人依照本细则第二十四条的规定保藏生物材料样品的,在发明专利申请公布后,任何单位或者个人需要将该专利申请所涉及的生物材料作为实验目的使用的,应当向国务院专利行政部门提出请求,并写明下列事项:(一)请求人的姓名或者名称和地址;(二)不向其他任何人提供该生物材料的保证;(三)在授予专利权前,只作为实验目的使用的保证。”。从对这段文字进行分析直接得到的信息是第三者因实验目的利用中国专利申请所涉及的保藏生物材料时应履行的手续,而不能肯定其是导致在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏在中国的审查实践中不被接受这一现状的直接原因。

    让我们再来看看《专利审查指南》。我们可以看到在《专利审查指南》第一部分第一章 5.2.1 中规定了“保藏单位应当是国家知识产权局认可的生物材料样品国际保藏单位,不符合规定的,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书。”。同时在第二部分第十章 9.2.1 中规定了“国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位,其中包括位于我国北京的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC)和位于武汉的中国典型培养物保藏中心(CCTCC)”。但显然这些规定中也没有明确记载在国际保藏单位进行的国内保藏是否合法。

    最后让我们再来看一下《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》。该国际条约中存在我们要找的法律依据吗?我们发现该条约中规定了国际保藏单位应具备的资格,规定了缔约国具有应承认在任一国际保藏单位所做的微生物保藏的义务。但条约中似乎没有明确记载承认或不承认在国际保藏单位进行的国内保藏。

    作者对上述列举的法律法规进行了更进一步的研究,发现根据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十四条,进行生物保藏的目的是使公众在申请日(有优先权的,指优先权日)就能够得到该生物材料,保证涉及生物材料的发明专利申请的充分公开。而第二十五条规定了公众要想获得发明专利申请所涉及的生物材料,“应当”向国务院专利行政部门提出请求。因此,为了弄清事实,作者针对在 IPOD 进行国内保藏的生物材料以何种方式向公众提供的问题,特意咨询了IPOD 的权威人士。得到的信息是“在日本,进行国内保藏的生物材料并不像布达佩斯条约下的保藏那样提供给公众,而是经日本特许厅授权后再提供给第三人。”。如果根据上述《中华人民共和国专利法实施细则》第二十五条的规定,则专利申请公布后请求获得生物材料的请求人“应当”向国务院专利行政部门提出请求,而按照 IPOD 权威人士的介绍,如果对象微生物进行的是 IPOD 国内保藏,国务院专利行政部门接受请求后,就不能按照布达佩斯条约的规定直接从 IPOD获得该生物材料,而应该还需要再向日本特许厅提出请求。而这在中国专利局与日本特许厅之间有协议可循吗?作者在本文第一段中提及的案件的代理实践中了解到,到目前为止还没有这样的协议可循。因此,这就可能导致公众实质上无法获得在 IPOD 进行国内保藏的生物材料。从而最终导致了在 IPOD 进行国内保藏的生物材料在中国变得公开不充分。因此,在中国目前的代理实践中,对于在 IPOD 进行的国内保藏不被接受的审查现状也在情理之中了。

    至此,我们应该可以得出结论,正是由于专利制度的地域性,才导致在中国目前的代理实践中,对于在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏不能被接受。那么我们看看美国和欧洲的专利法是怎样处理这个问题的。

    先让我们来看一下美国的相关规定。在美国专利商标局的官方网站上公开的《专利审查程序手册》的第“A-150”页的第“1.803 可接受的保藏”中记载了“(a)在下述保藏机构进行的保藏应被承认是用于本规则目的的保藏:(1)在国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约下建立的国际保藏机构(IDA);或(2��被美国专利商标局承认为适当的任何其它保藏机构……。”。从该段记载可知,与我国的《专利审查指南》中规定的“国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位”不同,美国的《专利审查程序手册》中似乎明确规定了美国专利商标局认可的保藏单位不仅限于佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位。

    再让我们来看一下欧洲的相关规定。在欧洲专利局的官方网站上公布的《欧洲专利审查指南》的第 A 部分的第 IV-19 章的第 4.1 中规定了“保藏机构必须是出现在如 EPO 的官方杂志中公布的可被承认是用于细则 31 和 34 的目的的保藏机构列表中的保藏机构,该列表包括布达佩斯条约下的保藏机构,尤其是布达佩斯条约下的国际保藏机构(注:原文为“This list includes the depositary institutions,especially the International Depository Authorities under Budapest Treaty.”)。”。根据该段的记载,我们似乎可以认为《欧洲专利审查指南》中规定了欧洲专利局承认的保藏机构不仅限于布达佩斯条约承认的国际保藏机构,还包括布达佩斯条约承认的国内保藏机构。也就是说,如果按照《欧洲专利审查指南》的规定,我们所讨论的在国际保藏单位 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏应是可被承认的。

    实际上笔者在代理实践中了解到,在 IPOD 进行的生物材料样本国内保藏在其它许多国家是可被承认的。然而,由于专利制度的地域性,这种保藏在我国却不能被承认。

    然而,由于涉及生物材料的专利申请的特殊性,尤其对于一件国际专利申请来说,专利制度的这种地域性差异就有可能导致矛盾的发生。在中国目前的代理实践中,这种矛盾在涉及了 IPOD 国内保藏的国际专利申请进入中国国家阶段时表现似乎尤为突出。这是因为某些申请人在优先权日时,往往还不能确定日后是否基于该优先权申请提交国际申请。这种情况下,为了节省高额的保藏费,通常的做法是先进行保藏费用较低的国内保藏,待打算进行国际申请时,考虑到有些国家可能不承认国内保藏,而再由国内保藏转为国际保藏。但由于在中国的审查实践中只承认国际保藏,也就是说要求申请人在优先权前或最迟在优先权日就进行国际保藏,所以申请人在国际申请进入中国国家阶段时就面临两种选择,要么放弃优先权,要么放弃进入中国国家阶段。也就是说,申请人面临这样的问题时,往往处于一种进退两难的境地。

    因此,为使申请人的利益得到更充分的保护,缓和专利制度的地域性差异所带来的矛盾,作者认为有必要请求中国专利局和日本特许厅考虑采取措施使在IPOD 进行的国内保藏在中国也被承认。例如,在中日两国之间建立一个专门的协议或绿色通道,使根据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十五条的规定而向日本特许厅进行的请求获得生物材料的行为合法化,从而使 IPOD 国内保藏的生物材料也能在中国合理地要求优先权及进行专利申请!