El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el asunto C‑603/14 P, en el que se analizaba la similitud entre los signos 'El Corte Inglés' y 'The English Cut' tras el recurso de casación interpuesto por El Corte Inglés contra resolución dictada el 15 de octubre de 2014 por el Tribunal General.

Los argumentos se centraban en los apartados 1 y 5(b) del artículo 8 del Reglamento de marca comunitaria. Según estos preceptos, se denegaría el registro de marca mediante oposición del titular de una marca anterior cuando las marcas en conflicto sean idénticas o similares y:

  • Los productos o servicios protegidos sean idénticos o similares y exista riesgo de confusión por parte del público
  • Los productos o servicios protegidos no sean similares, pero la marca anterior fuera notoria y el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

El Tribunal General, en línea con los razonamientos de las diferentes instancias de la Oficina Armonización del Mercado Interior, descartó la aplicación de ambos preceptos.

Reconoció que, si bien existía un “ligero grado de similitud conceptual”, la falta de similitud visual y fonética impedía apreciar riesgo de confusión.

Asimismo, entendió que los consumidores sólo podrían percibir, en su caso, que los signos en conflicto tenían idéntico significado tras haber traducido 'The English Cut' a su lengua materna, de modo que dichos consumidores no establecerían una asociación conceptual inmediata entre los signos. Por ello, rechazó la aplicación del apartado 1 del artículo 8 e hizo extensible su razonamiento al apartado 5(b) del mismo.

POSICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Por el contrario, el Tribunal de Justicia niega que el razonamiento sea extensible al segundo precepto al apreciar que exigen distintos grados de similitud entre los signos.

Así, mientras que para la aplicación del primer apartado es necesario que se pueda generar un riesgo de confusión en el público interesado, tal riesgo no se exige para la aplicación del segundo, sino que basta que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos.

Por ello, la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud. Además, tampoco se exige una asociación inmediata entre los signos en el segundo caso.

¿CONFLICTO MARCARIO?

El Tribunal de Justicia no resuelve la controversia, sino que devuelve el asunto al Tribunal General. Será este órgano el que determine si el grado de similitud entre los signos en conflicto, pese a ser ligero, es suficiente por concurrir otros factores pertinentes.

Tendrá que decidir si factores como la notoriedad o el renombre de la marca anterior hacen  que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto. Si se apreciasen estos requisitos, la marca 'The English Cut' no podría registrarse.